NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "offroad4x4.cl"



JUICIO ARBITRAL

"JEAN PIERRE FOUERE BONETT con SOC. IRARRAZAVAL Y CIA. LTDA.

 

Santiago, a 13 de Junio de 2003.

 

MAT: Asignación de nombre de dominio "offroad4x4.cl".

 

Antecedentes:

 

1)                  El día 13 de Agosto de 2001 se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF01022 denominada "Arbitraje dominio "OFFROAD4X4.CL", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio "OFFROAD4X4.cl" presentadas por 1) don JEAN PIERRE FOUERE BONETT; y 2)  SOC. IRARRAZAVAL Y CIA. LTDA.

 

2)                  Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

 

3)                  El día 27 de Septiembre de 2001 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de SOC. IRARRAZAVAL Y CIA. LTDA., apoderada con poder suficiente; y de doña Pilar Sánchez Galleguillos, en representación de don JEAN PIERRE FOUERE BONETT, apoderada con poder suficiente. La conciliación no se llevó a efecto y se fijó el procedimiento a seguir.

 

4)                  Con fecha 18 de Octubre de 2001 SOC. IRARRAZAVAL Y CIA. LTDA. presentó su demanda y con fecha 26 de Octubre de 2001 don JEAN PIERRE FOUERE BONETT presentó la suya.

 

5)                  con fecha 23 de Julio de 2002 cada parte fue notificada de la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

 

6)                  Con fecha 29 de Julio de 2002 SOC. IRARRAZAVAL Y CIA. LTDA. contestó la demanda presentada por la contraparte y acompañó documentos.

 

7)                  Con fecha 20 de Agosto de 2002, don JEAN PIERRE FOUERE BONETT contestó la demanda de la contraparte, acompañó y observó documentos.

 

8)                  Con fecha 24 de Octubre de 2002 se citó a las partes a oír sentencia.

 

Peticiones y Fundamentos de las partes:

 

1.                  Don JEAN PIERRE FOUERE BONETT, en su escrito de demanda, expone como fundamentos los siguientes: a) Se trata de un término genérico, b) Se piensa desarrollar una página web dedicada a los jeeperos, c) Se piensa formar un club de jeeperos y conocer gente con intereses comunes, d) Se pidió primero el nombre de dominio.

 

2.                  SOC. IRARRAZAVAL Y CIA. LTDA., en su escrito de demanda, expone como fundamentos los siguientes: a) Es dueño de la empresa OFF ROAD CENTER desde hace 22 años y se dedica a la venta de autos 4x4 y sus accesorios, b) Posee tiendas en numerosos lugares de Santiago, c) Posee la marca 4WD OFF ROAD CENTER en diversas clases, d) La partícula 4WD significa 4x4, e) Ha invertido importantes recursos en el posicionamiento del nombre, f) Posee diversos nombres de dominio con la partícula "offroad",

 

3.                  Al evacuar el traslado, don JEAN PIERRE FOUERE BONETT reitera los argumentos contenidos en la demanda y hace algunas precisiones sobre la afirmaciones contenidas en la demanda de la contraparte.

 

4.                  Al evacuar el traslado, SOC. IRARRAZAVAL Y CIA. LTDA. hace algunas precisiones sobre la afirmaciones contenidas en la demanda de la contraparte.

 

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

 

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

 

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

 

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (don JEAN PIERRE FOUERE BONETT), que solicitó primero el nombre de dominio "OFFROAD4X4.cl", y un segundo solicitante (SOC. IRARRAZAVAL Y CIA. LTDA.), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un mejor derecho sobre el nombre.

 

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.

 

Sin entrar a considerar si la marca registrada 4WD OFF ROAD CENTER es notoria o no, este árbitro ha visitado la página web offroad4x4.cl y ha visto que don JEAN PIERRE FOUERE BONETT ha usado como signo distintivo la expresión OFFROAD4X4.CL, para distinguir un portal de negocios donde promociona garages de la clase 37 (QUEIROLO), lo que entra en directo conflicto con los derechos de propiedad intelectual del segundo solicitante, titular de la marca registrada 4WD OFF ROAD CENTER en la clase 37, entre otras.

 

Ambas partes pretenden usar en el comercio el término OFFROAD4X4 como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP. La única diferencia entre el signo distintivo OFFROAD4X4 de una parte y el de la otra es que en un caso tal signo se encuentra respaldado por la existencia de una marca registrada y en el otro caso no.

 

En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada previamente, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo hayan estado usando simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca 4WD OFF ROAD CENTER o similar ha sido previo a la presentación de la solicitud del nombre de dominio en disputa.

 

Es innegable el carácter de signo distintivo que cumple el nombre de dominio offroad4x4.cl, ya que si no cumpliera tal función, bastaría con usarse como "url" el número IP del servidor al cual apunta ese nombre de dominio. Sin embargo, es sabido que los números IP no son útiles desde un punto de vista comercial, ya que su recordación por parte del usuario es cercana a cero.

 

Las afirmaciones originales de don JEAN PIERRE FOUERE BONETT respecto de que no pensaba usar el nombre de dominio para fines comerciales han resultado ser falsas, ya que en el portal habilitado por él se afirma lo siguiente: "Pronto la mas grande web de Chile para la compra y venta de su 4x4 créditos, permutas, ventas, compras, mecánica, importación repuestos, tour, rally, preguntas en línea, video conferencia, un supermercado para tu 4x4 etc."

 

A juicio de este árbitro, los términos "OFFROAD4X4" y "4WD OFF ROAD CENTER" son confusamente similares entre sí. No es aceptable que al momento de ingresarse a la página offroad4x4.cl se vaya a dar al garage QUEIROLO de la clase 37, y no exista un enlace hacia los servicios distinguidos por la marca 4WD OFF ROAD CENTER, por lo que corresponde reestablecer la correcta identificación de los servicios ofrecidos por las partes y redireccionar el nombre de dominio offroad4x4.cl hacia la marca 4WD OFF ROAD CENTER.

 

Decisión del Asunto Controvertido:

 

 

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

 

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Luis Felipe Claro Swinburn.