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    Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "pae.cl"



Santiago, ocho de julio de dos mil tres.-

 

            VISTOS:

 

I.          PARTE EXPOSITIVA.

 

I.1.-      Compromiso.

 

              Que con fecha 7 de enero de 2003, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF02528/2.003, denominada "Arbitraje dominio pae.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con fecha 3 de enero del año en curso. Lo anterior consta de fs. 1 a 6 del expediente arbitral.

 

            Que por carta de fecha 9 de enero de 2003 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando también a las partes a una audiencia de conciliación para el día 20 de enero de 2003 a las 13:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.7 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 8, 9 y 10 de estos autos arbitrales.

                                                                                                                                            

I.2.-     Partes de este juicio arbitral.

 

                            Son partes en este proceso arbitral, la sociedad Asesorías en Informática Aplicada Technology System Limitada, RUT Nº 77.400.360-6,  domiciliada en Av. Simón Bolívar Nº 2235, of. 4, comuna de Ñuñoa, Santiago, Teléfono: 2254936, e-mail: rnarbona@xxxxx , en carácter de demandado, la compañía Servicios de Administración de Recursos Humanos Paymaster S.A., RUT Nº 96.803.830-3, domiciliada en Benjamín Nº 2960 of. 11, comuna de Las Condes, Santiago; Teléfono: 3331090, e-mail: mzepeda@xxxxx, y pweinstein@xxxxx , en carácter de demandante, y la sociedad Pan American Energy LLC, (Rep. Estudio Federico Villaseca Y Compañía RUT Nº 78.169.860-1), domiciliada en calle Avda. Alonso de Córdova Nº 5151, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago; Teléfono: 4260220, e-mail: villaseca@xxxxx, también en carácter de demandante. 

 

 

I.3.-     Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

 

                            Con fecha 20 de Enero del año dos mil tres, siendo las 13:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de doña Paula Weinstein Palma en representación de Servicios de Administración de Recursos Humanos Paymaster S.A. y de don Oscar Rodríguez Baeza, en representación de Pan American Energy LLC, no asistiendo el representante de Asesorías en Informática Aplicada Technology System Limitada.

En dicho comparendo, Servicios de Administración de Recursos Humanos Paymaster S.A. presenta un escrito desistiéndose de la solicitud por el nombre de dominio objeto de autos, lo cual el Tribunal tuvo presente, y la sociedad Pan American Energy LLC acompañó un escrito firmado por don Bernardo Serrano Spoerer, en representación de dicha compañía, y la personería de dicho representante, en virtud del cual, En Lo Principal, asume el patrocinio y poder de la causa, y en el Otrosí, delega poder entre otras personas en don Oscar Rodríguez Baeza. El Tribunal proveyó a dichas solicitudes Téngase Presente. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, acordándose el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 23 a fs. 28 del expediente arbitral, y el comprobante de su notificación a la parte demandada rola a fs. 29 de autos.

 

           

I.4.-     Período de discusión.

 

I.4.1.- Demanda: De fs. 30 a fs.33 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que la sociedad Pan American Energy LLC, RUT Nº 78.169.860-1, representada para dichos efectos por don Oscar Rodríguez Baeza, ambos domiciliados en calle Avda. Alonso de Córdova Nº 5151, piso 8, comuna de Las Condes, dedujo en contra de Asesorías en Informática Aplicada Technology System Limitada, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "pae.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

 

-         Que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza, y que ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "pae.cl", disputado por dos partes distintas. Para la resolución del mismo no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución, y sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y en el ámbito local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC CHILE, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991. Que con el fin de solucionar el problema ocasionado por el registro de marcas famosas como nombres de dominio a favor de terceros no relacionados, nació la necesidad de regular con mayor detalle ciertas normas de concesión, e incluso se llegó a la creación de normas de asignación de dominios ilegítimamente obtenidos. Que tales principios aludían al "fair use" o uso leal y justo de un dominio, a la buena o mala fe del solicitante, entre otros, lo que lleva en caso de existencia de conflicto respecto de un dominio, sea quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo quien deba ser asignatario de los derechos sobre tal nombre de dominio.

 

-         Que es PAN AMERICAN ENERGY LLC., quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio "pae.cl" y, por ende, corresponde que a éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de la firma ASESORÍAS EN INFORMÁTICA APLICADA TECHNOLOGY SYSTEM LIMITADA, ya que el nombre de dominio "pae.cl" no es el producto del ingenio de la demandada ni obra de la casualidad, sino que fue obtenido abusivamente y de mala fe por la demandada, la cual registró dicho dominio, sin el consentimiento ni el conocimiento del actor, creador y propietario de la famosa marca internacional "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), registrada en Chile, entre otros, bajo los Registros Nº 523.658 que distingue "combustible, nafta, gas, petróleo y aceites, clase 04"; y Registro Nº 525.290 que distingue "estaciones de servicio (expendio de combustibles, clase 37. Servicios de distribución de electricidad, clase 39. Servicios de destilería de petróleo, clase 40. Servicios de prospecciones petrolíferas y análisis y ensayos de pozos petrolíferos, clase 42.

 

 

-         Que es importante recalcar que tanto la doctrina nacional, como extranjera, está conteste en el hecho que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por consiguiente la solución de los conflictos por asignación de nombres de dominio, como el de la especie, debe ser fundada, entre otros factores, en atención a la propiedad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Según se señaló "PAE" ya ha sido registrada y protegida en Chile y en el mundo por el actor desde hace varios años, razón por la cual, la solicitud presentada por la demandada constituye una evidente trasgresión que encuentra parte de su fundamento en las prohibiciones absolutas establecidas en los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile. Que en definitiva, hechos como los antes referidos importan un aprovechamiento ilícito del producto del ingenio del eventual competi­dor y del crédito y fama del signo que un tercero con trabajo y esfuerzo, ideó y prestigió, y que por lo demás, las buenas costumbres comerciales imponen normas mínimas de respeto mutuo, normas éstas que impiden el que un comerciante o industrial registre para sí un nombre de dominio igual o extremadamente similar al de otro, toda vez que con ello se causa un considerable daño al creador del signo, ya que se le priva del uso del mismo en forma preferente.

-         Que a mayor abundamiento, debe hacerse presente ciertas normas legales que apoyan la pretensión del actor como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito y ratificado por Chile, que asegura en su artículo 8º la protección del nombre comercial o razón social de las personas miembros de los estados contratantes.  En el caso de estos autos, y acreditada la razón social PAN AMERICAN ENERGY LLC, deberá darse la protección requerida dado que el fonema "PAE" no es otra cosa que la sigla del nombre empresarial de la firma que representamos.

 

-         Que de los antecedentes antes expuestos, ha quedado plenamente acreditado, que al concederse el nombre de dominio "pae.cl" a la demandada, ésta obtuvo un aparente título de legitimidad sobre un acto abusivo y de mala fe, que importa el aprovechamien­to de la creación intelectual ajena y que causa enormes daños y perjuicios a los titulares de  marcas comerciales famosas ya registradas.       

 

I.4.2.-  Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 43 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de quince días hábiles; se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término y se tuvo presente el patrocinio y poder conferido en la causa. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.44 y a fs.45 de autos.

 

Por resolución de fecha 14 de abril de 2003, y que rola a fs.46 de autos, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs.43 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.47 y a fs.48 de autos.

 

Que a fojas 110 de auto, y con fecha 28 de abril del 2003, la parte demandada presentó un escrito en el cual hace valer sus descargos sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

 

-         Que la parte demandada durante el año 2002, se adjudicó un proyecto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y que este proyecto tenía como fin certificar la entrega de raciones alimenticias a niños de escasos recursos, mediante el Programa de Alimentación Escolar que ejecuta todos los años esta institución.

 

-         Que como parte de este programa, la demandada desarrolló un sistema electrónico comprendido en un dispositivo físico, instalado en cada uno de los colegios que enviaba la información capturada a una plataforma de servidores que decepciona electrónicamente esta información a un sitio Web para publicar esta información con el fin de que los usuarios puedan acceder a ella.

 

-         Que precisamente, la parte demandada inscribió para este sitio Web el dominio pae.cl, con el conocimiento de la JUNAEB, y que en la actualidad este proyecto se encuentra en compás de espera, dado que la JUNAEB está haciendo las gestiones pertinentes para recaudar fondos para su ejecución.

 

 

-         Que en la documentación adjunta al proceso avala lo anteriormente expuesto, y que por ello, la expresión PAE no es otra cosa que las iniciales de "Programa de Alimentación Escolar", lo que avala la buena fe de la demandada y justifica la inscripción del nombre de dominio pae.cl. a nombre de la demandada.

 

 

- I.5.-   Prueba

 

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 14 de abril de 2003, y que rola a fs.46 de autos, el Tribunal Arbitral recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente:- Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "pae.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs.47 y a fs.48 de autos.

 

 

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó en su escrito de fecha 25 de abril del año 2.003, y con citación de la contraria, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada :

: i) Fotocopias de los Registro No. 1.792.121, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir productos de la clase 4, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 2 de mayo de 2000; Registro No. 1.822.260, marca "PAE", para distinguir servicios de la clase 39, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 16 de marzo de 2001; Registro No. 1.727.035, marca "PAE", para distinguir servicios de la clase 40, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 24 de marzo de 1999; Registro No. 1.727.104, marca "PAE", para distinguir servicios de la clase 37, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 25 de marzo de 1999; Registro No. 1.728.387, marca "PAE", para distinguir productos de la clase 4, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 30 de marzo de 1999; Registro No. 1.727.624, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 42, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 26 de marzo de 1999; Registro No. 1.727.625, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 40, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 26 de marzo de 1999; Registro No. 1.727.626, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 39, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 26 de marzo de 1999; Registro No. 1.727.627, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 37, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Argentina con fecha 26 de marzo de 1999; Registro No. 820605131, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 39, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Brasil con fecha 6 de marzo de 2001 y traducción privada del mismo; Registro No. 820605140, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir productos de la clase 4, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Brasil con fecha 14 de noviembre de 2000 y traducción privada del mismo; Registro No. 301.767, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY", para distinguir servicios de las clases 37, 39, 40 y 42, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Uruguay con fecha 10 de febrero de 1999; Registro No. 210965, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir productos de la clase 4, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Paraguay con fecha 4 de febrero de 1999; Registro No. 210966, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 37, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Paraguay con fecha 4 de febrero de 1999; Registro No. 210967, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 40, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Paraguay con fecha 4 de febrero de 1999; Registro No. 210968, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 42, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Paraguay con fecha 4 de febrero de 1999; Registro No. 222083, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 39, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Paraguay con fecha 21 de enero de 2000; Registro No. 014572, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 42, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Perú con fecha 29 de mayo de 1998; Registro No. 014571, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 40, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Perú con fecha 29 de mayo de 1998; Registro No. 014570, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 39, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Perú con fecha 29 de mayo de 1998; Registro No. 523.658, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir productos de la clase 4, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Chile con fecha 7 de octubre de 1998; Registro No. 525.290, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de las clases  37, 39, 40 y 42, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, otorgado en Chile con fecha 26 de octubre de 1998. ii) Fotocopias de las Solicitudes No. SM-0909-98, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase  39, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, solicitada en Bolivia con fecha 10 de marzo de 1998; No. SM-0902-98, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir productos de la clase 4, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, solicitada en Bolivia con fecha 10 de marzo de 1998; No. SM-0910-98, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 40, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, solicitada en Bolivia con fecha 10 de marzo de 1998; No. SM-0907-98, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase  37, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, solicitada en Bolivia con fecha 10 de marzo de 1998; No. SM-0908-98, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase 42, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, solicitada en Bolivia con fecha 10 de marzo de 1998;  No. SM-0909-98, marca "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), para distinguir servicios de la clase  39, a nombre de los señores Pan American Energy LLC, solicitada en Bolivia con fecha 10 de marzo de 1998. iii) Papelería con el Logo "PAN AMERICAN ENERGY" perteneciente a Pan American Energy LLC de Argentina; Folleto con las actividades de la IV Exposición Internacional de Petróleo, Gas Y Productos Afines organizada por Pan American Energy. iv) Copias de artículos publicados en revistas en Febrero y Marzo de 2003; Revista institucional de Pan American Energy Bolivia publicada en Marzo de 2003; Folleto institucional que muestra los logros y adelantos obtenidos en el Cono Sur; e Informe de estados de cuentas financieros de Pan American Energy obtenidos al 31 de Diciembre de 2001.

 

 

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó en su escrito de fecha 28 de abril del año 2.003, y que rola a fs.110 de autos, los siguientes documentos probatorios, que se tuvieron por acompañados con citación por resolución de fs.174 de este expediente arbitral, y que no fueron objetados por el actor: i) :

Fotocopia del documento denominado "Sistema Integral de Control PAE" y de su "Anexo I" que rolan de fs. 112 a fs. 146 de autos. ii) Fotocopia del contrato de "Compraventa Sujeto a Condición Suspensiva celebrado entre la demandada y la sociedad "Alimentación Mirafiori S.A.", que rolan de fs. 147 a fs. 152 de autos. iii) Fotocopia del contrato de "Compraventa Sujeto a Condición Suspensiva y su Anexo I" celebrado entre la demandada y la sociedad "Santa Cecilia S.A., que rolan de fs. 153 a fs. 161 de autos.

 

 

I.6.- Observaciones a la prueba: Por resolución de fecha 10 de junio del año 2.003, el tribunal confirió a las partes un plazo de cinco días, a fin de que formulasen observaciones a la prueba.  Los comprobantes que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 179 y a fs. 180 de estos autos arbitrales. Por escrito de fs. 181 de autos, y que fuera proveído el 26 de junio del año 2.003, el actor formuló observaciones a la prueba rendida en el proceso, destacando lo siguiente:

 

- Que en efecto, el señor Roberto Narbona Haschke, Gerente General  de Technology System Ltda. acompañó a estos autos fotocopias de un proyecto el cual describe un sistema electrónico el cual tiene la intención de ser utilizado por las empresas concesionadas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) pero sin embargo, no consta, en ninguna parte del procedimiento arbitral llevado ante este tribunal que la empresa Technology System Ltda. tenga registrado PAE en el Registro Propiedad Industrial, como creación o invento, o en su defecto como marca comercial, y por ende, sujeto al privilegio industrial, como lo determina nuestra Constitución Política de Estado en su artículo 19 N° 25 inciso tercero, y la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

 

- Que además, el proyecto como lo sostiene el señor Roberto Narbona Haschke en su carta del 28 de abril del 2003, se encuentra en compás de espera, y que  también, debe considerarse al tenor de la documentación acompañada, que PAE, significa "Programa de Alimentación Escolar", expresión utilizada por JUNAEB, y no por la demandada que tiene como objetivo vender este dispositivo electrónico a las empresas concesionadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

 

 

I.7.- Medidas para mejor resolver y Citación para oír sentencia

 

Por resolución de fecha 26 de junio del año 2.003, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba, el tribunal citó a las partes para oír sentencia. No se decretaron medidas para mejor resolver. El comprobante que acredita la notificación por e-mail de dicha resolución a las partes, rola a fs.183 de este expediente arbitral.

 

 

 

II.         PARTE CONSIDERATIVA

 

1.-       Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "pae.cl".

 

2.-                        Que en este proceso arbitral, la sociedad  "Asesorías en Informática Aplicada Technology System Limitada", ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad Pan American Energy LLC, ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte. 

 

3.-    Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: i) PAN AMERICAN ENERGY LLC., tiene el mejor derecho respecto del nombre de dominio "pae.cl", ya que este no es el producto del ingenio de la demandada ni obra de la casualidad, sino que fue obtenido abusivamente y de mala fe por la demandada, la cual registró dicho dominio, sin el consentimiento ni el conocimiento del actor, creador y propietario de la famosa marca internacional "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), registrada en Chile, entre otros, bajo los Registros Nº 523.658 que distingue "combustible, nafta, gas, petróleo y aceites, clase 04"; y Registro Nº 525.290 que distingue "estaciones de servicio (expendio de combustibles, clase 37. Servicios de distribución de electricidad, clase 39. Servicios de destilería de petróleo, clase 40. Servicios de prospecciones petrolíferas y análisis y ensayos de pozos petrolíferos, clase 42. ii) Que tanto la doctrina nacional, como extranjera, está conteste en el hecho que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por consiguiente la solución de los conflictos por asignación de nombres de dominio, como el de la especie, debe ser fundada, entre otros factores, en atención a la propiedad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio   iii) Que en el caso de estos autos, y acreditada la razón social PAN AMERICAN ENERGY LLC, deberá darse la protección requerida dado que el fonema "PAE" no es otra cosa que la sigla del nombre empresarial del actor.

 

Que por su parte el demandado ha esgrimido por escrito fundamentos en su defensa, los siguientes: i) Que la parte demandada durante el año 2002, se adjudicó un proyecto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y que como parte de este programa, la demandada desarrolló un sistema electrónico comprendido en un dispositivo físico, instalado en cada uno de los colegios que enviaba la información capturada a una plataforma de servidores que decepciona electrónicamente esta información a un sitio Web para publicar esta información con el fin de que los usuarios puedan acceder a ella. ii) Que precisamente, la parte demandada inscribió para este sitio Web el dominio pae.cl, con el conocimiento de la JUNAEB, y que en la actualidad este proyecto se encuentra en compás de espera, dado que la JUNAEB está haciendo las gestiones pertinentes para recaudar fondos para su ejecución. iii) Que la documentación adjunta al proceso avala lo anteriormente expuesto, y que por ello, la expresión PAE no es otra cosa que las iniciales de "Programa de Alimentación Escolar", lo que avala la buena fe de la demandada y justifica la inscripción del nombre de dominio pae.cl. a nombre de la demandada.

 

 

4.-       Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto 1.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que el actor es propietario entre otras de la famosa marca internacional "PAE PAN AMERICAN ENERGY" (etiqueta), registrada en Chile, entre otros, bajo los Registros Nº 523.658 que distingue "combustible, nafta, gas, petróleo y aceites, clase 04"; y Registro Nº 525.290 que distingue "estaciones de servicio (expendio de combustibles, clase 37. Servicios de distribución de electricidad, clase 39. Servicios de destilería de petróleo, clase 40. Servicios de prospecciones petrolíferas y análisis y ensayos de pozos petrolíferos, clase 42, y también entre otros de los Registro No. 1.822.260, marca "PAE", para distinguir servicios de la clase 39, otorgado en Argentina con fecha 16 de marzo de 2001; Registro No. 1.727.035, marca "PAE", para distinguir servicios de la clase 40, otorgado en Argentina con fecha 24 de marzo de 1999; Registro No. 1.727.104, marca "PAE", para distinguir servicios de la clase 37, otorgado en Argentina con fecha 25 de marzo de 1999; Registro No. 1.728.387, marca "PAE", para distinguir productos de la clase 4.

 

Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por el actor, según se detallan en el punto 1.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente analizados, únicamente acreditan a juicio de este sentenciador, que la parte demandada celebró dos contratos de "Compraventa Sujeto a Condición Suspensiva" con las sociedades "Alimentación Mirafiori S.A." y "Santa Cecilia S.A., respectivamente, respecto de un dispositivo electrónico que se utilizaría en los procesos de supervisión y control del "Programa de Alimentación Escolar PAE".  Que no se encuentra acreditado en este proceso arbitral, que la parte demandada se haya adjudicado un proyecto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) que comprende el desarrollo del citado sistema electrónico necesario para el "Programa de Alimentación Escolar" ni tampoco que la JUNAEB haya tenido conocimiento de la solicitud de inscripción del nombre de dominio pae.cl presentada por la demandada.

 

 

 

5.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio "pae.cl" presentada por la demandada, no contrariaría per-se, las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

 

 

6.- Que el proyecto invocado por la demandada podría ser de gran utilidad para acreditar un derecho de igual o superior jerarquía al invocado por el actor, pero la falta de pruebas sobre el hecho de haberse adjudicado la demandada un proyecto con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que comprende el desarrollo del citado sistema electrónico necesario para el "Programa de Alimentación Escolar", no le permiten a la demandada vincularse en forma directa e inequívoca con la expresión pae.cl., y por ende, tener un interés real y directo sobre el nombre de dominio pae.cl. Que a juicio de este sentenciador, al ser la JUNAEB administradora del "Programa de Alimentación Escolar", resultaba necesario también para que existiera dicha vinculación o interés, no solo el conocimiento por parte de la JUNAEB sobre el hecho de haber presentado la demandada la solicitud de inscripción del nombre de dominio objeto de autos, sino que su expreso consentimiento. Que por su parte, el actor, ha acreditado tener directamente derecho sobre la citada expresión, al acreditar, por un lado, ser titular de marcas comerciales constituidas por la expresión "pae" o en que dicha expresión constituye una abreviación de dichas marcas comerciales, y por otro lado, tener una razón social en que dicha expresión "pae" constituye la abreviación de la misma.

 

 

7.-        Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro ha llegado al convencimiento que, al haber acreditado el actor en autos, una titularidad inequívoca sobre marcas comerciales, cuyo elemento constitutivo es la expresión "pae" o en que dicha expresión es al mismo tiempo la abreviación de su razón social, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "pae.cl", y por ello, necesariamente este sentenciador debe acoger la demanda de autos, y asignar el nombre de dominio en disputa a la compañía Pan American Energy LLC.

 

 

  III.      PARTE RESOLUTIVA

 

            Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE: 

 

 

1.-        Asígnese el nombre de dominio "pae.cl" a la compañía Pan American Energy LLC, (Rep. Estudio Federico Villaseca Y Compañía, RUT Nº 78.169.860-1)

 

2.-        Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

 

3.-        Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.