Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "pagoexpress.cl"

En Santiago de Chile, a diecinueve de enero  del año dos mil cinco.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 20 a 22 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 04134 de fecha 23 de septiembre de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "pagoexpress.cl", surgido entre Cesar Javier Santibáñez Miranda, Rut 9.765.420-4, Contador Auditor, domiciliado en calle Cueto 1207, Departamento 132,  Santiago y Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. (Servipag), Rut 78.053.790-6, del giro de su nombre, representada en estos autos por su Abogado don Luis Fernando Ureta Icaza, domiciliado en Andrés Bello 2711, Piso 19º, Las Condes. Que por resolución de fecha 27 de septiembre  de 2004 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 14 de octubre de 2004 según consta a fojas 20 a 22 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Cesar Javier Santibáñez Miranda, primer solicitante y Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. (Servipag), segundo solicitante,  ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante, Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. (Servipag), segundo solicitante u opositor de autos:

La parte  demandante funda su demanda de oposición, de fojas 24 y siguientes, a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "pagoexpress.cl" a Cesar Javier Santibáñez Miranda invocando los siguientes fundamentos jurídicos:

1.- Indica que Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Ltda., es una empresa nacional líder en el mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones, que fue creada en 1990, por los Bancos BCI y Banco Chile, como sociedad de apoyo al giro bancario; y su objeto ha sido poner a disposición  del público una alternativa rápida, cómoda, segura y gratuita en el pago de cuentas, giros de dinero y todo tipo de transacciones de suministros. Actualmente, cuenta con una amplia red de Centros de Atención Servipag a lo largo del país, distribuidos en los principales centros de negocios, mall y supermercados y desde el año 2000 cuanta con sitios web en Internet www.servipag.com y con la marca comercial "SERVIPAG EXPRESS", registro Nº 688.015, para servicios financieros; con la marca comercial "CENTRO RXPRESS SERVIPAG", registro Nº 682.495, para servicios financieros, marca comercial "SERVIPAG", registro Nº 638.256, para servicios de agencia para la cobranza, y registro marcario Nº 614.340 "WWW. SERVIPAG. COM", para distinguir servicios de comunicación interactiva de datos. Agrega que la demandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca, las que son efectivamente usadas en el mercado de servicios en que opera.

Señala la parte demandante que "el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la  red Internet" y que si se asignara el nombre de dominio en disputa "pagoexpress.cl" a Cesar Javier Santibáñez Miranda, sucedería que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio se encontrarían con información de otro tipo causando perjuicio a la demandante y confusión a los usuarios en la citada red de Internet. En este sentido señala que ha registrado los siguientes nombres de domino correspondientes a extensiones locales: redpag.cl, del año 2004, serviexpress.cl, del año 2004, servi-pagexpress.cl, del año 2003, servipag-express.com, del año 2003, servipag.com, del año 2000 y servipark.cl, del año 2003.

2.- Antecedentes de Derecho en que se funda la demanda: La parte demandante funda su oposición en los siguientes principios jurídicos:

a)    Los nombres de dominio y su importancia. Señala la parte demandante que "el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red.

b)   Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Señala que los nombres de dominio comparten un sin número de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal suerte que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen vía Internet. Por ello, los conflictos deben ser resuelto, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio. Respecto a dicho criterio, la demandante invoca la política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, indicando que el Titulo Preliminar señala: "Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".

Agrega que si dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC- Chile.

Agrega que se asigna el nombre de dominio "pagoexpress.cl" a Cesar Javier Santibáñez Miranda, se estaría produciendo una dilusión de la marca "SERVIPAG EXPRESS", además de causar confusión entre los usuarios de la red Internet. Sobre el particular cita la sentencia arbitral de fecha 9 de Julio de 2001, respecto del nombre de dominio "kiwi.cl", en virtud de la cual se asignó dicho nombre a quien había previamente registrado la marca comercial kiwi.

En síntesis, argumenta que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, por lo que corresponde su aplicación al caso de autos.

c)    Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Este principio apunta a que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a escala nacional y/o internacional. Sobre el particular afirma que la demandante es el creador intelectual de la denominación "SERVIPAG EXPRESS", por lo que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

d)   Criterio del mejor Derecho y Buena Fe. Señala que la demandante se ha opuesto a la primera solicitud de "pagoexpress.cl", ya que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión "SERVIPAG" y "SERVIPAG EXPRESS" y que el demandado carece de registro marcario para la expresión "PAGOEXPRESS" y "SERVIPAGEXPRESS", no teniendo ningún derecho sobre la expresión "PAGOEXPRESS", por lo que el mejor derecho lo detenta la parte opositora.

e)    Titularidad de registros marcarios para el signo "SERVIPAG" y "SERVIPAGEXPRESS". Señala la demandante que ella es titular de marcas comerciales, ya citadas anteriormente y que por el contrario Cesar Javier Santibáñez Miranda carece de marcas comerciales inscritas, con lo que tiene un mejor derecho al nombre de dominio "pagoexpress.cl".

f)     Finalmente el demandante señala que el principio "first come first served" sólo sirve de principio directamente en el caso de que ambas partes cuenten con igualdad de derechos frente a un nombre de dominio, razón por la cual no puede ser aplicado al caso de autos.

En mérito a los principios de hecho y de derecho concluye la demandante que el nombre de dominio en disputa "pagoexpress.cl" le debe ser asignado.

Cuarto: Que con fecha 4 de noviembre de 2004 según consta a fojas 45, se tuvo por  interpuesta demanda en juicio arbitral por asignación de nombre de dominio  "pagoexpress.cl" de Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Limitada (Servipag) en contra de Cesar Javier Santibáñez Miranda y se le confirió traslado por el término de diez días hábiles para su contestación y se tuvieron por agregados los documentos probatorios acompañados por el demandante, con citación. Dicha resolución fue notificada con misma fecha por correo electrónico a las partes.

La parte demandada Cesar Javier Santibáñez Miranda con fecha 16 de Noviembre de 2004 presentó escrito contestando la demanda de autos según consta a fojas 49. El Tribunal con fecha 18 de Noviembre proveyó a dicho escrito "previo a proveer escrito de contestación de demanda de don Cesar Javier Santibáñez Miranda, hágase coincidir la suma con el cuerpo del escrito, fírmese el escrito por el compareciente, déjese copias de los escritos que se presentan para ser entregados a la parte demandante, todo ello dentro de tercero día, bajo sanción de tenerse por no presentado el escrito de fojas 49, según establece el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil". Dicha resolución se notificó a las partes por correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2004.

Que la parte demandada no dio cumplimiento a la resolución señalada anteriormente incumpliendo la carga procesal respectiva operando en la especie la sanción procesal de tener por no presentado el escrito de contestación de demanda, según ordena la disposición procesal citada; y no existiendo hechos sustanciales y controvertidos con fecha 7 de Enero de 2005, el Tribunal dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, la que fue notificada a las partes con misma fecha mediante correo electrónico.    

 

Parte Considerativa:

 

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

 

1º La cuestión que debe resolverse en el presente litigio, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "pagoexpress.cl", esto es sí a Cesar Javier Santibáñez Miranda, primer solicitante, o a Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. (Servipag), segundo solicitante y demandante.

2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas de derecho de fondo hechas valer por la parte demandante considera que la litis no puede ser resulta por aplicación  del principio procedimental "first come first served", razón por la cual no se le considerará para resolver la litis.

3°  Que la parte demandante Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. (Servipag), a efectos de acreditar un legitimo y mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de las marcas comerciales "SERVIPAG EXPRESS", "CENTRO EXPRESS SERVIPAG", "SERVIPAG" y "WWW.SERVIPAG.COM", las que se encuentran debidamente registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, para servicios y que es titular de los nombres de dominio "redpag.cl", "serviexpress.cl", "servipag-express.cl", "servipag-express.com", "servipag.com" y "servipark.cl", los que han sido debidamente acreditados en el proceso, mediante prueba documental, no objetada.

Asimismo ha señalado que es un agente relevante en el mercado de los servicios de  pagos de bienes y servicios a nivel nacional; que ha realizado una importante inversión en el mercado para posesionar las marcas comerciales y nombres de dominio citadas, de tal suerte que si se asignara al primer solicitante, induciría a confusión y error en los consumidores, hechos que se traducirían en un perjuicio o lesión a dichas creaciones e inversiones..

4º Que ha efectos de resolver la litis este sentenciador no puede dejar de considerar y poderar que la política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, indicando que el Titulo Preliminar respectivo señala: "Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos", principio que también se puede aplicar al caso de autos.

Que en el caso de autos existe identidad entre el nombre de dominio en disputa "pagoexpress.cl" y las marcas comerciales "SERVIPAG EXPRESS", "SERVIPAG EXPRESS", "CENTRO EXPRESS SERVIPAG", "SERVIPAG" y "WWW.SERVIPAG.COM" que invoca la parte demandante.

Que atendida la composición del nombre de dominio en disputa "pagoexpress.cl", existe una similitud grafica y fonética con las marcas comerciales citadas anteriormente, considerando el giro de negocios del demandante, cual es la recaudación de pagos de bienes y servicios en el mercado interno y que de asignarse al primer solicitante causaría confusión entre los usuarios y consumidores de la red Internet y la consiguiente perdida de identidad al segundo solicitante en la red y en el mercado de servicios en que opera.

Que a mayor abundamiento la demandante Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. (Servipag), se ha constituido desde la década de los años 90 en un actor relevante en la recaudación de pagos de bienes y servicios de suministros, prestando un servicio gratuito a los consumidores, hecho público y notorio, razón por la cual se debe velar por la estabilidad y certeza jurídica en el sistema de pagos en la economía interna, no causando confusión a dichos usuarios en la red Internet.

5º Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que a Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. (Servipag), le asiste un legitimo y mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "pagoexpress.cl", el que debe ser reconocido en cuanto titular de marcas comerciales y sitio web que utilizan la expresión "express" y "pag", aludiendo esta ultima al vocablo o expresión pago; y que de razonarse de manera contraria, esto es si se asignara el nombre de dominio a don Cesar Javier Santibáñez Miranda, se produciría confusión en los consumidores y usuarios de la red Internet, según se ha señalado en los considerandos precedentes.

 

Parte Resolutiva:

En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho señalados en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad  y por aplicación del principio de mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "pagoexpress.cl" a Sociedad de Recaudación y Pagos de Servicios Ltda. (Servipag).

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada  y  a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos los abogados Morris Farachi Parodi  y  Francisco José Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador

Morris Farachi Parodi

 

Francisco José Aguayo Bahamondes