Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "palm-store.cl"

            En Santiago a 10 de Septiembre del 2004, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio palm-store.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Comparecen en autos por una parte Soc. Comercial Ingeniería y Servicios Limitada, representada por el abogado don Juan Pablo Castro Torres, domiciliados para estos efectos en calle Agustinas 1070, oficina 240, Santiago Centro; y por la otra Palmsource, Inc., representada por el Estudio Alessandri, por quien comparecen los abogados don Sebastián Palacios Cobo y don Juan Alberto Díaz Wiechers, todos domiciliados para estos efectos en Amunátegui 277, piso 3º, Santiago Centro, Santiago.

 

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 02 de Marzo de 2004, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio Nº03492 materia solicita arbitraje dominio palm-store.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro arbitrador y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 05 de Marzo de 2004, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 17 de Marzo de 2004 a las 16:00 hrs., todo lo cuál consta en autos.

3. Que, con fecha 17 de Marzo de 2004, se llevó a efecto el comparendo decretado en autos con la asistencia de don Juan Pablo Castro Torres, en representación de Soc. Comercial Ingeniería y Servicios Limitada, y con la asistencia de don Sebastián Palacios Cobo en representación de Palmsource, Inc, cuyo poder se estimó conforme, y quien acreditó la consignación solicitada.

4. Que, en esa ocasión, y atendido a que llamadas las partes a conciliación ésta no se produce, el árbitro debió continuar con el juicio arbitral y procedió a fijar las normas de procedimiento.

5. Que, con fecha 07 de Abril de 2004, don Juan Alberto Díaz, en representación de Palmsource, Inc., interpuso oposición que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representado Palmsource, Inc.

6.      Que en síntesis los argumentos de la parte de Palmsource, segundo solicitante en autos, son los siguientes:

a) Ser titular su mandante titular de la marca Palm en clases 9 y 38 en Chile y en el extranjero.

b) Constituir la marca Palm una marca famosa y notoria a nivel internacional y en Chile.

c) El hecho que la expresión "store" significa tienda y es insuficiente para evitar las confusiones que al otorgarse un dominio como palm-store.cl al primer solicitante pudiera ocasionar en el público.

7. Que, los principales argumentos del primer solicitante así como los documentos acompañados son los siguientes:

Documentos acompañados:

i.                     Original de carta de recepción de cliente Intcomex.

ii.                   Copia de 15 facturas donde consta la compra de productos Palm.

iii.                  Impresión de 7 páginas web ligadas al dominio palm, que hacen venta de productos Palm en la Red.

En cuanto a los argumentos, en síntesis son los siguientes:

a)      Aplicación del Principio First come, first served.

b)      Solicitud efectuada de buena fe:Señala que la conducta de su representado se ajusta a un canon objetivo propio de los actos que se realizan en el comercio de bienes y servicios.

c)      Uso de la expresión en conflicto:Alega que el nombre de dominio se encuentra en uso siendo visitada a diario por los cibernautas.

d)      Proyectos e inversiones realizadas:Informa que la existencia de la página web con su correspondiente nombre de dominio forma parte de un proyecto de negocio real, para lo cual han invertido no sólo en la adquisición de productos, si no que también en contratos de alojamiento, servicios informáticos de diseño de páginas web, servicios de mantención y soporte.

e)      Relación del solicitante con el nombre de dominio: Señala que su actividad económica está íntimamente ligada al ofrecimiento y venta de productos PALM por medio de la red, lo que no entrabaría la actividad comercial del segundo solicitante.

f)       Aplicación del derecho informático al conflicto: Alega que el ámbito propio del nombre de dominio es la Internet y no presentaría una correspondencia exacta con ninguna de las categorías distintivas de trascendencia jurídica anteriores a la red tales como marcas u otros signos distintivos, nombres de personas, etc.

CONSIDERANDO:

1) Que, la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala literalmente: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."

2)Que, en consecuencia en autos, de acuerdo al citado artículo 14, corresponde determinar si la solicitud palm-store.cl por parte de alguno de los solicitantes vulnera derechos válidamente adquiridos por el otro solicitante, y establecer cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado palm-store.cl.

3)Que, el segundo solicitante es el titular de la marca Palm, marca que además ha alegado es famosa y notoria, originaria de los Estados Unidos. Que dicha fama y notoriedad resulta evidente para el público en general, incluso más allá que el público del sector de agendas y artículos electrónicos.

4)Que, el primer solicitante no ha discutido ni desconoce la existencia de dicha marca, si no al contrario declara ser una empresa que vende mediante su sitio web palm-store.cl productos de la marca PALM.

5)Que, tal como se ha señalado por parte del segundo solicitante, el nombre de dominio en disputa se compone de la marca PALM más el elemento STORE que hace alusión al rubro, establecimiento o giro que se intenta bajo el nombre de dominio solicitado.

6)Que no obstante ser la Internet un nuevo medio y tecnología disponible, ello no significa que sea un mundo aparte y fuera del derecho, en el cual no resulten aplicables las normas básicas del derecho. En este sentido no existe norma alguna que permita señalar que en Internet no se podría aplicar normas y principios generales del derecho incluyendo aspectos sobre derechos marcarios.

7)Más aun, no solo en Chile, si no también en los Generic Top Level Domain Names, como en .COM, se reconocen los derechos de los titulares de marcas comerciales, especialmente respecto de aquellas marcas famosas y notorias, para que sus titulares puedan reflejar sus marcas como nombres de dominio en Internet. Así, existen innumerables decisiones dictadas al amparo de la Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) reconociendo los derechos de los titulares de marcas comerciales y en particular de aquellas famosas.

8)Que en el caso de autos, el nombre en disputa, como se indicó, se compone de la palabra "Palm" que es la marca famosa y notoria cuyo titular es el segundo solicitante, más la expresión "store", que como también se indicó, alude al rubro para el cual se intenta utilizar el nombre de dominio, y en consecuencia no le añade un elemento que pudiera contribuir a desvincular la asociación del nombre con la marca Palm de propiedad del segundo solicitante, si no por el contrario.

9)Que un caso sobre un nombre de dominio con una estructura análoga fue resuelto por este mismo árbitro en calidad de panelista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) bajo la normas de la citada UDRP. En concreto se trató del nombre de dominio barateriosupermercados.com, que en definitiva fue resuelto otorgándosele al titular de la marca barateiro, concluyéndose que la expresión "supermercados" adicional a la marca "barateiro"justamente hacía mención al rubro o giro del titular de la marca o en el cual se iba a usar el nombre, como es el caso de autos.

10)Que, a mayor abundamiento, el hecho que el primer solicitante comercialice legítimos productos Palm no le otorga derechos sobre dicha marca más que aquellos necesarios para la venta de tales productos, incluso considerando el agotamiento del derecho.

11)Que lo anterior tampoco significa necesariamente que el primer solicitante se encuentre en autos de mala fe, si no que frente a un segundo solicitante con un derecho sobre la expresión Palm válidamente adquirido y considerando el significado de la palabra "store", es que de otorgarse el nombre en disputa al primer solicitante precisamente se vulneraría dicho derecho. Esto, al no poder amparar el primer solicitante su solicitud de nombre de dominio en algún derecho válidamente constituido, y ampararse por el contrario solo en el hecho de vender productos bajo la marca Palm del propio segundo solicitante, si se le otorgara el dominio se vulneraría el derecho válidamente adquirido por el segundo solicitante.

En mérito de lo expuesto,

SE RESUELVE:

Se acogen los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa PALM-STORE.CL al segundo solicitante, PALMSOURCE, INC.

Que en atención a la situación que alega el primer solicitante respecto de que tendría un público que identifica su sitio web y adquieren los productos Palm a través del sitio palm-store.cl, y a que el segundo solicitante es precisamente quien fabrica y tiene interés en la venta de tales productos en el mercado, sería recomendable y se sugiere por parte de este árbitro que el segundo solicitante Palmsource, Inc. Considere poner en el home page o página inicial  del dominio asignado en su favor palm-store.cl, por un tiempo limitado, de por ejemplo 3 a 6 meses,  una indicación en un tamaño razonablemente visible que señale el nuevo nombre de dominio y sitio web bajo el cual se encuentra la  Sociedad Comercial Ingeniería y Servicios Ltda.

 

Se designa a la abogada habilitada Srta. Carla Pacheco Morales, de mí mismo domicilio, como secretaria abogado para los efectos de actuar como ministro de fe autorizando la presente resolución, quien firma en señal de aceptación.

 

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos.