Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "paradores.cl"

SANTIAGO 21 DE ABRIL DE 2003

ARBITRO: PATRICIO DE LA BARRA GILI

 

VISTOS,

 

1)      Que, con fecha 27 de Junio de 2001, Nic Chile a través del Oficio Nº 1088-2001me comunica la designación de Arbitro y me remite los antecedentes relativos a la asignación del nombre de dominio paradores.cl

 

2)       Que, con fecha 6 de Septiembre de 2001, fue aceptado el cargo de Arbitro y enviadas las respectivas cartas certificadas para notificar dicha circunstancia.

 

3)      Que, el día 8 de Octubre de 2001, tuvo lugar la audiencia de fijación de procedimiento al que asisten don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda y don Jorge Garay Pérez en representación de Paradores de Turismo de España S.A.

 

En este comparendo las partes solicitan al Arbitro un plazo de 15 días para negociar un acuerdo respecto del nombre de dominio en disputa y se fija nueva audiencia para el día 29 de Octubre a las 18:00 horas.

 

4)  Que, con        fecha 29 de Octubre de 2001 en la oficina del Señor Arbitro se efectúa el comparendo para fijar el procedimiento. A esta audiencia de fijación de procedimiento participaron ambas partes, es decir don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda y don Jorge Garay Pérez en representación de Paradores de Turismo de España S.A.

 

4)      Que, con fecha 8 de Noviembre de 2001 Paradores de Turismo de España S.A. consigna la totalidad del honorario arbitral.

 

6) Que, con fecha 15 de noviembre de 2001 Paradores de Turismo de España S.A. presentó la demanda para la designación del nombre de dominio paradores.cl exponiendo como fundamento de su demanda los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

 

A)    Que, Paradores de Turismo de España S.A. es una antiquísima y prestigiada empresa española cuyo principal giro es la hotelería y todos los servicios con ella relacionados como son los servicios de alojamiento, restaurant, entretenimientos, organización de eventos, giro con el que ya tiene más de 70 años de existencia.

 

B)     Que, el origen de Paradores de Turismo de España S.A. se remonta a una iniciativa del Marqués de la Vega -Inclan que con el apoyo del Rey Alfonso XIII concretó el primer parador denominado Parador de Gredos, inaugurado por el Rey en 1928.

 

C)    Que, desde entonces Paradores de Turismo de España S.A. ha ido recuperando palacios antiguos, conventos, castillos medievales, restaurando tapices, alfombras, cerámicas, cuadros para en ellos instalar los respectivos paradores.

 

D)    Que, en la actualidad existen 86 Paradores que se encuentran en enclaves extraordinarios rodeados de parajes naturales y conjuntos históricos.

 

 

E)     Que, en apoyo a su dilatadísima actividad comercial tanto en su país de origen España como en el extranjero, Paradores de Turismo de España no solamente tiene inscrita su marca "PARADORES" profusamente en su país de origen, sino que, además, cuenta con múltiples registros en Andorra, Argentina, Austria, Benelux, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, México, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Alemania, República Dominicana, Rumania, Suecia, Unión Europea, Yugoslavia, Australia, Bahamas, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Rumania.

 

F)     Que, por lo demás, el dominio en cuestión no es sino reflejo de la propia razón social de Paradores de Turismo de España motivo por el cual no podría razonablemente negarse el carácter de titular y creador de la marca en cuestión.

 

G)     Que, dentro del programa de desarrollo y crecimiento ha sido la intención de Paradores de Turismo de España la organización de negocios en Chile, para lo cual tiene registrada la marca comercial "PARADORES" bajo los registros Nº 392.445 y Nº 574.964 ambos para distinguir entre otros servicios de hospedaje, servicios hoteleros, reserva de hoteles, servicios de moteles, pensión en casa de vacaciones, restaurantes, auto servicios, servicios de bar, café restaurant, cafeterías, cantinas, restaurantes, restaurantes de servicio rápido y permanente, salones de belleza, salones de peluquerías, masajes, jardinería, servicios médicos, clínicas, servicios de gestión de lugares de exposición de la clase 42.

 

H)    Que, respecto del primer solicitante este pidió como marca comercial la expresión "PARADORES NACIONALES" y fue rechazada de oficio por la existencia del registro previo Nº 392.445 de propiedad de Paradores de Turismo de España S.A.

 

I)       Que, no resulta aventurado sostener que se trata de un caso evidente de plagio, que burla toda confianza comercial y que se ha realizado con perfecta conciencia y que vulnera los legítimos derechos del creador y propietario de la marca "PARADORES".

 

J)       Que, en consecuencia nos encontramos frente a un intento descarado de apropiarse indirectamente de una expresión mundialmente conocida cuyo uso se remonta a la década de los 20.

 

K)    Que, el señor Cáceres no ha hecho más que plagiar la marca de mi mandante con el objeto de aprovecharse del prestigio a través de internet todo lo cual constituye un acto reñido en la competencia leal y con el principio de ética mercantil.

 

L)     Que, en relación a lo antes expuesto Paradores de Turismo de España S.A. estima procedente y en toda justicia que se asigne el dominio paradores.cl a ella tal como consta por los antecedentes antes mencionados.

 

7) Que, con fecha 22 de noviembre de 2001, don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda efectuó la contestación a la demanda para la asignación del nombre de dominio paradores.cl señalando lo siguiente:

 

A)    Que, con fecha 19 de Octubre de 2000 solicité el nombre de dominio paradores.cl que corresponde al nombre del proyecto que actualmente desarrollo y para cuya publicidad requiero el nombre de dominio indicado.

 

B)     Que, el proyecto consiste en la construcción, implementación y explotación de centros de servicios principalmente carreteros que incluyen alojamiento, patio de comidas, tiendas, estaciones de servicios y otros servicios complementarios.

 

C)    Que, mi mejor derecho sobre el mencionado nombre de dominio se basa en ser la primera solicitante en la inscripción, no habiéndose vulnerado derechos a terceros y no existiendo mala fe de nuestra parte.

 

D)    Que, en atención a que el segundo solicitante corresponde a una empresa extranjera sin reconocimiento en Chile, nuestra parte no podría estar en conocimiento de la existencia de la misma, por lo que queda de manifiesto la buena fe con que nuestra parte pretende solicitar el nombre de dominio en disputa.

 

E)     Que, la expresión "PARADORES" no goza de fama ni notoriedad en nuestro medio lo cual evidencia que mi parte no ha vulnerado ningún derecho de terceros al solicitar la inscripción del nombre disputado.

 

F)     Que, a mayor abundamiento el nombre de la contraria es Paradores de Turismo de España S.A. y no simplemente PARADORES lo que demuestra con claridad que ni siquiera se le asemeje.

 

G)    Que, actualmente existe un proyecto en ejecución que ha sido publicitado entre las partes que participan en la misma en la puesta en marcha como proyecto que se denomina PARADORES O PARADORES NACIONALES en el evento de que el nombre de dominio fuese en definitiva asignado a Paradores de Turismo de España S.A. para un posible proyecto a futuro dentro del país.

 

H)    Que, por lo demás Paradores de Turismo de España S.A. no tiene registrada en su país de origen España "PARADORES" sino "PARADOR.ES" lo que claramente determina que no existe un interés verdadero sobre la expresión "PARADORES" sino que sobre "PARADOR". En un otrosí acompaña los siguientes documentos:

 

 

·        Documento presentación del proyecto Paradores de propiedad del demandante.

 

·        Copia de la inscripción social de Paradores Nacionales S.A.

 

8) Que, con fecha 23 de noviembre de 2001 el señor Arbitro dio traslado a las partes de las respectivas presentaciones.

 

9) Que, con fecha 29 de noviembre de 2001 Paradores de Turismo de España S.A. evacuó el traslado respecto a la presentación efectuada por don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda señalando lo siguiente:

 

A) Que, si ninguno de los solicitantes demuestra tener mejor derecho que el otro, la reglamentación para el funcionamiento del nombre de dominio.cl no tendría sentido, ni menos conceder un plazo para que los que se estimen afectados con una solicitud puedan también pedir el mismo nombre de dominio para si.

 

B) Que, para establecer quien tiene mejor derecho sobre un nombre de dominio pueden existir muchos criterios, los cuales deben ser, en cuanto sea posible, lo más objetivos como son, por ejemplo: ser el creador de determinada expresión, el tiempo de uso de la expresión en el mercado, derechos preexistentes legalmente constituidos, etc.

 

C) Que, en este sentido se puede considerar que se produce infracción respecto a los derechos de las marcas registradas cuando los nombres de dominio son idénticos a ellas y puedan causar confusión entre los consumidores. A lo anterior, se aplica especialmente si se está en presencia de marcas notorias, es decir, que se encuentran profusamente inscritas en Chile y en el extranjero.

 

D)Que, en consecuencia, en caso de tener que preferir una solicitud sobre la otra resulta por un asunto de certeza jurídica y de toda justicia asignar el dominio al litigante que ostenta una marca registrada idéntica, lo cual coincide con la legislación chilena, que le otorga preferencia al que inscribe como marca comercial un nombre cualquiera cuando dos o más personas lo están usando simultáneamente.

 

10) Con fecha 7 de diciembre de 2001 don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda representado por doña Carmen Gloria Fuenzalida evacua el traslado respecto a la presentación efectuada por Paradores de Turismo de España S.A. en su presentación señala lo siguiente:

 

A)    Que, frente a las aseveraciones de Paradores de Turismo de España S.A. es menester señalar que en su país de origen la expresión puede gozar de fama y notoriedad, mas, en Chile está lejos de ser una empresa conocida que goza de fama y notoriedad.

 

B)     Que, en Chile y en otros lugares fuera de España no existe ningún hotel Parador con el cual identificar la empresa contraria. Es mas, ésta no tiene ni siquiera domicilio en Chile, como ella misma deja de manifiesto en su demanda.

 

C)    Que, no ha difundido ninguna publicidad en Chile con el nombre de Paradores ni ha promocionado sus servicios en nuestro país de ninguna manera, por lo que mi representado no podría haber estado en conocimiento de su existencia.

 

D)    Que, de lo anterior queda de manifiesto la buena fe al solicitar el nombre de dominio en disputa.

 

E)     Que, el hecho de ser Luis Fernando Cáceres Sepúlveda el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, sumado al hecho de haberse solicitado la inscripción de buena fe, respaldan el mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio paradores.cl.

 

F)     Que, los paradores de mi representada constituyen estaciones de servicio con tiendas, despachos de comida, alojamientos osea se trata de paradores carreteros y, por lo tanto, no se trata de una imitación, puesto que la contraria se dedica exclusivamente a la hotelería según ella misma manifiesta.

 

G)    Que, la palabra paradores constituye una expresión genérica para determinar precisamente el lugar para parar o detenerse, lo cual es exactamente lo que representa cada parador que mi representado desarrolla.

 

H)    Que, la asignación del nombre de dominio "paradores.cl" a Luis Fernando Cáceres no podría ocasionarle ningún perjuicio a Paradores de Turismo de España S.A. ya que el mero registro de la marca "PARADORES" en clase 42 no puede impedir a mi representada en ejercicio libre de una actividad comercial a la cual tiene derecho conforme a lo dispuesto en el art. 19 de la Constitución Política y del Estado.

 

11) Que, con fecha 28 de Agosto de 2002 Paradores de Turismo de España S.A. solicita se cite a las partes a oír sentencia.

 

12) Que, con fecha 27 de Agosto de 2002 se niega dicha solicitud y en su lugar se recibe la causa a prueba fijándose los puntos sustanciales pertinentes y controvertidos.

 

13) Que, con fecha 29 de Agosto de 2002 Paradores de Turismo de España S.A. solicita una prórroga para acompañar el material probatorio.

 

14) Que, con fecha 29 de Agosto de 2002 doña Carmen Gloria Fuenzalida Zúñiga en representación de Luis Fernando Cáceres Sepúlveda presenta un recurso de reposición contra el auto de prueba y en un otrosí solicita una ampliación del plazo.

 

15) Que, con fecha 30 de Agosto de 2002 se resuelve rechazar el recurso de reposición y paralelamente se otorga la ampliación del plazo solicitado y se cita a don Alan Jarry Flores en su calidad de representante de Paradores de Turismo de España S.A. a absolver posiciones para el día viernes 6 de Septiembre de 2002 a las 15:30 horas.

 

16) Que, con fecha 30 de Agosto de 2002 Jorge Garay Pérez en representación de Paradores de Turismo de España S.A. solicita se fije día y hora para que don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda absolva posiciones.

 

17) Que, por resolución de fecha 3 de Septiembre de 2002 se fija la absolución de posiciones de don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda para el día 9 de Septiembre de 2002 a las 15:30 horas en las oficinas del señor Arbitro.

 

18) Que, con fecha 6 de Septiembre de 2002 a la hora establecida y en presencia del receptor judicial don Juan Agustín Salinas se procede a abrir el pliego de posiciones y absolver las preguntas a don Alan Jarry Flores.

 

19) Que, con fecha 9 de Septiembre de 2002 en presencia del receptor judicial don Carlos Sanhueza se procede a abrir el pliego de posiciones a rendir por don Luis Fernando Cáceres.

 

20) Que, con fecha 9 de Septiembre de 2002 Rodrigo Delaveau en representación de Luis Fernando Cáceres acompaña los siguientes documentos.

 

Copia de la escritura de constitución de sociedad Paradores Nacionales S.A. con protocolización de los correspondientes extractos inscritos y publicados.

 

·        Copia de inicio de actividades y R. U. T. de esta sociedad.

 

·        Copia de un contrato de arriendo de Paradores Nacionales S.A. y Viña Santa Carolina S.A. de fecha 8 de Agosto de 2002..

 

·        Copia de los registros marcarios Paradores Nacionales en el Conservador de Marcas a nombre de Luis Fernando Cáceres.

 

·        En el otrosí de su presentación se solicita se efectúen diligencias para constatar ciertos hechos.

 

21) Que, con fecha 9 de Septiembre de 2002 don Jorge Garay Pérez en representación de Paradores de Turismos de España S.A. acompaña los siguientes documentos:

 

·        Copia de certificado de inscripción de la marca "PARADORES" en Chile.

 

·        Listado que señala que la expresión "PARADORES" se encuentra ampliamente inscrito en su país de origen.

 

·        Listado de inscripción correspondiente a la marca "PARADORES" en la clase 42 en distintos países.

 

22) Que, con fecha 12 de Septiembre de 2002 este Arbitro proveyó las presentaciones efectuadas por Luis Fernando Cáceres y las presentaciones efectuadas por Paradores de España S.A:

 

23) Que, con fecha 12 de Septiembre de 2002 Jorge Garay Pérez en representación de Paradores de Turismo España S.A. solicita y hace aclaraciones respecto a las respuestas efectuadas por don Luis Fernando Cáceres en relación al pliego de posiciones rendidas.

 

24) Con fecha 13 de Septiembre de 2002 se tiene proveída dicha presentación

 

25) Que, con fecha 11 de Abril de 2003 se cita a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

 

Que, de las presentaciones, argumentaciones  y documentos acompañados en el expediente y de las diligencias desarrolladas por este Tribunal es posible llegar a las siguientes conclusiones:

 

1)      Que, la Sociedad Paradores de Turismo de España S.A. es titular de los registros Nos 574.964; Nº 647.036 y Nº 574.965 para distinguir: 1) servicios de hotelería, servicios destinados a satisfacer necesidades individuales de ingenieros o profesionales de formación, servicios de investigación de proyectos de estimaciones e informes, servicios de organización de sus propios miembros 2) Servicios de Hospedaje temporal, servicios hotelero, residenciales, servicios de moteles, pensiones, reserva de pensiones, casas de reposo, casa de vacaciones, servicio de alojamiento, cafetería, cantinas, restaurantes, restaurantes servicio rápido, permanente, snack bar, salones de belleza, salones de peluquería, masaje, jardinerías, servicios médicos, clínicos, hospicios, gestiones; 3) Hospedaje temporal hoteleros, reserva de hoteles, reserva de moteles, pensiones de reserva, reserva de pensiones, casas de reposo, casas de vacaciones, servicio de campo de vacaciones, servicios de alojamientos temporales alquiler de alojamiento temporales, agencias de alquiler, hoteles, pensiones, restaurantes, autoservicios, servicio de bar, café restaurant, cafeterías, cantinas, restaurantes, café restaurantes, servicio rápido y permanente, salones de belleza de la clase 42,

 

2)      Que, como ha podido constatar este Arbitro de las diligencias e investigaciones efectuadas en la red, "PARADORES", corresponde a una marca inscrita en varios países del mundo por Paradores de Turismo de España S.A. para distinguir entre otros los servicios de la clase 42 enunciados en el numeral 1

 

3)       Que, este arbitro también ha podido constatar que Paradores de Turismo de España S.A. no es titular en ningún otro país salvo España del dominio Paradores.

 

4)      Que, Don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda dice haber desarrollado un proyecto relacionado con servicios carreteros que incluyen alojamiento patio de comidas, tiendas de estacionamiento de servicio, alojamiento y de comida rápida.

 

5)      Que, don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda no acompañó ningún documento que permitiera a este arbitro constatar su relación con la Sociedad Paradores Nacionales S.A.

 

6)      Que, sin perjuicio de lo anterior Paradores Nacionales S.A. fue constituido sólo con fecha 19 de Octubre de 2001, y sus únicos accionistas, según consta en los documentos acompañados por la misma parte, son Inversiones Los Tambos S.A. y Luis Antonio Carretón González. No consta en el expediente relación alguna entre don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda e Inversiones Los Tambos S.A. y/o con don Luis Antonio Garretón González.

 

7)      Que, sin perjuicio de lo anterior, la existencia de un proyecto que supuestamente desarrolla el primer solicitante y el hecho  que los servicios que se intentan prestar a través de su implementación coincidan, con aquellos servicios protegidos por las marcas comerciales que pertenecen a Paradores de Turismo de España S.A. (tal como el primer solicitante señalara en su presentación) permiten suponer que don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda no posee intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa, pues éste resulta idéntico a las marcas comerciales de propiedad del segundo solicitante.

 

8)      Que, la existencia de dicho proyecto se materializó sólo a partir del 19 de Octubre del 2001, fecha de la constitución de la Sociedad Anónima denominada Paradores Nacionales S.A.

 

9)      Que, tal como consta de autos la traba de la litis se produjo el 14 de Diciembre de 2000 es decir casi un año antes que el primer solicitante tuviese constituido su proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de los contactos comerciales o acuerdos comerciales anteriores a dicha fecha en la que no aparece ni tiene participación Don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda.

 

10)  Que, sin perjuicio de lo anterior, la razón social empleada por la Sociedad constituida con fecha 19 de Octubre de 2001 en la que supuestamente le cabe participación a don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda es Paradores Nacionales S.A. y no PARADORES como señala el primer solicitante de autos.

 

11)   Que, en este orden de ideas la propiedad sobre una marca comercial idéntica al nombre de dominio en disputa habilita al segundo solicitante para alegar por este sólo hecho que estarían lesionados los derechos derivados de esta marca pues ello está garantizado en la Constitución Política del Estado en el art. 19 Nº 25 inc. 3ero que dice: "Se garantiza, también, la Propiedad Industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales;  modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley".

 

12)  Que, en este caso puntual tal como consta de los certificados que se han acompañado y como ha podido constatar este propio arbitro todos los registros citados por el segundo solicitante se encuentran vigente de manera que cabe amplia protección en los términos señalados por la Constitución Política del Estado.

 

13)  Que, por lo tanto, en este caso puntual es necesario romper el principio de "First come, first served" del nombre de dominio en cuestión, por cuanto de otorgarse el primer solicitante este infringiría en forma necesaria e inequívoca los derechos que nacen de la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante sobre todo si se tiene en consideración que el ámbito de protección de dicha marca es exactamente igual a la actividad que pretende desarrollar don Luis Fernando Cáceres Sepúlveda a través del nombre de dominio paradores.cl

 

14)  Que, las afirmaciones contenidas en los numerales anteriores no significan desconocer los derechos que asisten al primer solicitante a registrar como nombre de dominio paradoresnacionales.cl mas no PARADORES por cuanto para dicha expresión existe un derecho preferente y legalmente vigente de parte de Paradores de Turismo de España S.A.

 

15)  Que, nuestra legislación de Propiedad Industrial no establece como requisito el uso de las marcas comerciales o que las empresas titulares de las marcas deban desempeñar actividades en nuestro territorio para con ello, poder gozar de los derechos garantizados por la Constitución. Por el contrario, nuestra ley exime de toda sanción aquellas empresas que no hacen uso de las marcas y por lo tanto esta obligación no puede ser considerada.

 

16)  Que, frente a los solicitantes que pretenden usar como localizador de internet, la reglamentación vigente y la doctrina nacional han sido uniformes en cuanto a asignarlo siempre a aquella parte que goza de mejor derecho, esto es otorgar el dominio a aquella parte que ha demostrado tener derechos anteriores y superiores respecto al nombre de dominio en disputa.

 

17)  Que, por lo tanto, se resuelve en vista de las consideraciones antes señaladas asignarse el nombre de dominio a Paradores de Turismo de España S.A.

 

18)  Que, cada parte se hará cargo de sus costas, atendido que han demostrado legítimos derechos para litigar.

 

Notifíquese a las partes mediante carta certificada.

 

 

 

 

Patricio de la Barra

Juez Arbitro