Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "pdv.cl"

Santiago a 27 de septiembre de 2002.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF01483 de 7 de junio de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio pdv.cl

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son parte en dicho conflicto las empresas New Ware Ltda., representada por su contacto administrativo don Juan Contreras Inzulza, ambos domiciliados en calle Callao 2970, oficina 417, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio pdv.cl, el cual pidió a su favor el día 24 de marzo de 2001 a las 18:18:48 GMT e Intevep S.A., sociedad venezolana domiciliada en Apartado 76343, Caracas 1010A, Venezuela, representada por su contacto administrativo doña Sandra Seguel, domiciliada en avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio pdv.cl, el cual pidió a su favor el día 12 de abril de 2001 a las 13:03:30 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 14 de junio de 2002, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 12 de julio de 2002 a las 13:00 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 18 de junio de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 6 de autos.

Quinto: Que el día 12 de julio de 2002, a las 13:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de ambas partes, procediendo el Arbitro a calificar las personerías de los comparecientes y  la consignación decretada, estimándolas bastantes. Acto seguido, las partes acordaron las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 24 de autos y se dieron por notificadas de todo lo obrado, inclusive de las resoluciones dictadas por el Arbitro en dicha oportunidad.

Sexto: Que por escrito de fecha 25 de julio de 2002, la parte de Intevep S.A. solicitó la asignación del nombre de dominio pdv.cl invocando los siguientes argumentos: Intevep S.A. es una filial perteneciente al holding de empresas Petróleos de Venezuela S.A. o PDV S.A. la cual es una corporación mundial de energía, propiedad del Estado Venezolano y con actividades a nivel global, cuyas operaciones abarcan la exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de todo tipo de hidrocarburos. Dentro de la comercialización internacional, PDVSA comercializa sus productos a diversos países del mundo, contando con distribución en diversos países, siendo su mayor mercado los Estados Unidos. Dentro de Sudamérica, se registra una participación cada vez más importante en el mercado regional, a través de las operaciones de PDVSA y sus filiales en Brasil y Chile. En cuanto al nombre de dominio pdv, aduce la demandante que ni la razón social ni el objeto de los negocios de la primera solicitante tienen relación alguna con la denominación pdv, en tanto que Intevep cuenta a la fecha con más de 10 registros marcarios registrados en Chile para la marca pdv, la cual se encuentra también registrada a nombre de Petróleos de Venezuela en la mayoría de los países del mundo, y tiene registrados los nombres de dominio y sitios www.pdv.com, creado con fecha 21 de agosto de 1992 y www.pdvsa.com creado con fecha 23 de febrero de 1998, ambos con mucha anterioridad a la solicitud de asignación de nombre de dominio formulada por la demandada. Agrega la demandante haber invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en Chile y en el extranjero, y que, de adjudicarse el nombre de dominio a la demandada, se seguiría para la actora un grave daño, pues los usuarios de la red Internet, al ingresar al sitio "pdv.cl" se encontrarían con información de otro tipo de la que corresponde a esa compañía. En cuanto al Derecho, invoca la actora la denominada "Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation Assigned Names and Numbers "ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, criterio que adicionalmente estaría recogido en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic-Chile. Invoca además la demandante el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el Criterio del Mejor Derecho y Buena Fé y el artículo 8o del Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto No. 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 2001. En su parte petitoria, Intevep S.A. solicita se reconozca su mejor derecho al nombre de dominio pdv.cl y le sea asignado dicho nombre en definitiva, con costas.

Séptimo: Que por resolución de fecha 29 de julio de 2002, rectificada con fecha 30 de julio de 2002, ambas rolantes a fojas 63 y 64 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de Intevep S.A. y se confirió traslado a la primera solicitante, New Ware Ltda., el cual fue evacuado en su rebeldía.

Octavo: Que con fecha 21 de agosto de 2002, mediante resolución que rola a fojas 65 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación pdv" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación pdv".

Noveno: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:

Por la parte de New Ware Ltda.no se rindieron pruebas.

Por la parte de Intevep S.A. se recibió la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos: 1.- Copia de la página web con el nombre de dominio pdv.com; 2.- Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, solicitud 365.855 Registro 491.459 en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 11 de agosto de 1997, para productos de la clase 01; 3.- Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, solicitud 365.856 Registro 491.460 en conformidad a  la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 11 de agosto de 1997 para productos de la clase 04.  4.- Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, Solicitud 365.857 Registro 491.461, en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 11 de agosto de 1997, para productos de la clase 19. 5.- Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento  y Reconstrucción de la República de Chile, solicitud 365.858 Registro 491.462, en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 11 de agosto de 1997, para servicios de la clase 39.  6.- Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción  de la República de Chile, solicitud 365.859 Registro 491.463, en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 11 de agosto de 1997, para servicios de la clase 42;  7.-  Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, solicitud 347.000 Registro 480.975, en conformidad a la ley de Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 3 de marzo de 1997, para servicios de la clase 42.  8.-  Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, solicitud 347.011 Registro 480.976, en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 3 de marzo de 1997 para servicios de la clase 39; 9.- Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, Solicitud 347.012 Registro 480.977, en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 3 de marzo de 1997 para productos de la clase 19; 10.- Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, Solicitud 347.013 Registro 480.978, en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 3 de marzo de 1997, para productos de la clase 9; 11.- Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, Solicitud 347.014 Registro 480.979, en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 3 de marzo de 1997, para productos de la clase 04; 12.-  Certificado del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, Solicitud 347.015 Registro 480.980, en conformidad a la ley de la Propiedad Industrial concede a INTEVEP, S.A. País VENEZUELA, la marca PDV, con fecha 3 de marzo de 1997, para productos de la clase 01;  13.- Copias sacadas de pagina Web www.pdv.com; 14.- Copias sacadas de pagina Web www.pdvsa.com.

Décimo: Que, acompañados los instrumentos antes referidos con citación de la parte de New Ware Ltda., estos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación ni reserva alguna.

Décimo primero:  Que por resolución de fecha 16 de septiembre de 2002, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 66 de autos, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite noveno de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación o reserva alguna, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por la demandante, que no ha sido objeto de controversia alguna, que el nombre pdvsa corresponde al nombre abreviado de la Empresa de Petroleos de Venezuela, la cual es una corporación mundial de energía dependiente del Estado Venezolano con más de 27 años de existencia (documento de fojas. 45). Consta también que Intevep S.A. es una filial de dicha sociedad, cuyo objetivo es la investigación y el apoyo tecnológico en múltiples campos del negocio de los hidrocarburos (documentos de fojas 49, 50 y 51). Consta también que a nombre de la Empresa de Petroleos de Venezuela se encuentran los dominios www.pdvsa.com y www.pdv.com (documentos de fojas 32 y 44) los cuales se encuentran profusamente desarrollados, en términos de proporcionar al visitante una información completa de la empresa, de sus actividades, su estructura, sus filiales, sus proyectos, etc. Adicionalmente, Intevep S.A., acreditada filial de aquella, tiene inscritas y vigentes en Chile numerosas marcas comerciales relacionadas con la actividad del petróleo e Hidrocarburos, a lo menos desde el año 1997.

Tercero: Confrontados los derechos e intereses de las partes y la utilización efectiva que han efectuado del nombre pdv, lo cual fue objeto de la prueba decretada en autos, sólo confluye a favor de la demandada el haber impetrado el nombre de dominio pdv.cl en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante. Sin embargo, no consta otro interés ni derecho adicional legítimo a su favor; no se ha comprobado por su parte desarrollo alguno de dicho nombre de dominio y si bien no es posible, a juicio de este sentenciador, imponerle consecuencias adversas por la no comparecencia a las etapas de discusión y prueba del proceso, sí obran en su desmedro el reconocimiento tácito de la totalidad de los instrumentos acompañados por la segunda solicitante y la falta de pronunciamiento sobre los argumentos y aseveraciones de esta última, los cuales, integrados a los medios de prueba acompañados y que constan en autos, constituyen presunciones de veracidad de esos argumentos y aseveraciones.  Para la demandante, en cambio, obra en su favor la prueba no objetada de poseer inscritas numerosas marcas comerciales con el nombre pdv, todas ellas con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio por parte de New Ware Ltda; de ser el referido dominio la abreviación del propio nombre empresarial de la sociedad matriz de la demandante, habiendo sido acreditada la vinculación jurídica entre ambas, Intevep S.A. y Empresa de Petroleos de Venezuela S.A. (pdvsa) de una manera abundante, así como tener la firma matriz dos sitios web en pleno desarrollo, uno de ellos con idéntico nombre al que es objeto de este proceso.

Cuarto: En lo referente al criterio de la notoriedad del signo pedido, estima el Tribunal, fundado en su propia percepción sobre el particular, que el nombre "pdv" no goza de fama y notoriedad universales en Chile, pero el carácter público y notorio puede referirse también a un sector de la actividad económica, social o cultural, y es posible que tal nombre tenga fama y notoriedad en el ambiente de los hidrocarburos o en el mercado de los vehículos y motores. Sin embargo, la prueba de esta fama y notoriedad, que el Tribunal no está obligado a conocer, era extremo de la parte demandante y no se produjo.

Quinto: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional  se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales  y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que las amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.

Sexto: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa pdv, respecto del cual tanto ella como su sociedad matriz han demostrado tener estrechos, importantes y valiosos vínculos jurídicos y económicos, superiores a los de la primera solicitante, y no es obstáculo para concluír en ello el no haberse acreditado la fama y notoriedad de dicho nombre, lo cual tampoco niega la probabilidad de que esa fama y notoriedad existan en algunos sectores específicos de la actividad económica.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitaje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se asigna el nombre de dominio pdv.cl al segundo  solicitante,  la sociedad Intevep S.A.

Segundo: Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, y remítase el expediente a NIC Chile.  

Juan Agustín Castellón Munita

    Juez Arbitro