Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "perlea.cl"

En Santiago, a 12 de Mayo de 2004.

 

VISTOS:

 

1.- El Oficio de Nic Chile, de 13 de Enero de 2004, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, pedido por Carlos Ignacio Larraín Hurtado, en representación de Tejedurías Naiberger S.A.I.C.I.F., destinado a obtener la revocación del nombre de dominio perlea.cl, inscrito a nombre de Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada.

 

2.- La identificación de las partes, que consta a fojas 2 y 3.

 

3.- La demanda de fojas 4 y siguientes, mediante la cual los señores Tejedurías Naiberger S.A.I.C.I.F. solicitan se ordene la revocación del nombre de dominio "perlea.cl", inscrito a nombre de la empresa Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada, y que en definitiva les sea asignado.

 

4.- Los documentos de fojas 10 a 17 en los cuales consta la personería del profesional que actúa en representación de la firma demandante y el pago de la patente profesional que lo habilita para el ejercicio de la abogacía.

 

5.- Documentos de fojas 18 y siguientes, consistente en fotocopia de un documento extraído de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que doña Sofía Victoria Karmy es dueña de la marca "SOFIA VICTORIA" registrada con el No. 567.043, de 2 de Mayo del año 2000 que distingue "establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos, en la Quinta Región", con el detalle de su tramitación administrativa.

 

6.- Documentos de fojas 21 y siguientes, consistente en fotocopia de un documento extraído de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que doña Sofía Victoria Karmy es dueña de la marca "SOFIA VICTORIA" registrada con el No. 568.444, de 22 de Mayo del año 2000 que distingue "todos los productos de la clase 25", con el detalle de su tramitación administrativa.

 

7.- Documentos de fojas 23 y siguientes que corresponden a impresos de las páginas que aparecen en la dirección electrónica http://www.sofiavictoria.cl/, en las cuales se publicitan los productos "SOFIA VICTORIA" y su Línea Perlea.

 

8.- Documentos de fojas 27 y siguientes en las que consta la impresión de la base de datos de Nic Chile correspondiente al dominio inscrito "sofiavictoria.cl", perteneciente a Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada.

 

9.- Documento de fojas 30 correspondiente a fotocopia del título de registro en Chile de la marca comercial "PERLEA", inscrita con el No. 617.544, a nombre de Tejedurías Naiberger Sociedad Anónima Industrial Comercial Inmobiliaria y Financiera, que distingue todos los productos de la clase 25.

 

10.- La resolución de fojas 31, de 23 de Enero de 2004, mediante la cual el suscrito aceptó la designación como árbitro arbitrador, juró desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible y citó a las partes a un comparendo con el objeto de fijar este procedimiento.

 

11.- El documento de fojas 32, en el cual consta que la resolución a que se hace referencia en el número anterior, fue notificada a las partes mediante carta certificada.

 

12.- El documento de fojas 33, en el cual consta que, adicionalmente, los documentos referidos en los dos números anteriores, fueron enviados a las partes por correo electrónico.

 

13.- Los documentos de fojas 34, 35 y 36 en los cuales se contienen los respectivos formularios de admisión de envíos registrados de la empresa Correos de Chile, en los que consta que las cartas de notificación de la resolución de fojas 31, fueron despachadas por correo certificado, con fecha 26 de Enero de 2004.

 

14.- Documento de fojas 37 y 38 en el cual consta el acta del comparendo, celebrado con fecha 17 de Febrero de 2004, en el que se fijaron las normas de este procedimiento.

 

15.- Documento de fojas 39 en el que consta que las normas del procedimiento fueron notificadas a las partes por correo electrónico, con fecha 17 de Febrero de 2004.

 

16.- A fojas 40 se incluye fotocopia de la boleta de servicios profesionales correspondiente a este arbitraje.

 

17.- Escrito de fojas 42 presentado por la parte demandante en cumplimiento de las disposiciones de las normas que rigen este procedimiento.

 

18.- Resolución de fojas 45, de 24 de Febrero de 2004, mediante la cual se da traslado de la demanda a la parte demandada.

 

19.- Notificación de la demanda de fojas 46, de 24 de Febrero de 2004, a la parte demandada por correo electrónico, en conformidad con las normas que rigen este procedimiento.

 

20.- Escrito de fojas 48, mediante el cual la parte demandante acompaña nueva documentación probatoria.

 

21.- Documento de fojas 49 y 50, consistente en copia del extracto de la página web de Nic Argentina, dando cuenta del registro del nombre de dominio "perlea.com.ar", a nombre de Tejedurías Naiberger S.A.

 

22.- Resolución de fojas 51, de 1º de Marzo de 2004, en la que se tuvo por acompañado el documento individualizado en el número anterior y su notificación por correo electrónico a las partes, de fojas 52, de la misma fecha.

 

23.-  Resolución de fojas 53, de 19 de Marzo de 2004, en la que se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía de la demandada y se dio curso progresivo a los antecedentes, y su notificación a las partes por correo electrónico, con fecha 19 de Marzo de 2004, de fojas 54.

 

24.- Resolución de fojas 55, de 14 de Abril de 2004, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia y su notificación por correo electrónico, de la misma fecha, de fojas 56.

 

 

 

Y TENIENDO PRESENTE:

 

I.- Que con fecha 29 de Noviembre de 2003, los señores Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada, Rut 77.255.440-0, domiciliados en Limache 1321, Viña del Mar, solicitaron y obtuvieron la inscripción del nombre de dominio perlea.cl.

 

II.- Que con fecha 27 de Noviembre de 2003, los señores Tejedurías Naiberger S.A.I.C.I.F., con domicilio en Lascano 2470, 1417 Buenos Aires, Argentina, representados por don Carlos Ignacio Larraín Hurtado, Rut 9.701.861-8, domiciliado en Avda. El Bosque Sur No. 130, Piso 12, Las Condes, Santiago, presentaron su solicitud de inscripción del nombre de dominio "perlea.cl"; lo cual los habilita para la tramitación de la demanda de revocación del nombre de dominio inscrito a nombre de la empresa Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada.

 

III.- Que en su demanda de fojas 4 y siguientes, don Carlos Ignacio Larraín Hurtado, en representación de Tejedurías Naiberger S.A.I.C.I.F. solicita la revocación del nombre de dominio perlea.cl, cuyo titular es la empresa  Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada, fundada en las normas contenidas en el Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres del dominio cl y su asignación definitiva a su representada.

 

IV.- En la demanda se señala que los señores Tejedurías Naiberger S.A.I.C.I.F. son dueños de la marca registrada "PERLEA" y otros derecho legítimos sobre nombres de dominio que contienen dicha denominación, según se detalla.

 

Hacen ver que son titulares del registro No. 617.544 de la marca "PERLEA" que distingue todos los productos de la clase 25.

 

V.- Como causales de revocación se establece que en la letra a) del Artículo 22 del Reglamento, que contiene las causales de revocación de un nombre de dominio, se señala como requisito fundamental que la inscripción sea abusiva o de mala fe. Manifiestan que el nombre de dominio perlea.cl es idéntico a la marca comercial "PERLEA"  de su propiedad y en consecuencia sus titulares tienen derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio.

 

Hacen ver que la empresa Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada es titular del nombre de dominio "sofiavictoria.cl" y que bajo la página web contenida en la dirección www.sofiavictoria.cl se dedican a la promoción y venta de lencería y ropa interior de mujer, productos que se encuentran precisamente amparados en la misma clase 25 en la que ellos tienen registrada la marca "PERLEA".

 

Agregan que en esa página web al activar el icono catálogo lencería, ésta se dirige automáticamente a la Línea Perlea de productos de lencería. En consecuencia, se encuentran haciendo uso de la misma denominación correspondiente a su marca registrada para el mismo tipo de productos.

 

Concluyen que con ello se demuestra que la empresa Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada pretende apoderarse de una marca registrada mediante la vía de solicitarla como nombre de dominio con el ánimo de utilizar el dominio perlea.cl para comercializar productos de lencería y de ropa interior de mujer.

 

Agregan que ambas compañías y sus representantes legales han tenido relaciones comerciales en el pasado y, por lo tanto, es imposible alegar un supuesto "desconocimiento" de parte de la empresa Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada, respecto de la existencia de la marca registrada "PERLEA".

 

VI.- Que oportunamente se procedió de acuerdo con las normas de reglamentación para el funcionamiento del registro de nombre del dominio cl, y en especial de su anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje, a citar a las partes a la audiencia destinada a fijar el procedimiento por el cual se debe regir este juicio arbitral y posteriormente se dio traslado de la demanda de autos así como se notificó a las partes de todas las resoluciones dictadas en el juicio, como consta de las respectivas copias de las actuaciones que han sido detalladas en los considerandos anteriores, sin perjuicio de lo cual la demandada Eva Sfeir Sabal y Compañía Limitada no ha comparecido en este juicio, sin dar explicación ni justificación alguna a su pretensión de obtener el dominio perlea.cl.

 

VII.- Con la copia del título agregado a fojas 30, se tiene por acreditado que los señores Tejedurías Naiberger Sociedad Anónima Industrial Comercial Inmobiliaria y Financiera es titular del registro No. 617.544 de la marca comercial "PERLEA", registrada en Chile para identificar todos los productos de la clase 25.

 

VIII.- Con el documento de fojas 49 se tiene por acreditado que los señores Tejedurías Naiberger S.A.I.C.I.F. tienen asignado el nombre de dominio "perlea.com.ar" en la República Argentina, desde el 4 de Noviembre de 1999.

 

IX.- Con los documentos de fojas 23 a 26, se tiene por acreditado que en la página web contenida en la dirección http://www.sofiavictoria.cl se publicitan productos de lencería femenina en el acápite correspondiente a "Línea Perlea". Este hecho ha sido comprobado igualmente por el sentenciador, al ingresar a la página web señalada.

 

X.- Dado lo anterior, cabe concluir que Tejedurías Naiberger S.A.I.C.I.F. tiene derechos marcarios válidamente adquiridos sobre la denominación "PERLEA" y la inscripción de la misma como nombre de dominio por un tercero, vulnera y contraría dichos derechos.

 

XI.- Siendo de responsabilidad exclusiva del solicitante de un dominio que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros sobre la misma denominación, de acuerdo a lo que señala el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, respecto del solicitante cuya inscripción no respeta esta norma, no puede sino concluirse que en la petición del nombre de dominio ha obrado de mala fe.

 

XII.- El Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, establece dos causales alternativas para la revocación de un nombre de dominio, a saber: que la inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

 

De acuerdo con la misma norma, se considera abusiva una inscripción cuando se cumplen las tres condiciones que en ella se indican.

 

Sin embargo, la misma norma no establece las circunstancias en las cuales se considera que una inscripción ha sido realizada de mala fe sino, solamente, se señala con carácter meramente enunciativo y no taxativo, una serie de circunstancias que son indicativas de mala fe; así como otras que permitirían evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

 

En consecuencia, las causales que constituye la mala fe en la presentación de una solicitud de inscripción de nombre de dominio, no se encuentran taxativamente enumeradas en el Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en consecuencia, corresponde al sentenciador determinar si de las circunstancias que han sido puestas en su conocimiento y acreditadas en el expediente, se puede concluir o no tal conducta.

 

XIII.- La mala fe, de acuerdo con la definición que proporciona el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es la "malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien".

 

XIV.- Habida consideración que el registro de marcas en Chile es una entidad que ofrece información pública accesible incluso vía Internet, no cabe sino concluir que si un tercero solicita la inscripción a su nombre como nombre de dominio, de una marca comercial registrada por otro, ha actuado con malicia o temeridad tanto en el acto de solicitar el registro, como al poseer o detentar el dominio inscrito a su nombre.

 

XV.- Que al no comparecer la demandada a ninguna de las instancias de mediación ni de arbitraje y no dar ninguna razón que le permita justificar algún tipo de derechos sobre una expresión que figura registrada como marca comercial a nombre de un tercero, de dicha actitud sólo puede concluirse que ha obrado de mala fe y carece de razones que justifiquen o legitimen su pretensión sobre el nombre de dominio en disputa.

 

XVI.- De esta forma, se concluye que con lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL era de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción bajo el Código Territorial de Chile no resultare contraria a los derechos válidamente adquiridos por terceros en este país.

 

XVII.- Por el contrario, si la inscripción se realizó en contravención a los derechos del demandante sobre una marca registrada, en la acción del primer solicitante existe la malicia o temeridad para hacer una cosa o poseer o detentar algún bien, que son propios de la mala fe.

 

XVIII.- El inciso final del Artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que establece que "si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, Nic Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado".

 

RESUELVO

 

Se acoge la demanda presentada por Tejedurías Naiberger S.A.I.C.I.F., representada por don Carlos Ignacio Larraín Hurtado y se ordena a Nic Chile transferir a dicha empresa el nombre de dominio "perlea.cl", debiendo la demandante cumplir con los requisitos de asignación respectivos.

 

 

Andrés Echeverría Bunster

Arbitro

 

 

Santiago, 12 de Mayo de 2004.-