Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "plazacompras.cl"

ARBITRAJE:  PLAZACOMPRAS.CL

En Santiago, a 27  de Septiembre del 2002, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio plazacompras.cl viene en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Comparecen en autos por una parte Fyrma Gráfica Ltda., representado por doña Maria Luisa Arregui Landaberea, abogado, para estos efectos domiciliados en calle Porvenir 245, Santiago, y por la otra Adexus S.A., representado por don Francisco Silva, Estudio Silva, ambos domiciliados para estos efectos en Hendaya 60, Piso 4, Santiago, partes que se diputan el nombre de dominio plazacompras.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 de Marzo de 2001, se recibió en mi oficina la carpeta Nic OF00532 en la cual se me proponía como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación de un árbitro arbitrador, y la renuncia de recursos procesales entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2- Con fecha 16 de Marzo de 2001 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de Nic Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes por dicho medio, y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 16 de Abril de 2001, a las 17:30 hrs., todo lo cual consta en autos.

3.- Que, con fecha 16 de Abril del año 2001 se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de doña Claudia Silva, Gerente de Finanzas y de doña Carmen López, abogado, ambas en representación de Fyrma Gráfica Ltda., y de don Francisco Silva, abogado, quien acompañó su poder, para representar a Adexus S.A., el cual se estimó conforme y se tuvo por acreditado y acompañado en autos. En dicha  oportunidad, explorada la conciliación, las partes deciden otorgarse un plazo para analizar eventualmente un posible acuerdo, por lo que se fija un nuevo comparendo para el día 16 de mayo a las 12 horas.

4.- Que con fecha 16 de Mayo de 2001 se llevó a cabo el comparendo decretado para ese día, con asistencia de doña Claudia Silva Armijo, Gerente de Finanzas, por Fyrma Gráfica Ltda., y de don Luis Manuel Fuentes Figueroa y don Arturo Covarrubias Vargas, abogado, por Adexus S.A. En esa oportunidad, explorada la conciliación, ésta no se ve posible, por lo que se hace necesario seguir con el juicio arbitral.

5.- En esa ocasión se levantó acta y se fijaron las reglas del procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación de Nic Chile.

6.- Que con fecha 04 de Junio de 2001, doña María Luisa Arregui Landaberea, abogado, presentó patrocinio y  poder para representar a Fyrma Gráfica Ltda. y solicitó, dentro de plazo y según las normas del procedimiento aceptadas por las partes, la ampliación del plazo de quince días para presentar sus argumentos y pruebas en relación a sus derechos sobre el dominio en disputa.

7.- Que con fecha 06 de Junio de 2001 se tuvo presente y por acompañado el patrocinio y poder de doña María Luisa Arregui Landaberea y se otorgó una prórroga a ambas partes para que presentaran por escrito sus pruebas y consignación en relación a sus derechos sobre el dominio en disputa.

8.- Que con fecha 28 de Junio de 2001 doña María Luisa Arregui Landaberea, en  representación de

Fyrma Gráfica Ltda., presentó, dentro de plazo, argumentos sobre su mejor derecho al nombre plazacompras.cl. En esta ocasión acompañó comprobante de depósito bancario correspondiente a los honorarios arbitrales.

9.- Que con fecha 17 de Julio de 2001, don Jaime Silva Barros, en representación de Adexus S.A, hizo presentes sus argumentos respecto a su mejor derecho sobre el dominio en disputa plazacompras.cl.

10.- Que, por resolución de fecha 23 de Agosto del 2001 se tuvo por presentados los argumentos de la parte de Fyrma Gráfica Limitada, se tuvo por acompañada boleta de consignación y en consecuencia por pagados los honorarios arbitrales respecto de esa parte, y se tuvo por acompañados 18 documentos indicados en dicha presentación. En dicha ocasión además, se dejó constancia que la parte de Adexus S.A., no presentó argumentos dentro de plazo quedando dicha parte en rebeldía y otorgando en consecuencia las facultades al árbitro señaladas en las Normas de Procedimiento. Se señaló que con posterioridad y vencido el plazo otorgado, se presentó escrito Se Tenga Presente por la parte de Adexus S.A., escrito y pruebas que se archivaron en autos sin perjuicio de la facultad del árbitro antes señalada. Habiendo depositado esa parte los honorarios arbitrales en un cheque correspondiente a varios arbitrajes, se otorgó un plazo hasta el 06 de Septiembre de 2001 para que Adexus S.A. acompañe dicho comprobante, aclarando el pago mencionado.

11.-  Que con fecha 10 de Septiembre de 2001 y según las normas de procedimiento, don Jaime Silva Barros, en representación de Adexus S.A. presentó sus observaciones a los argumentos y pruebas presentados por la parte de Fyrma Gráfica Ltda.

12.- Que con fecha 14 de Septiembre de 2001, doña María Luisa Arregui Landaberea, en representación de Fyrma Gráfica Ltda. solicitó que se certificara si Adexus S.A. había acompañado o no el comprobante de pago en el plazo otorgado, y en el caso negativo, se tuviera por no presentado el escrito y las pruebas acompañadas por es parte, todo ello en mérito a que Adexus S.A. no habría cumplido dentro de plazo con la consignación ordenada y por tanto no  podría ser considerado parte en este juicio.

13.- Que, por resolución de fecha 10 de Diciembre de 2001 se señaló que oportunamente la parte de Adexus S.A. acompañó en autos comprobante de depósito, el cual se faxea a esa parte, por lo que se niega lugar a la petición que no se tengan por acompañados el escrito y pruebas presentadas por la parte de Adexus S.A. En esa misma resolución, se archiva en autos el escrito de observaciones a los argumentos de la contraria presentados por Adexus S.A., y se cita a las partes a oir sentencia, con al reserva de la facultad indicada en las resoluciones anteriores.

14.- Que con fecha 11 de Diciembre de 2001, don Jaime Silva Barros, en representación de Adexus S.A., solicitó que se citara a las partes a oir sentencia, a lo que se resolvió con fecha 12 de Diciembre de 2001 que se estuviera al mérito de la resolución de fecha 10 de Diciembre de 2001.

15.- Que los argumentos sostenidos por Fyrma Gráfica Ltda, representada por doña María Luisa Arregui Landaberea, se resumen en los siguientes:

1. La sociedad Fyrma Gráfica Ltda. está en existencia, y en el mercado desde hace casi 19 años.

Alega que esta sociedad se creó en 1982 bajo el nombre de "Sociedad Gráfica Arauco Limitada", cambiando en 1987 al nombre por el cual hoy es conocida "Fyrma Gráfica Ltda".

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

1. Copia de Escritura Pública de fecha 02 de Noviembre de 1987.
2. Copia del extracto de ciha escritura.
3. Publcación en el Diario Oficial del extracto.
2. El objeto social de Fyrma Gráfica Ltda. es la impresión digital.

Señala que es indudable que en atención al avance de la tecnología en este campo, su representada ha incursionado con gran éxito en la preimpresión digital, estando sus procesos de producción directamente relacionados con archivos digitales. Agrega que tratándose de una empresa especializada en impresos publicitarios de alta calidad, nació la idea de crear un sitio en Internet con el objetivo que los operadores adquirieran experiencia e incorporen conocimientos en relación con la reutilización de archivos digitales, y además que sea un medio o canal de comunicación que la empresa tiene con el resto del país y sus diferentes usuarios.

3. Fyrma Gráfica Ltda. posee una división digital en Internet, bajo la denominación plazagrafica.com, dominio a partir del cual se encuentran inscritos los dominios plazagrafica.cl; plazacomunicaciones.cl; plazaestudiantes.cl; plazafinanciera.cl; plazahorroeinversion.cl; plazamovil.cl y plazavisos.cl.

Señala que el dominio plazagráfica.com constituye un importante aporte al público en general y es uno de los tantos antecedentes para demostrar que su representada al solicitar plazacompras.cl no hizo otra cosa que ejercer un mejor derecho, tanto por ser la primera solicitud, cuanto por tratarse de un dominio que no es sino una variante de los tantos dominios inscritos, cuya actividad no es aislada sin o que corresponde a un conjunto de ellas en torno al nombre plaza.

Al efecto, acompaña formulario de dominio de Nic Chile respecto de cada uno de estos nombres de dominio

4. El socio mayoritario de la sociedad Fyrma Gráfica Ltda., don Ricardo Antonio Olave Monroy, es dueño de las siguientes marcas registradas: FYRMA GRAFICA en clase 42, PG PLAZAGRAFICA en clase 16, PG PLAZAGRAFICA en clase 38. Además tiene pedidas las marcas PG en clase 16 y 35, PG PLAZAGRAFICA en clase 35, PG PLAZAGRAFICA, LA PLAZA DE LAS COMUNICACIONES, frase de propaganda en clase 38 y en clase 16

Especifica que la marca PG, tanto registrada como solicitada no es otra cosa que las consonantes iniciales de Plaza Gráfica.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

1. copias de los diplomas de las marcas registradas y copia del formulario de solicitud en el caso de las solicitudes de registro de marcas.
2. Testimonio de la Escritura de Modificación de Sociedad Fyrma Gráfica Limitada, de fecha 27 de Noviembre de 1995.
3. Certificado de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, Registro de Comercio, de la Escritura mencionada en el número anterior.

16.- Que los argumentos señalados por Adexus S.A., representado por don Jaime Silva Barros, se resumen en los siguientes:

1. Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio.

Alega que que este caso debe ser evaluada más allá del simplista criterio "first come first served" para analizarlo a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

2. Posicionamiento de plazacompras.cl.

Señala que su representada es quien ha utilizado exclusivamente y, por ende, posicionado en el mercado el concepto de PLAZADECOMPRAS, expresión que fonética, gráfica y semánticamente es idéntica a PLAZACOMPRAS. En este sentido Adexus S.A. protegió el concepto plazacompras.cl, registrándolo como marca comercial, siendo actualmente titular de varios registros marcarios plazadecompras: PLAZADECOMPRAS en clase 38 y 16; WWW.PLAZADECOMPRAS.C en clase 42, 38 y 16. Además, el concepto PLAZADECOMPRAS ha sido utilizado para un servicio de comercio virtual, que permite a los usuarios navegar por él y acceder a las distintas tiendas adheridas.

El solicitante acompaña diversos documentos que acreditan el uso de la expresión PLAZADECOMPRAS.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

1. Comunicación Corporativa, consistente en diversas impresiones respecto del sitio plazadecompras.cl y notas y avisos respecto del sitio.
2. Campaña de Temporada, consistente en diversas impresiones de promociones efectuadas en el sitio.
3. Publicidad, consistente en estadísticas y en copias e impresiones de fotos, entre otros, de la publicidad efectuada al sitio, desde Octubre del 2000 hasta la fecha de su presentación.
4.   Cuadro estadístico de ventas acumuladas del sitio y visitas al mismo.
5. Diversa papelería, mailings y volantes del sitio plazadecompras.cl.
6. Impresiones de la Base del Datos del DPI del Registro No. 576.831 PLAZADECOMPRAS en clase 16; Registro No.580.049 WWW.PLAZADECOMPRAS.CL en clase 16; Registro No. 580.050 WWW.PLAZADECOMPRAS.CL EN CLASE 42; Solicitud No. 478.116 WWW.PLAZADECOMPRAS.CL en clase 38 y Solicitud No. 475.846 PLAZADECOMPRAS en clase 38.
3. Identidad entre los conceptos PLAZADECOMPRAS.CL y PLAZACOMPRAS.CL.

Alega que estas expresiones son semejantes. El elemento DE no permite que las expresiones en cuestión tengan una suficiente especialidad como para coexistir pacificamente en Internet, sobre todo si una de ellas ya está psicionada y presente en los términos planteados.

CONSIDERANDO

1) Que el segundo solicitante no presentó sus argumentos y pruebas dentro del plazo estipulado sino mediante un escrito se tenga presente en una oportunidad procesal posterior, y que se tuvo presente las facultades otorgadas al árbitro por las partes en tal caso.

2) Que en cuanto a los argumentos de fondo, igualmente en mi calidad de  árbitro arbitrador, usando las facultades otorgadas en autos, vengo en resolver según se indica a continuación

3) Que las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

4) Que revisado en Internet el uso que el primer solicitante está dando a la fecha al nombre señalado, no se puede apreciar que a dicho sitio se le esté dando un uso visible.

3) Que en autos ambas partes señalan y reconocen que el dominio estuvo registrado anteriormente a nombre de un tercero y que por horas lo solicitó en primer término el Sr. Heemskerk.

4) Que ambas partes alegan un mejor derecho sobre la expresión plazacompras.cl, el primer solicitante basado en registros marcarios y nombres de dominio en torno a la expresión PLAZA como PG PLAZA GRAFICA y otras, y el segundo solicitante en torno a su marca PLAZADECOMPRAS, uso de esta y del dominio PLAZADECOMRPAS.CL para un sitio de mall virtual.

5) Que cabe señalar que de acuerdo a los argumentos en autos ambas partes poseen derechos marcarios y usan en Internet combinaciones de palabras que incluyen la expresión PLAZA.

6) Que en cuanto a los sitios web que las partes están operando y que mencionan en autos efectivamente bajo el dominio PLAZADECOMPRAS.CL existe un mall o tienda virtual, en tanto efectivamnte bajo el sitio PLAZAGRAFICA.com existe un sitio sobre comunicaciones e informaciones.

7) Que el nombre de dominio en disputa no coincide exactamente con la marca registrada por el segundo solicitante y que ambos solicitantes están en litigio luego de haber sido dejado el dominio por parte de un original primer solicitante Sr. Heemskerk., que el contenido de los sitios webs y el uso que ambas partes hacen del nombre en Intenet tiene diferentes propósitos, y adicionalmente que el segundo solicitante presentó sus argumentos y preubas en una oportunidad procesal posterior a la fijada,

8) Que en esas circunstancias no queda demostrado, a juicio de  este árbitro, que la solicitud del primer solicitante vulnere derechos del segundo. Esto sin perjuicio de las acciones que la Ley 19.039 de Propiedad  Industrial en materia de marcas comerciales otorgue en su oportunidad al titular de la marca PLAZADECOMPRAS.

En consecuencia SE RESUELVE:

Se rechaza los argumentos del segundo solicitante y en mérito de los considerandos anteriores.

2) Se asigna el dominio plazacompras.cl a Fyrma Grafica Limitada.

Se ordena notificar el presente fallo a las partes y a NIC Chile por carta certificada, pudiendo enviarse copia de él por correo electrónico o por fax con fines informativos.

Santiago, 27  de Septiembre del 2002

Gabriela Paiva Hantke

Juez Arbitro Arbitrador