Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "portalladehesa.cl"

Santiago, uno de marzo de dos mil cinco

 

VISTO:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", por oficio OF04171, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la revocación del nombre de dominio "portalladehesa.cl", siendo partesKamel Gosen y Compañía Limitada, Rut 77.273.960-5, como actual titular del nombre de dominio en cuestión, con domicilio en calle Independencia 434, Santiago y Horst Paulmann Kemna, como revocante, representado por el estudio jurídico Sargent & Krahn, con domicilio en Avenida Andrés Bello Nº 2.711, oficina 1.701, Santiago.

SEGUNDO : Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, el día 25 de octubre de 2004, a las 10:50 horas, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 33 y siguientes.

TERCERO : Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambas partes, el titular del nombre de dominio don Jorge Eduardo Kamel Ananía, quien compareció personalmente y el revocante, quien asistió representado por el abogado don Luis Fernando Ureta Icaza, no hubo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO : Que, a fojas 58, el Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días hábiles formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa, contados desde el 28 de octubre de 2004, fecha en que se decretó abierto el período de planteamientos de mejor derecho.

QUINTO :Que, a fojas 4, rola la demanda de revocación, presentada por el abogado don Luis Fernando Ureta Icaza, en representación del revocante, don Horst Paulmann Kemna, ante Nic-Chile, con fecha 12 de agosto de 2004, quien señala que el nombre de dominio <portalladehesa.cl>, debe serle transferido a su representado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

 

I.      ANTECEDENTES DE HECHO

 

a. Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores, Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, que uno de dichos conflictos tiene relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, siendo éste una dirección electrónica o bien una denominación por la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esa red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, por ejemplo, páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas o charlas vivas, utilización de dinero electrónico, etc.

 

b. Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Aiwa, Ferrari y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial de Internet no tendría sentido y se transformaría en confusa y caótica.

 

c. Que el caso de autos es un una usurpación de signos distintivos, que contradice los principios de legitimidad y justicia imperantes en nuestro derecho.

 

d. Que la empresa Cencosud S.A. fue creada por su presidente y principal accionista, Horst Paulmann Kemna, quien se inició en el negocio de los supermercados a fines de la década del cincuenta, en 1960 inauguró el primer autoservicio "Las Brisas" en un local de 160 metros cuadrados, en la ciudad de Temuco, posteriormente, dicha empresa se transformó en una cadena de supermercados que opera en la actualidad en las principales ciudades de la región. Que a mediados de la década del setenta, se decidió a ofrecer en un solo lugar la mejor variedad de productos, con la más alta calidad y el mejor servicio. Con este concepto la compañía dio el primer paso hacia la expansión, creando en 1976 el primer hipermercado "Jumbo", de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Kennedy de la ciudad de Santiago.

 

e. Que en el año 1982 Cencosud inició sus operaciones en Argentina, con la apertura de un hipermercado Jumbo de 17.000 metros cuadrados en la zona de Parque Brown, Capital Federal. Los buenos resultados de este formato permitieron su rápida expansión a dicho país, habiéndose construido, a diciembre del año 2002, siete locales en Chile y once en Argentina.

 

f. Que tras el éxito obtenido, su mandante emprendió el desarrollo de una nueva área de negocios, la edificación y administración de centros comerciales, durante 1997 y el año 2001 comenzaron a operar Filmes Factory, Las Palmas del Pilar y El Portal de Escobar, todos ubicados en Buenos Aires. En 1993 su mandante expandió el negocio de los centros comerciales a Chile, con la apertura del mall Alto las Condes, el más moderno del país, con más de 110.000 metros cuadrados arrendables.

 

g. Que actualmente Cencosud es una de las empresas más importantes y destacadas del sector de comercio minorista y centros comerciales, tanto en Chile como en Argentina, operando un total de 18 hipermercados Jumbo, 36 locales Easy, 14 centros comerciales y 6 Aventura Center, los que ocupan una superficie total de 1.500.000 metros cuadrados y una superficie arrendable de 600.000 metros cuadrados. Asimismo, su división inmobiliaria posee importantes terrenos ubicados en puntos estratégicos de ambos países, lo que le permite enfrentar con una sólida posición las futuras expansiones de sus áreas de negocios.

 

h. Que el nombre Portal la Dehesa, corresponde al último centro comercial inaugurado por su mandante en la ciudad de Santiago, ubicado precisamente en la zona de "La Dehesa", inaugurado a fines del 2003, encontrándose operando y siendo publicitado en nuestro país. Señala que su mandante ha registrado marcas para dicho nombre y sus establecimientos comerciales, por lo que la fama, uso y notoriedad de Portal la Dehesa es un hecho público y notorio.

 

i. Que la situación planteada en autos es una situación de hecho que se debe analizar desde los más básicos criterios de justicia y equidad, teniendo presente que la situación expuesta se reduce al intento de un tercero de obtener una denominación respecto de la cual no tiene ningún derecho legítimo, no debiendo efectuarse un análisis muy profundo para llegar a la conclusión de que Kamel  Glosen y Compañía no tiene relación alguna con el Portal la Dehesa.

 

j. Que teniendo lo anteriormente expuesto presente y el fin último de los nombres de dominio, la pretensión del titular actual no resiste análisis alguno, toda vez que pretende apropiarse de un signo al cual no le ha conferido fama ni a nivel nacional, ni internacional.

 

k. Que cabe tener presente los derechos de los consumidores y usuarios, ya que si un usuario quiere acceder a las páginas relacionadas con el Portal la Dehesa, usando el nombre de dominio primario .CL, encontraría otro tipo de información y contenido, que no dice relación con lo ofrecido por su mandante, por lo que el usuario-consumidor se vería en la total indefensión, ya que no sabría a quien pertenece esta denominación.

 

II.     ANTECEDENTES DE DERECHO

 

a. Que, como consecuencia de rápido aumento de actividades intangibles y basadas en la información, el número de usuarios en Internet ha crecido a niveles insospechados, por consiguiente, el mundo del Derecho ha debido legislar ciertos derechos, ciertas formas de protección relacionados con la red Internet y establecer propuestas de soluciones a los múltiples conflictos que se han presentado.

 

b. Que, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional, de acuerdo con lo cual su representado tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, toda vez que le ha conferido al signo Portal la Dehesa fama y notoriedad en nuestro país, por lo tanto queda establecido que el legítimo uso del nombre de dominio portalladehesa.cl corresponde a su mandante.

 

c. Que, como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el "mundo real" sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos, por lo que cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, ya que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

d. Que la doctrina nacional y extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

 

e. Que el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .CL, en concordancia con el artículo 20 del mismo texto legal, nos indica que en el caso de autos se ha cumplido con todos los presupuestos allí señalados para que se demuestre o evidencie la mala fe del asignatario del nombre de dominio <portalladehesa.cl>, ya que corresponde a una afamada marca de establecimientos comerciales que pertenece a su mandante, ampliamente conocida en Chile, por lo que quien ha dado fama a esta expresión es su mandante y no otra persona, el asignatario carece de derechos o intereses legítimos toda vez que no tiene registros marcarios ni tampoco tiene relación alguna con su mandante, registrando un nombre de dominio .CL que provoca toda suerte de confusiones, finalmente señala que el nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe ya que Kamel Gosen y Compañía Limitada no tiene ningún derecho preexistente para la expresión <portalladehesa.cl> y está impidiendo que su mandante pueda publicitar su información, por lo que corresponde revocar la inscripción de dominio existente a su favor.

                  

f. Que, para probar sus asertos la parte revocante acompaña los siguientes documentos, con citación y en parte de prueba:

 

1.- Listado de marcas a nombre de su mandante, dentro de las cuales se incluye su marca "El Portal de la Dehesa".

 

2.- Copia de página web cencosud.cl.

 

3.- Balance de las empresas Cencosud del año 2002, donde se aprecia que ya durante ese año la marca "Portal la Dehesa" se encontraba en uso.

 

SEXTO: Que, a fojas 58, con fecha 28 de octubre de 2004, este Tribunal dio por iniciado el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo el 15 de noviembre de 2004, oportunidad en la cual se ratificó por el revocante la demanda de revocación presentada ante Nic-Chile, en todas sus partes.

SÉPTIMO : Que, a fojas 59, con fecha 26 de noviembre de 2004, se da por iniciado el periodo de respuestas, por el plazo de 10 días hábiles, venciendo el día 10 de diciembre, apercibiéndose al titular y al revocante para que hagan valer sus derechos dicha instancia procesal, señalándoles que en dicho período pueden hacer observaciones, comentarios, contra argumentaciones, y defensas sobre los planteamientos y pruebas de su contraparte, como asimismo, agregar o rendir nuevas pruebas, período que fue netamente formal, ya que las partes nada agregaron.

OCTAVO : Que, a fojas 61, con fecha 21 de diciembre de 2004, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO: Que, a la luz de lo dispuesto en la Reglamentación de NIC-Chile y especialmente del párrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio, artículos 20 y siguientes, es necesario revisar el cumplimiento de las exigencias que para tal efecto procesal exigen tales disposiciones.

 

SEGUNDO: Que, el artículo 22 de la citada reglamentación dispone al consagrar las causales que hacen posible la revocación que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe".

Tal prescripción desde el punto de vista lógico contiene un juicio disyuntivo, por lo que cabe concluir que las causales de revocación son:

a.       El que su inscripción sea abusiva, o;

b.      Que la inscripción haya sido realizada de mala fe.

 

TERCERO: Que, la parte revocante ha alegado la mala fe del titular del dominio, mala fe que se configuraría por la existencia de dos circunstancias fundamentales: la existencia de una marca renombrada y el conocimiento que no pudo dejar de haber tenido el titular del nombre de dominio al haber solicitado la asignación del dominio portalladehesa.cl

 

CUARTO: Que, al no haber alegado inscripción abusiva la recurrente no está condicionada por el cumplimiento de los tres requisitos copulativos que se exigen en el artículo 22 del Reglamento, para las inscripciones abusivas.

 

QUINTO: Que, este Tribunal puede dar por acreditado que Horst Paulmann Kemnaen su calidad de principal accionista de Cencosud S.A., y a través de la mencionada sociedad anónima -según la profusa prueba documental a que se ha hecho referencia en la parte expositiva de este fallo-es titular en ámbito nacional de la marca comercial "El Portal de la Dehesa".

 

SEXTO: Que, además, la vinculación existente -al menos en el plano nacional- existente entre Horst Paulmann Kemna, su principal sociedad Cencosud S.A y el Portal de la Dehesa constituye un hecho de aquellos que en la teoría de la prueba la doctrina acostumbra a definir como hecho público y notorio, esto es, hechos, conocidos por la generalidad de los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de vinculación empresarial entre los nombres y marcas mencionada anteriormente puede darse por acreditada, además, por el conocimiento personal que este juez árbitro tiene de tal circunstancia, punto que puede ser ponderado y aceptado por la calidad de árbitro arbitrador que reviste este Tribunal.

 

SÉPTIMO: Que, la relación descrita en el considerando anterior y la de constituir -tal circunstancia el carácter de hecho público y notorio- conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos, conocimiento que puede presumirse de Kamel Gosen y Compañía Limitada, toda vez de que se trata de una compañía que opera en el medio comercial nacional, ámbito en donde la adscripción del Portal de la Dehesa y la protección comercial y marcaria que de tal nombre realiza Cencosud S.A. es un hecho ampliamente conocido.

 

OCTAVO: Que, aunque a la audiencia de conciliación y fijación de Bases de Procedimiento asistió Jorge Eduardo Kamel Ananíaenrepresentación de Kamel Gosen y Compañía Limitada, en ninguna de las etapas procesales del presente juicio hicieron valer argumentos o pruebas que pudieran desvirtuar los argumentos y pruebas presentados por la parte revocante, lo anterior a pesar de que este Tribunal apercibió en términos explícitos al titular del nombre de dominio para que expusiera los argumentos que pudieran justificar su titularidad sobre el nombre de dominio portalladehesa.cl

 

NOVENO: Que, si bien es cierto que en derecho la mala fe no puede presumirse, tal como afirmó este Tribunal al fallar el juicio por revocación americanexpress.cl tal principio se refiere a que la mala fe no puede presumirse a priori, pero si puede hacerse a través del medio de prueba presunción judicial, después que un Tribunal que ejerce jurisdicción ha entrado al conocimiento de los hechos precisos que conforma la litis en una causa determinada.

 

DÉCIMO: Que, tal como se señalado obran en el proceso indicios que llevan a la convicción a este Tribunal para estimar que el solicitante no puede haber sino conocido la marca y el centro comercial Portal de la Dehesa y su relación con Cencosud S.A. y los eventuales beneficios económicos que su registro como nombre de dominio pueden generar a su titular, conducta que no puede sino ser considerada de mala fe, pues este Tribunal considera que al menos la duda de la legitimidad ha existido, duda que por sí sola basta para configurar tal mala fe.

 

 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y de las Bases del Procedimiento Arbitral aprobado por las partes.

 

 

RESUELVO:

 

PRIMERO: Revóquese la inscripción del dominio a Kamel Gosen y Compañía Limitada, Rut 77.273.960-5, y asígnese el mismo aHorst Paulmann Kemna, el que de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile deberá cumplir las cargas necesarias para la asignación del nombre de dominio dentro del plazo de 30 días bajo el apercibimiento de eliminar la asignación del referido dominio.

 

SEGUNDO: Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la revocante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

 

TERCERO: Que en lo relativo al pago de las costas no se condena en costas aKamel Gosen y Compañía Limitada, ya que se estima que la sola circunstancia de tener asignado en calidad de titular un nombre de dominio puede ser considerado motivo plausible para litigar.

 

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada para su inmediato cumplimiento.

 

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

 

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan los testigos Claudia Verónica Cornejo Kock cédula de identidad 9.341.939-1 y Carmen Verónica Kock Motta cédula de identidad6.635.469-5.