Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "puente.cl"

En Santiago de Chile, a 25 de octubre de dos mil cuatro, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio puente.cl, suscitado entreJorge Eduardo Martínez Ahumada, RUT: 07.130.488-4, y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, REP. SARGENT &KRAHN, RUT: 81.698.900-0, ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

1.- Que con fecha 05 de abril del año 2004 se recibió de NIC Chile el Oficio N° OF03622, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio puente.cl.

2.- Que a fs. 4, por resolución de fecha 19 de abril del año 2004 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día lunes 10 de mayo del año 2004 a las 08:30 horas, en Bandera N° 341, oficina N° 757, Santiago, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del apoderado de la segundo solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, REP. SARGENT &KRAHN, don Fernando Ureta Icaza. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes por la no concurrencia de una de ellas, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose la resolución correspondiente personalmente al segundo solicitante y por correo electrónico al primer solicitante.

4.- Que a fs. 17 el segundo solicitante acompaña fotocopia simple de boleta de consignación de honorarios provisionales del árbitro, la que se tiene por acompañada a los autos a fs. 18.

5.- Que a fs. 19 el primer solicitante acompaña escrito ratificando su decisión de mantener el dominio sobre el sitio inscrito bajo el nombre puente.cl, el que indica, está siendo solicitado por terceros con fecha de inscripción posterior a la suya.

Señala que con fecha 16 de enero inscribió dicho nombre de dominio, el que corresponde al nombre de fantasía de la Consultora Puente, la cual fue constituida por escritura pública de fecha 30 de enero de 1997, bajo un criterio de empresa familiar y con iniciación de actividades con fecha 25 de junio de 1997, la que se mantiene vigente, según consta de documentos que acompaña.

Prosigue indicando que el 17 de marzo de 2004 fue citado por el centro de mediaciones NIC Chile, en el conflicto por la inscripción del dominio puente.cl, con el segundo solicitante denominado Universidad Católica de Chile, quien no compareció. Posteriormente, señala, con fecha 10 de mayo fue citado a una primera audiencia ante la presencia de esta árbitro, donde se estableció el procedimiento al cual responde su escrito.

Termina, manifestando que es su voluntad mantener el dominio en conflicto, lo cual fundamenta en los siguientes puntos: antecedentes que acompaña, la buena fe que ha guiado su acción y reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl de NIC Chile.

El primer solicitante acompaña la siguiente documentación a estos autos arbitrales:

a)      Fotocopia simple de escritura de constitución de la sociedad "Puente. Limitada.", de fs. 20 a fs. 22 vuelta.

b)      Fotocopia simple de publicación en el Diario Oficial de extracto de la referida sociedad, a fs. 23.

c)      Fotocopia simple de certificado de matrimonio de los socios de la sociedad Puente. Limitada, a fs. 24.

d)      Fotocopia simple de iniciación de actividades de la sociedad Consultoría y Administración de Recursos Humanos Puente y Cía. Ltda., de fs. 25 a fs. 26.

e)      Fotocopia simple de certificado de declaración de renta de la sociedad Consultoría y Administración de Recursos Humanos Puente y Cía. Ltda. del año 2003, de fs 27 a fs. 28.

f)        Fotocopia simple de facturas emitidas por la sociedad Consultoría y Adm. de Recursos Humanos Puente y Cía. Ltda., correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y última vigente, de fs. 29 a fs. 32.

g)      Fotocopia simple de factura electrónica emitida por la Universidad de Chile, por el pago del dominio puente.cl. de fecha 12 de enero de 2004, a fs. 33.

h)      Impresión de comprobante de trámite de inscripción del dominio puente.cl. a fs. 34.

i)        Antecedentes y papelería de Consultora Puente, de fs. 35 a fs. 41.

 

6.- Que a fs. 51, la segunda solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE representada por el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, presenta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, solicitando se acoja a tramitación y en definitiva se asigne el nombre de dominio en disputa a sus mandantes, con expresa condenación en costas de la contraria.

La demanda arbitral por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, se funda en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho invocados por su representante:

A)                LOS HECHOS:

Señala que su representada durante sus 115 años de vida ha creado una tradición de prestigio y relevancia, que se ha visto demostrada en sus egresados, los que han sido preparados para guiar y otorgar una fisonomía propia a este país. Indica que dentro de las actividades de su representada, se destaca la creación en el año 1960 del canal de televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13, y que a través de los años su mandante ha desarrollado una intensa actividad de difusión, formación y entretención a través de Canal 13. Señala que dentro de todas las actividades desarrolladas por su mandante en Canal 13, se destacan las actividades de información e investigación periodística y que dentro de esta línea de investigación, se presentó con éxito el programa "El Puente", durante los años 2002-2003, programa que será próximamente relanzado por dicha cadena de televisión.

Indica que posteriormente, con fecha 06 de enero de 2004, la contraparte, Jorge Eduardo Martínez, solicitó el nombre de dominio "puente" y que, a su vez, con fecha 22 de enero de 2004, su representada, solicitó también el nombre de dominio "puente".

Agrega que su representada cuenta con más de 100 registros marcarios registrados en Chile, para sus diversas marcas comerciales, dentro de las cuales se puede mencionar el Registro marcario N° 606.660 "EL PUENTE", para distinguir servicios de comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión; servicios de difusión de programas hablados, radiados o televisados; servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinación de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación de información oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, clase 38, registro solicitado con fecha 09 de febrero de 2001.

Agrega que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a sus programas y a las marcas comerciales que lo amparan y que prueba de ello son los registros marcarios, además de información de Internet que se acompaña y que no admiten debate alguno, los cuales, señala, dan cuenta del uso y fama de El Puente y demás programas realizados por su mandante.

Agrega que si el nombre de dominio "puente.cl" se le adjudicara a Jorge Eduardo Martínez, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "puente.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, indica que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En ese sentido indica que su representado, ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones locales y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el demandado: www.canal13.cl, creado con fecha 4 de junio de 1996, www.puc.cl, creado con fecha 8 de enero de 1997, www.contrareloj.cl, creado fecha 9 de agosto de 2002, www.porfineslunes.cl, creado con fecha 10 de mayo de 2002, www.realityshow.cl, creado con fecha 28 de enero de 2003 y www.elpuente.cl, creado con fecha 15 de marzo de 2001.

 B)       EL DERECHO

Como primer argumento o antecedente de derecho el representante del segundo solicitante efectúa una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, respecto a este punto señala que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica de esa red, para de esta forma, poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc. Indica que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa, de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

Como segundo argumento o antecedente de derecho el representante del segundo solicitante se refiere a los criterios aplicables a los conflictos por asignación de nombres de dominio.

Respecto del criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, indica que en el derecho comparado, y en los últimos años en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales y que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

En razón de lo anterior, sostiene que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Agrega que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (ICANN) reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Indica que en el título preliminar de dicha normativa se señala que: se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Indica que dicho criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Agrega que si en el caso de autos se asignara el nombre de dominio en disputa a su contraparte, se estaría produciendo una dilución de la afamada marca "El Puente" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearen ingresar al nombre de domino "puente", con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el mundo, ya que se encontrarán con cualquier otra información, sobre todo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios para su marca en extensiones .cl.

Reproduce considerando de la sentencia de fecha 09 de julio de 2001, respecto al nombre de dominio "kiwi.cl", el que señala que "sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior".

Termina en este argumento, el representante del segundo solicitante, indicando que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

Como segundo criterio se refiere al de la notoriedad del signo pedido, indicando que esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Señala que es evidente, que este criterio, obliga a concluir que sus mandantes tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio "puente", debido a que su mandante es el que le ha otorgado fama y prestigio al programa de televisión EL PUENTE, así como a las diversas actividades relacionadas con el mismo, correspondiendo, a su juicio, la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "puente" a su representado.

Por último, indica como tercer criterio el del mejor derecho y buena fe, indicando al respecto, que su representada se opuso a la solicitud de "puente" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión "EL PUENTE". Destaca que la marca "EL PUENTE" es una marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad, de manera, que si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet. Al respecto agrega que no existe ningún registro marcario para la expresión "PUENTE" o "EL PUENTE" u otro similar, a nombre del demandado y que lo anterior reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis, la contraparte no tenía ningún derecho sobre la expresión "PUENTE" o "EL PUENTE" y que, por lo tanto, el mejor derecho lo detenta su representada.

El tercer argumento o antecedente de derecho expuesto por el mandatario del segundo solicitante dice relación con la titularidad de los registros marcarios para el signo "EL PUENTE", al respecto indica que su mandante es titular de una serie de registros marcarios en Chile, dentro de los que se destaca el signo "EL PUENTE" y que por otra parte, el demandado de autos no es titular de ningún registro marcario para el signo "PUENTE" u otro similar. En esas circunstancias, agrega, resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "puente" le corresponde a su representada, con el mérito de la titularidad de la marca antes referida.

Concluye su argumentación indicando que teniendo presentes todos los fundamentos expresados a lo largo de su presentación, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "EL PUENTE", considera que es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio de disputa en autos, destacando que es su representada es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "EL PUENTE", por medio de los productos televisivos comercializados bajo esa denominación.

Indica que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el derecho prioritario de sus mandantes sobre el signo en disputa.

Agrega que la asignación del nombre de dominio en disputa a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables a la materia. Indica que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su representada.

Por último, señala que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción marcaria descritas, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflictos reflejados en la UDRP y en los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento de Nombres de Dominio en cl., debe concluirse que es su representada la llamada a la titularidad del dominio "puente".

Como medios de prueba de sus alegaciones, esta parte acompaña, con citación:

a.- Copia de los siguientes registros de nombres de dominio de fs. 48 a fs. 53.

www.canal13.cl, creado con fecha 4 de junio de 1996.

www.puc.cl, creado con fecha 8 de enero de 1997.

www.contrareloj.cl, creado fecha 9 de agosto de 2002.

www.porfineslunes.cl, creado con fecha 10 de mayo de 2002.

www.realityshow.cl, creado con fecha 28 de enero de 2003.

www.elpuente.cl, creado con fecha 15 de marzo de 2001.

b.- Copia de registro marcario y copia de búsqueda en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, del registro marcario N° 606.660 "EL PUENTE", clase 38, registro solicitado con fecha 09de febrero de 2001 a fs. 54.

c.- Material de prensa que da cuenta del programa de televisión "El Puente" de Canal 13, de fs. 60 a 65.

d.- Información obtenida de la página web www.canal13.cl relativa al programa de televisión "El Puente", de fs. 55 a fs. 59.

7.- Que a fs. 66 se proveen las alegaciones de mejor derecho de las partes, se da traslado de ellas, y se tienen por agregados a los autos los documentos acompañados por las partes.

8.- Que a fs. 67 el segundo solicitante presenta escrito en el que solicita se tenga presente que el material probatorio que sustenta los argumentos de su representada se acompañó junto al escrito de demanda arbitral, respecto del cual el tribunal provee a fs. 68, téngase presente.

9.- Que a fs. 69 se citó a las partes a oír sentencia y se fijaron los honorarios definitivos.

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme consta en autos, con fecha 6 de enero de 2004, siendo las 20:14:24 GMT, don Jorge Eduardo Martínez Ahumada, formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio puente.cl constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 22 de enero de ese mismo año, siendo las 19:53:01 GMT, Pontificia Universidad Católica de Chile formula la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio, constituyéndose de esta manera en el segundo solicitante. Respecto de este punto no existe controversia entre las partes.

SEGUNDO: Que la doctrina especialista en la materia ha clasificado los conflictos por nombres de dominio en tres categorías básicas, cuales son: "apropiaciones del nombre de dominio" (Domain name grabbing), las que se refieren a prácticas predatorias de usurpación de nombres de dominios que resultan coincidentes con marcas o signos distintivos existentes en el mundo real y que son de conocida notoriedad y que en general tiene por objeto negociar con el titular de la marca o signo distintivo la cesión del nombre de domino; "apropiaciones insuficientes del nombre de dominio" (Not quite domain name grabbing), caso en el que se registra un nombre de dominio coincidente con una marca, pero existe la intención real por parte de su titular de utilizarlo; y casos de "coincidencia fortuita" o "elección lógica"(logical choice) hipótesis de registración inocente del nombre de dominio que produce un conflicto fortuito, donde ambas partes tienen intereses legítimos sobre éste, pero que necesariamente han de resolverse a favor de alguno de los interesados, dada la naturaleza exclusiva de los nombres de dominio derivadas de su función localizadora en la Red. Justamente es en los casos de "logical choice" como es el de autos, donde la aplicación del principio "first come first served", cobra plena relevancia, dada la existencia de buena fe de parte de ambos solicitantes.

TERCERO: Que, cabe tener presente que el principio "first come first served", como actualización tecnológica del viejo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure" inspira la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio en Internet. Lo anterior, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

CUARTO: Que siendo don Jorge Eduardo Martínez Ahumada el primer solicitante, le corresponde -siguiendo los parámetros doctrinarios- al segundo solicitante acreditar alguna de las siguientes circunstancias: Que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca sobre la cual el demandante tiene derechos; que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio o que el demandante tiene un mejor derecho sobre éste; ó, finalmente que el nombre de dominio ha sido registrado y/o usado de mala fe por el primer solicitante.

QUINTO: Que en relación al mejor derecho que correspondería a las partes sobre el nombre de dominio, el primer solicitante ha acreditado ser socio junto a su cónyuge y tener la administración y el uso de la razón social de la sociedad "Consultoría y Administración de Recursos Humanos Puente y Compañía Limitada" también conocida como "Puente Limitada", alegando por tanto tener derechos válidamente constituidos en cuanto a la utilización de su razón social como nombre de dominio. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que el primer solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que la expresión "puente.cl" está íntimamente relacionada con su razón social.

SEXTO: Que en lo que respecta al ámbito marcario, se encuentra acreditado en autos que la Pontificia Universidad Católica de Chile ha inscrito la marca "EL PUENTE", con el Registro Marcario N° 606.660 ante el Departamento de Propiedad Industrial en la clase 38. En relación con lo anterior, el segundo solicitante ha acreditado asimismo ser titular del nombre de dominio elpuente.cl. Sin embargo, cabe señalar que, al intentar este árbitro ingresar a dicho dominio, no lo encontró en operaciones, circunstancia de cierta importancia si se considera que en su argumentación afirma que la información de Internet que acompaña, daría cuenta del uso y fama de El Puente, siendo que una de las formas naturales de dar uso y fama a dicha marca en Internet sería a través de dicha página web.

Asimismo, respecto a este punto cabe señalar que por su parte, el primer solicitante no ha acreditado tener registros marcarios con el signo "puente". Por lo tanto, ni el primer solicitante ni el segundo son titulares de la marca "PUENTE", de manera que el criterio o antecedente marcario no es útil para determinar la asignación del nombre de dominio en cuestión a alguna de las partes.

SÉPTIMO: Que el nombre de dominio es una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica dentro de un sistema de comunicación telemático como es el "Domain Name System", es una dirección electrónica alfanumérica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet. De esta manera, los diversos actores de Internet, aprovechando el carácter mnemotécnico de los nombres de dominio han optado por uno que además de localizar una determinada página o sitio web en la Red, sirva como orientación a los usuarios sobre el sujeto titular del sitio o página web o de la actividad, información o prestaciones presentes en el mismo.

OCTAVO: Que del análisis de lo indicado por las partes, de la prueba acompañada y de los antecedentes que rolan en autos, se concluye que el segundo solicitante no ha acreditado mala fe o tener mejor derecho que el primer solicitante, y que de otra parte, la inscripción del nombre de dominio en conflicto por este último ha sido de buena fe, existiendo de su parte un interés legítimo en él, todo lo cual se demuestra a través de la documentación que rola en estos autos de fs. 20 a fs. 41, razones por la cual este árbitro aplicará en la resolución de esta disputa uno de los principios básicos existentes en Derecho, como es el representado en el aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que aplicado al ámbito de los nombres de dominio se denomina "first come, first served". Este principio, además, se encuentra reflejado en el propio Reglamento sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile, el que en su artículo 8, señala a la letra: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante...".  En razón de este principio, y por los motivos señalados anteriormente, corresponde acoger la solicitud por asignación de nombre de dominio presentada por el primer solicitante, don Jorge Eduardo Martínez Ahumada.

 

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "puente.cl" al primer solicitante, don Jorge Eduardo Martínez Ahumada, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Alejandra Moya Bruzzone

Árbitro Arbitrador

 

 Firman como testigos de actuación los abogados:

 

 

 

Paula Jervis Ortiz	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9