Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "riomaipo.cl"

Juicio Arbitral
"Compañía Eléctrica del Río Maipo S.A. vs.
www.dominioferta.com, también referido como don Luis Alberto Peña Pino"

Santiago, 24 de octubre de 2002

MAT:            Asignación del nombre de dominio riomaipo.cl

Antecedentes:

1)      Se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF01856 denominada "Arbitraje dominio riomaipo.cl", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por la revocación del nombre de dominio "riomaipo.cl".

2)      Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

3)      El día 27 de Marzo de 2002 se verificó el comparendo de conciliación, con la asistencia de don Alejandro Paul Gómez Vidal, en representación de COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A., apoderado con poder suficiente; y de don Milenko Igor Grbic Miranda, en representación de  don Luis Alberto Peña Pino, antes www.dominioferta.com, apoderado con poder suficiente. La conciliación no se produjo y se fijó procedimiento.

4)      Con fecha 25 de Abril de 2002 COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A. presentó su demanda. www.dominioferta.com no presentó demanda.

5)      Con fecha 6 de Agosto de 2002 el demandado fue notificado de la demanda presentada por el reclamante, concediéndosele traslado por el término de 20 días hábiles. No contestó la demanda presentada y, de acuerdo al procedimiento fijado, una vez vencido el plazo del traslado se citó a las partes a oír sentencia.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

En su escrito de demanda, COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A. expone como fundamentos los siguientes:

i)                    el nombre de dominio inscrito corresponde a la razón social del demandante, desde 1989;

ii)                  el demandante tiene una concesión para la explotación del servicio público de distribución eléctrica;

iii)                 el demandante tiene registrada la marca RIO MAIPO desde 1989, en diversas clases, además de otras marcas similares;

iv)                el nombre de dominio inscrito se confunde con el nombre usado por el demandante en el comercio;

v)                  el demandado usa en su domicilio los servicios del demandante, por lo que está al tanto del alcance de ese nombre;

vi)                el demandante tiene casi 300.000 clientes;

vii)               el demandado no tiene derecho ni interés legítimo sobre el nombre;

viii)             el demandado no usa el nombre de dominio registrado;

ix)                el demandado ha ofrecido a la venta el nombre de dominio en disputa, en US$300.000;

x)                  el registro se ha efectuado de mala fe y en contradicción a las normas de libre competencia;

xi)                el demandado ha registrado una serie de nombres de dominio pertenecientes a terceros;

xii)               el demandante posee un mejor derecho sobre el nombre.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un titular de registro (www.dominioferta.com), que inscribió el nombre de dominio "riomaipo.cl", y un revocante (COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A.), que alega tener un mejor derecho sobre ese nombre por las razones expuestas anteriormente.

Como aspecto fundamental en temas de revocación, cabe hacer presente que la regla general adoptada por Nic Chile es que todo registro de nombre de dominio debe permanecer protegido, salvo que el demandante de revocación demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

-         Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

-         Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

-         Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La inscripción del nombre de dominio "riomaipo.cl" por el asignatario fue abusiva por las siguientes razones:

            (1)  El nombre de dominio es idéntico a una marca sobre la que tiene derechos el reclamante. 

            (2)  El asignatario no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto a este nombre de dominio.  No es titular de ninguna marca o actividad relacionada con la expresión "Río Maipo" .   

            (3)  El nombre de dominio fue inscrito de mala fe. El asignatario no usa ni nunca ha usado el nombre de dominio que solicitó.  Resulta claro que el asignatario sólo solicitó el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante, una empresa bien conocida en Chile, lo usara.  Ello queda demostrado al consultar la página web www.dominioferta.com, donde el demandado, a esta fecha, aún lo ofrece a la venta por la exorbitante cantidad de US$300.000.

            (4)  Además, no existe ninguna de las circunstancias nombradas en el Reglamento de Nic Chile que demuestren que el asignatario no ha actuado de mala fe.  No hay evidencia de que el asignatario tenga intenciones de ofrecer bienes o servicios bajo el nombre "Río Maipo."  El asignatario no ha usado ni es conocido por el nombre "Río Maipo". Sú único interés, ilegítimo por cierto, es lucrar exageradamente con la venta del mismo.

El sistema de registros marcarios existe para la gente que invierte recursos y tiempo en desarrollar un negocio, de modo que pueda distinguirlo y protegerlo a través del tiempo.  Es obvio que el reclamante, quien inició un negocio hace más de 10 años, quiere distinguir y proteger su negocio en el tiempo.  Por esta razón ha solicitado y obtenido registros marcarios y un sitio web (rmaipo.cl) para su negocio.  Un aspecto importante hoy en día es la posibilidad de reflejar el nombre de un negocio en la dirección de un sitio web.  De esta manera, se evita la confusión entre los consumidores, y se asegura que el dueño de un negocio pueda sacar el máximo beneficio del nombre que ha creado e inscrito.  En este caso, el reclamante ha utilizado legítimamente el sistema marcario, como arma defensiva, y merece la protección general de la ley con respecto a su registro.  En cambio, el asignatario no ha  usado el sistema marcario para proteger sus actividades comerciales y ha actuado de mala fe al pretender pasarlo a llevar, por lo que no merece ninguna protección respecto del nombre de dominio riomaipo.cl.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP.

En razón de la documentación aportada por COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A. y los demás antecedentes consultados, este término constituye una expresión notoria a nivel nacional en el rubro eléctrico, a nombre de COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A., el cual se encuentra registrado a nombre de COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A. en diversas clases. Pretender registrarlo con fines especulativos constituye un acto de mala fe.

www.dominioferta.com, sabiendo o debiendo saber que el nombre RIO MAIPO era y es famoso en el rubro eléctrico a nombre de COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A., no debió haber pedido el nombre de dominio "riomaipo.cl" y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro "riomaipo.cl".

Decisión del Asunto Controvertido:

Revócase el registro para el nombre de dominio "riomaipo.cl", a nombre de www.dominioferta.com. Condénase a www.dominioferta.com, también referido como don Luis Alberto Peña Pino, al pago de las costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y transfiérase el registro a COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL RÍO MAIPO S.A.

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.