Fallo de Revocación "rossignol.cl", NIC Chile

ARBITRAJE FALLO POR REVOCACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO ROSSIGNOL.CL OFICIO NIC Nº 885-2000

SANTIAGO 28 DE ABRIL DE 2003

JUEZ ARBITRO: PATRICIO DE LA BARRA GILI

ANTEDECENTES,

1) Que, con fecha 16 de Abril de 2001 se me notifica que he sido designado como Arbitro en los antecedentes sobre revocación del nombre de dominio Rossignol.cl

2) Que, con fecha 23 de Abril de 2001, este Arbitro envía a las partes carta certificada citándolos a comparendo para fijación de procedimiento y aceptación del cargo para el día 24 de Mayo de 2001 a las 19:00 horas en sus oficinas.

3) Que, con fecha 22 de Mayo de 2001 este Arbitro notifica a las partes que por razones de índole personal, el comparendo fijado para el día 24 de Mayo en lugar de ser a las 19:00 se realizará a las 9:30 horas en sus oficinas.

4) Que, con fecha 24 de Mayo de 2001 a la hora establecida se efectúa el comparendo para fijación de procedimiento y aceptación del cargo al que sólo concurre don Sergio Véliz Zúñiga en representación de Lahsen Hermanos Limitada.

5) Que, con fecha 24 de Mayo de 2001 se notifica a las partes por correo electrónico del procedimiento arbitral a seguir en este juicio de revocación del nombre de dominio rossignol.cl.

6) Que, con fecha 4 de Junio de 2001 don Andrés Echeverría Bunster asume la representación de Rossignol S.A. acompaña documentos y consigna los honorarios del señor Arbitro.

7) Que, con fecha 4 de Junio de 2001 este Arbitro provee dicha presentación notificando por correo electrónico.

8) Que, con fecha 6 de Junio de 2001 efectúa su presentación don Jorge Lahsen Harcha en representación de Lahsen Hermanos Limitada. En su presentación expone los siguientes argumentos:

A) Que, Lahsen Hermanos Ltda. es una empresa que hace muchos años ha desarrollado actividades industriales y comerciales en los más diversos ámbitos, entre ellos la comercialización y distribución de equipos de gimnasia, acondicionamiento físico, bicicleta y dados, por si o a través de empresas en las cuales es socio, como por ejemplo, Lahsen Sociedad Anónima Comercial e Industrial.

B) Que, en el caso de la acción deducida por Rossignol S.A. carece de todo fundamento por cuanto no se dan las causales que dan lugar a la solicitud de revocación impetrada, lo que se puede deducir de un análisis de lo establecido en el art. 22 letra a) de la reglamentación para el funcionamiento o registro del dominio.cl.

C) Que, es el caso que Lahsen Hermanos Ltda. también cuenta con protección marcaria, lo que evidentemente significa que ambas marcas coexisten o han coexistido en el tiempo sin dañarse, sin afectarse o molestarse, hecho que el recurrente ha reconocido, pues no ha tenido éxito en los intentos de obtener la cancelación de los registros inscritos a nombre de Lahsen Hermanos Limitada.

D) Que, en su propio examen de admisibilidad se reconoce que la marca ROSSIGNOL es una expresión de origen francés mundialmente conocida hace años y que ésta pertenece a Skies Rossignol S.A.

E) Que, en un otrosí de su presentación acompaña copia de los certificados extendidos por el ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción de los registros de marcas comerciales Rossignol en la clase 12 de su propiedad.

9) Que, con fecha 6 de Junio de 2001 este Arbitro apercibe a Lahsen Hermanos Limitada para consignar el honorario arbitral dentro de un plazo de 10 días.

10) Que, con fecha 7 de Junio de 2001 don Christopher Doxrud Garcia-Guidobro en representación de Rossignol S.A. viene a solicitar una prórroga de 3 días para efectuar su presentación.

11) Que, con fecha 7 de Junio de 2001 se provee dicha presentación y se le otorga una prórroga de 3 días a Rossignol S.A.

12) Que, con fecha 7 de Junio 2001 don Sergio Véliz Zúñiga en representación de Lahsen Hermanos Ltda. consigna el honorario arbitral.

13) Que, con fecha 8 de Junio de 2001 se provee dicha presentación.

14) Que, con fecha 13 de Junio de 2001 efectúa su presentación Rossignol S.A. en la que señala lo siguiente:

A) Que, la asignación del nombre de dominio Rossignol.cl a nombre de un tercero esto es Lahsen Hermanos Ltda. perjudica ostensiblemente los derechos de Rossignol S.A. que ostenta derechos legítimos y prioritarios en relación al vocablo ROSSIGNOL

B) Que, los orígenes de Rossignol S.A. se remontan al año 1970 fecha en que se inicia la producción de artículos con la marca ROSSIGNOL fabricados y comercializados por Rossignol S.A.

C) Que, nadie puede alegar ignorancia de la existencia de la marca ROSSIGNOL en lo que a los productos de la clase 25 se refiere, especialmente todo lo relacionado con vestimenta de orden deportiva.

D) Que, dicho prestigio y fama ha sido producto de Rossignol S.A. y en ningún caso los señores Lahsen Hermanos Limitada.

E) Que, Lahsen Hermanos Limitada aprovechándose del prestigio y posicionamiento de la marca ROSSIGNOL, solicitaron y obtuvieron el nombre de dominio rossignol.cl.

F) Que, los señores Lahsen Hermanos Limitada jamás han tenido vinculación con Rossignol S.A. y que la inscripción de la marca ROSSIGNOL para productos de la clase 12 simplemente es un intento de apropiarse de una fama desarrollada por Rossignol S.A.

G) Que, es un hecho que para los señores Lahsen Hermanos Limitada resulta ventajoso distinguir sus bicicletas con las marca ROSSIGNOL marca que se encuentra posicionada en la mente de los consumidores por el esfuerzo desplegado por la revocante.

H) Que, al ingresar la dirección www.rossignol.cl nos enfrentamos con un sitio en construcción titulado Bicicleta Rossignol.

I) Que, en estos autos es necesario determinar quien tiene mejor derecho sobre Rossignol, si hermanos Lahsen Limitada o Rossignol S.A.

J) Que, el intento de registro de la marca ROSSIGNOL para los servicios de la clase 38 es una manifestación más de la mala fe con que actúa Lahsen Hermanos Limitada.

K) Que, para determinar los derechos prioritarios que tiene Rossignol S.A. respecto del dominio Rossignol.cl, debe necesariamente considerarse lo siguiente:

· Rossignol corresponde a su razón social

· Rossignol corresponde a marcas registradas por Rossignol S.A. que datan de hace 30 años.

· Rossignol es una marca notoria en el mercado nacional

· Rossignol se encuentra posicionada en la mente de los consumidores a través de Rossignol S.A.

· Rossignol es una marca que se usa y constituye la fuente de ingreso más importante de Rossignol S.A.

L) Que, en un otrosí de su presentación acompaña los siguientes documentos:

· Copia del registro de la marca ROSSIGNOL Nº 429.481 que distingue establecimiento industrial de productos de la clase 25.

· Copia del registro de la marca ROSSIGNOL Nº 429.482 que distingue servicios y distribución de productos de la clase 25.

· Copia del registro de la marca ROSSIGNOL Nº 429.483 que distingue productos de la clase 25

· Copia del registro de la marca ROSSIGNOL Nº 429.480, establecimiento comercial productos de la clase 25.

· Copia del registro de la marca ROSSIGNOL Nº 429.313 que distingue productos de la clase 25.

· Archivador donde se observa ropa de vestir ROSSIGNOL

· Set de fotografías impresas correspondiente a la fachada Rossignol S.A. oficina, acceso, taller de diseño, oficina general etc.

· Fotocopia de 7 facturas de venta de productos Rossignol comprendida entre Marzo y Abril del 94, Marzo,. Abril y Mayo del 2001.

15) Que, con fecha 14 de Junio de 2001 se proveen los escritos presentados.

16) Que, con fecha 26 de Junio de 2001 don Sergio Véliz Zúñiga en representación de Lahsen Hermanos Ltda. evacuó el traslado de la presentación efectuada por Rossignol S.A., en la que señala lo siguiente:

A) Que, Lahsen Hermanos Ltda. no pretende desconocer la larga trayectoria de Rossignol S.A. en el desarrollo y comercialización de sus productos, mas ello no puede privar a Lahsen Hermanos Ltda. de desarrollar otras líneas de producción de la misma línea que explota en el comercio amparada por nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el de las marcas comerciales.

B) Que, es el caso que Lahsen Hermanos Ltda. ha desarrollado por más tiempo que la peticionaria la línea de bicicletas con marcas propias. Que en este mismo sentido, los clientes usualmente solicitan que se desarrollen productos con determinadas marcas y, es así, como se ha llegado a comercializar diversos productos con distintas marcas bajo la prevención marcaria de la ley de Propiedad Industrial (19.039).

C) Que, no puede acusársela de pretender obtener dividendos mediante el uso del comercio electrónico bajo un nombre que cree pertenecerle por desarrollar un negocio por años. Ello por cuanto además Lahsen Hermanos Ltda. ha logrado en el mercado formal y tradicional que las marcas de ambas partes coexistan sin ningún problema.

D) Que, hace más de un año Lahsen Hermanos Ltda. solicitó y se le asignó el nombre de dominio rossignol.cl situación reconocida por la peticionaria lo que demuestra su nulo interés por desarrollar el negocio de compra electrónica.

E) Que, del examen previo de admisibilidad de la petición de revocación se reconoce que el origen de la marca ROSSIGNOL es francés y relacionado con la empresa Skies Rossignol S.A., empresa que le ha dado fama y notoriedad. La revocante de autos, es quien pretende sacar dividendos en su favor y para con ello privar a mi parte de un nombre de dominio fundado en supuesta fama y notoriedad que le habrían dado ellos a la marca, cuestión que no es efectiva.

F) Que, de lo expuesto es posible deducir que el prestigio de la peticionaria parece risible atendida que existe otra empresa de la cual la peticionaria a usufructuado, sin su conocimiento, ya que jamás han invertido suma alguna de dinero en la defensa de su marca. Por lo anterior, el prestigio de la misma jamás le ha pertenecido, sino que, lisa y llanamente, se han aprovechado del prestigio de otra empresa, puntualmente Skies Rossignol S.A., de origen francés.

G) Que, la marca ROSSIGNOL podría verse relacionada sólo con su verdadero titular esto es Skies Rossignol S.A. mas no con la peticionaria Rossignol S.A. quien no goza de ningún derecho preferente respecto a esta expresión.

H) Que, en consecuencia de ninguno de los argumentos sostenidos por la contraria es posible establecer la mala fe, a saber, constituye la malicia con que una persona en abierto perjuicio de otra ha obtenido un beneficio, ni tampoco se encuentra probado siquiera que su uso o asignación es abusiva.

I) Que, fundada las razones anteriores es posible concluir que:

· Rossignol si bien corresponde a la razón social de la peticionaria coexiste en el mercado otra empresa con ese mismo nombre con más antigüedad que la peticionaria.

· Rossignol corresponde no sólo a las marcas registradas de la peticionaria, sino que existen en el mercado otras empresas, que tienen registradas por más años que la peticionaria marcas idénticas.

· Que Rossignol es una marca notoria y famosa en el mercado nacional y extranjero a través de Skies Rossignol S.A. y sus subsidiarias y no de la peticionaria.

· Que, Rossignol se encuentra posicinada en la mente de los consumidores a través de Skies Rossignol S.A.

· Que, Rossignol es una marca que se usa y constituye una fuente de ingreso de Skies Rossignol S.A. y de otras empresas, además de la peticionaria.

17) Que, con fecha 26 de Junio de 2001 se proveyó la presentación de Lahsen Hermanos Ltda. y se dio traslado a la misma.

18) Que, con fecha 6 de Septiembre de 2001 se recibió la causa a prueba y se fijaron los puntos sustanciales pertinentes y controvertidos, notificándoselas a las partes por correo electrónico y fax.

19) Que, con fecha 10 de Septiembre de 2001 don Sergio Véliz Zúñiga presenta un recurso de reposición en contra de los puntos de prueba.

20) Que, con fecha 12 de Noviembre de 2001 se rectifican los puntos de prueba fijándose los siguiente: 1) Efectividad que el demandado ha procedido de mala fe en la inscripción y posterior uso del nombre de dominio en disputa 2) Uso que han hecho las partes de la expresión ROSSIGNOL y data de la misma.

21) Que, con fecha 15 de Noviembre de 2001 don Christopher Doxrud presentó un recurso de reposición en contra de la resolución, que fijaba los puntos sustanciales pertinentes y controvertidos.

22) Que, con fecha 17 de Noviembre don Christopher Doxrud Garcia-Huidobro en representación de Rossignol acompaña con citación los siguientes documentos:

· Declaración del Director General de ENAP.

· Declaración del Gerente Comercial de Empresas Ripley.

· Declaración del Vicepresidente de Almacenes París Comercial S.A.

· Constancia del Banco de Chile

· Diversos certificados

· Orden de Compra de la Parka Larga modelo Toyota

· Factura de importación

· Orden de compra

· Factura de importación

· Certificado de control de calidad

· Orden de Compra

· Contrato de publicidad

· Factura de Compra

· Factura de Importación

· Diploma otorgado por Fundación Teletón

· Certificado de pago al Banco de Chile

· Comunicación del Banco Sudamericano

· Informe de Importación del Banco de Chile

· Factura de Importación, etc.

23) Que. con fecha 17 de Noviembre de 2001 se repuso el auto de pruebas y en su lugar se fijaron como hechos sustanciales y controvertidos los siguientes:

1) Circunstancias en las cuales el demandado solicitó e inscribió el nombre de dominio en disputa.

2) Uso que las partes hayan hecho de la expresión ROSSIGNOL y data de la misma.

24) Que, con fecha 29 de Noviembre de 2001 efectuó presentación don Christopher Doxrud en representación de Rossignol S.A. presentación que es desechada por extemporánea

25) Que, con fecha 23 de Abril del 2003 y visto el estado del proceso se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1) Que, el art. 22 del Reglamento por la asignación del nombre de dominio dispone que la inscripción de un nombre de dominio se considerara abusivo cuando se cumplen las condiciones que se detallan en dicho precepto, a saber:

· Que, el nombre de dominio objeto de la revocación sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos, servicios sobre la cual tiene derecho el reclamante o un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

· Que, el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, y

· Que, el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

2) Que, Rossignol S.A. ha solicitado se revoque el nombre de dominio Rossignol.cl inscrito por Lahsen Hermanos Ltda. y que se transfiere a dicho dominio a su nombre fundado en que tendría mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa por estar éste estrechamente relacionado con los productos que ella comercializa, puntualmente, artículos de vestir tales como parkas, guantes, sombreros, todos artículos que llevan la marca ROSSIGNOL.

3) Que, en opinión del revocante los consumidores asocian directamente la expresión Rossignol con dichos productos y en particular con Rossignol S.A. Asimismo, fundamentan su solicitud de revocación en la fama y notoriedad con que contaría en la actualidad la expresión ROSSIGNOL de Rossignol S.A.

4) Finalmente, acompaña una serie de documentos y antecedentes que acreditan un masivo uso de la expresión ROSSIGNOL en el mercado nacional para distinguir .los productos de la clase 25, como asimismo copia de registros marcarios para distinguir un establecimiento comercial e industrial de productos de la clase 25 y artículos de dicha clase, todo lo cual confirma en su opinión, que, el registro del nombre de dominio Rossignol.cl habría sido obtenida en forma abusiva.

5) Que, por su parte, Lahsen Hermanos Ltda. ha fundamentado su derecho en el legítimo derecho que tienen de utilizar como nombre de dominio la expresión ROSSIGNOL la que se encuentra debidamente registrada en el Departamento de Propiedad Industrial para distinguir los artículos de la clase 12, puntualmente bicicletas.

6) Que, dichos registros marcarios han coexistido pacíficamente con aquellos de propiedad del demandante de autos sin que se produzcan entre unos y otros ningún tipo de confusión.

7) Que, la fama y notoriedad que goza de la expresión ROSSIGNOL no se debe precisamente al uso que haya o no haya efectuado el demandante de autos Rossignol S.A., sino que, se debe al uso que ha hecho en el extranjero su verdadero creador, esto es, Skies Rossignol S.A., empresa que es mundialmente conocida y asociada con los productos de marca ROSSIGNOL.

8) Que, este Arbitro ha podido constatar que efectivamente Lahsen Hermanos Ltda. cuenta con 2 registros marcarios para distinguir productos de la clase 12, registros Nº 416.968 y Nº 661.675, registros que coexisten con otros en diferentes clases que emplean la palabra ROSSIGNOL

9) Que, la primera condición es que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos, servicios sobre la cual tiene derecho el reclamante o un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Cabe señalar que la expresión ROSSIGNOL se encuentra registrada por ROSSIGNOL S.A. para distinguir artículos de la clase 25 y un establecimiento comercial e industrial de productos de la clase 25, esto es productos de vestuario. Estos registros datan de acuerdo a los antecedentes acompañados de hace aproximadamente 30 años. Asimismo, Lahsen Hermanos Ltda. ha demostrado a través del material probatorio acompañado en este expediente que la marca ROSSIGNOL de su propiedad se encuentra inscrita en el Departamento de Marcas de nuestro país para distinguir productos de la clase 12, esto es bicicletas.

10) Que, este Arbitro ha podido constatar que el Departamento de Propiedad Industrial existen varios registros de marca ROSSIGNOL todos los cuales pertenecen en parte a Rossignol S.A. a Lahsen Hermanos Ltda. y Skies Rossignol S.A. Que estas marcas ROSSIGNOL coexisten en el mercado sin problema de confusión por cuanto la cobertura de cada una de ellas es distinta y no relacionada.

11) Que, de las diligencias efectuadas por este Arbitro ha podido constatar que la expresión ROSSIGNOL se encuentra mundialmente relacionada con la firma Skies Rossignol S.A. y no con el demandante de autos Rossignol S.A. quien no aparece siquiera mencionado como representante oficial de dicha compañía en nuestro país.

12) Que, frente a esas circunstancias es posible concluir que ambas compañías cuentan con legítimos derechos sobre dicha expresión, mas cada una en un área diferente del mercado, una dedicada al vestuario y otra dedicada al rubro de las bicicletas.

13) Que, de esta forma la competencia que desarrollan cada una de ellas no se encuentra relacionada y, por lo tanto, no existe una lesión en cuanto al uso que pudiera hacer de ella la empresa Lahsen Hermanos Ltda. desde el momento que ésta será utilizada para difundir los productos que comercializan y elaboran, esto es, bicicletas de la clase 12.

14) Que, las esferas de acción de cada una las expresiones ROSSIGNOL son distintas y sus consumidores objetivos son diferentes.

15) Que, Rossignol S.A. ha demostrado que la marca ROSSIGNOL es conocida en el mercado nacional sólo en lo que se refiere a productos de la clase 25 esto es vestuario y sucedáneos del vestuario.-

16) Que, sin perjuicio de la anterior, Lahsen Hermanos Ltda. no desarrolla como giro elaborar productos de la clase 25, sino que, productos distintos a aquellos.

17) Que respecto a la segunda condición establecida, esto es que el asignatario del nombre de dominio tenga derecho o intereses legítimos respecto al nombre de dominio inscrito, es menester señalar que ha quedado en evidencia que el nombre de dominio Rossignol.cl se relaciona con los productos que Lahsen Hermanos Ltda. elabora con dicha marca, expresión que además se encuentra registrada como marca comercial hace ya más de 10 años, por lo que goza de un derecho legítimo sobre dicha expresión, derechos que además no podrían llegar a ser contradictorios con aquellos enunciados por Rossignol S.A. por cuanto ellos no se encuentran relacionados cuestión que además está ratificada por los giros comerciales que tienen las partes involucradas en este proceso.

18) Que, este sentenciador por las pruebas aportadas en el proceso y en especial las pruebas aportadas por Rossignol S.A. ha podido concluir que la inscripción y uso que pudiera hacer Lahsen Hermanos Ltda. en la red de la expresión ROSSIGNOL es legítima y se fundamenta en los registros marcarios existentes al respecto.

19) Que, en opinión de este Arbitro no se dan las condiciones para poder determinar que el uso en la red por parte de Lahsen Hermanos Ltda. de la expresión ROSSIGNOL podría ser considerado abusiva, pues corresponde a la natural extensión del legítimo uso que hace dicha sociedad en el mercado respecto de los productos de la clase 12.

20) Que, a mayor abundamiento el giro y productos a distinguir por cada una de las partes no se encuentran relacionados por lo que no existe una intención positiva de perjudicar o de obtener una ventaja comercial ilegítima.

21) Que, el art. 22 del Reglamento para la asignación de nombre de dominio .cl también establece como causal de revocación el que se haya inscrito o utilizado de mala fe.

22) Que, respecto de esta condición no es necesario abundar demasiado pues ha quedado de manifiesto en lo enunciado en el cuerpo de este fallo.

23) Que, es criterio del Juez Arbitro que el nombre de dominio se mantenga en nombre de Lahsen Hermanos Ltda. por cuanto ha podido demostrar a través de este proceso que tiene legítimos intereses y derechos sobre la expresión ROSSIGNOL. Que estos intereses son idénticos a aquellos de que es titular la parte revocante, y que, por lo tanto, frente a iguales derechos garantizados por la Constitución Política debe aplicarse el principio de First file first served.

24) Que, Rossignol S.A. no ha podido demostrar en este caso que se dan las condiciones establecidas en art. 22 del Reglamento para la revocación del nombre de dominio Rossignol.cl.

25) Que, considerando los argumentos antes referidos este sentenciador resuelve que la inscripción del nombre de dominio Rossignol.cl por parte de Lahsen Hermanos Ltda. no es abusivo no ha sido utilizado de mala fe por lo que de acuerdo al art. 22 reglamento para el funcionamiento del nombre de dominio.cl se rechaza la acción de revocación del nombre de dominio señalado el que deberá mantenerse a nombre de Lahsen Hermanos Ltda. quien ha acreditado tener el legítimo derecho sobre el mencionado nombre de dominio.

Cada una de las partes se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile y devuélvanse los antecedentes a NIC para su cumplimiento.

Patricio de la Barra

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos