NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Revocación de dominio "sabadogigante.cl"



Juicio Arbitral

"Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld y Coral Trademarks Ltd. vs. Simply S.A."

 

Santiago, 13 de Junio de 2003

MAT:   Asignación del nombre de dominio sabadogigante.cl

Antecedentes:

 

1)      Se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF01888 denominada "Arbitraje dominio sabadogigante.cl", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por la revocación del nombre de dominio "sabadogigante.cl".

 

2)      Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

 

3)      El día 2 de Abril de 2002 se verificó el comparendo de conciliación, con la asistencia de don Blas Belollio Roth, en representación de don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD y CORAL TRADEMARKS LTD., apoderado con poderes suficientes. No asistió el demandado, por lo que la conciliación no se produjo y se fijó procedimiento.

 

4)      Con fecha 2 de Mayo de 2002 don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD y CORAL TRADEMARKS LTD. presentaron su demanda. SIMPLY S.A. no presentó demanda.

 

5)      Con fecha 6 de Agosto de 2002 se confirió traslado de la demanda presentada a la contraparte.

 

6)      Con fecha 17 de Octubre de 2002 se citó a las partes a oír sentencia.

 

Peticiones y Fundamentos de las partes:

 

En su escrito de demanda don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD y CORAL TRADEMARKS LTD. exponen como fundamentos los siguientes:

 

Tienen un mejor derecho al uso del nombre de dominio "sabadogigante.cl" por las siguientes razones: i) los reclamantes son titulares de varios registros marcarios, incluyendo la expresión "Sábados Gigantes" o similar; ii) los reclamantes son archi conocidos en Chile como los creadores del programa televisivo "Sábados Gigantes"; iii) el asignatario no puede demostrar ningún derecho legítimo para el uso de la expresión "sabadogigante."; iv) el hecho que el asignatario no haya utilizado el nombre de dominio para ningún sitio web demuestra que lo inscribió de mala fe.

 

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

 

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

 

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

 

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un titular de registro (SIMPLY S.A.), que inscribió el nombre de dominio "sabadogigante.cl", y unos revocantes (don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD y CORAL TRADEMARKS LTD.), que alegan tener un mejor derecho sobre ese nombre por las razones expuestas anteriormente.

 

Como aspecto fundamental en temas de revocación, cabe hacer presente que la regla general adoptada por Nic Chile es que todo registro de nombre de dominio debe permanecer protegido, salvo que el demandante de revocación demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

·         Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

·         Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

·         Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La inscripción del nombre de dominio "sabadogigante.cl" por el asignatario fue abusiva por las siguientes razones:

 

(1)        El nombre de dominio es idéntico a una marca sobre la que tienen derechos los reclamantes. 

(2)        El asignatario no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto a este nombre de dominio.  Tampoco es titular de ninguna marca relacionada con la expresión "Sábados Gigantes" .

(3)        El nombre de dominio fue inscrito de mala fe. El asignatario no usa ni nunca ha usado el nombre de dominio que solicitó.  Resulta claro que el asignatario sólo solicitó el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante lo usara.

(4)                 Además, no existe ninguna de las circunstancias nombradas en el Reglamento de Nic Chile que demuestren que el asignatario no ha actuado de mala fe.  No hay evidencia de que el asignatario tenga intenciones de ofrecer bienes o servicios bajo el nombre "SabadoGigante"  Además, el asignatario no ha usado ni es conocido por el nombre "SabadoGigante".

(5)                 Ningún chileno  mayor de edad que resida en el territorio nacional, dentro de  su sano juicio, puede alegar ignorancia de la persona de don Mario Kreutzberger Blumenfeld, -popularmente conocido por su pseudónimo artístico "Don Francisco"-, ni del programa televisivo "Sábados Gigantes", animado por "Don Francisco" desde hace más de 30 años.

 

El sistema de registros marcarios existe para la gente que invierte recursos y tiempo en desarrollar un negocio, de modo que pueda distinguirlo y protegerlo a través del tiempo.  Es obvio que los reclamantes, quienes fundaron un negocio hace más de 30 años, quieren distinguir y proteger su negocio en el tiempo.  Por esta razón han solicitado y obtenido registros marcarios para su negocio.  Un aspecto importante hoy en día es la posibilidad de reflejar el nombre de un negocio en la dirección de un sitio web.  De esta manera, se evita la confusión entre los consumidores, y se asegura que el dueño de un negocio pueda sacar el máximo beneficio del nombre que ha creado e inscrito.  En este caso, el reclamante ha utilizado legítimamente el sistema marcario, como arma defensiva, y merece la protección general de la ley con respecto a su registro.  En cambio, el asignatario no ha  usado el sistema marcario para proteger sus actividades comerciales y ha actuado de mala fe al pretender pasarlo a llevar, por lo que no merece ninguna protección respecto del nombre de dominio sabadogigante.cl.

 

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP.

 

En razón de la documentación aportada por don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD y CORAL TRADEMARKS LTD. y por el conocimiento personal que este árbitro tiene del término SABADOS GIGANTES, este término constituye una expresión más que notoria a nivel nacional en el rubro televisivo, a nombre de don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD Y CORAL TRADEMARKS LTD., el cual se encuentra registrado a nombre de don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD y/o CORAL TRADEMARKS LTD. en diversas clases. Pretender registrarlo como nombre de dominio constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por  don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD o CORAL TRADEMARKS LTD., lo que no consta en autos.

 

SIMPLY S.A., sabiendo o debiendo saber que el nombre SABADOS GIGANTES era y es famoso en el rubro televisivo a nombre de don MARIO LUIS KREUTZBERGER BLUMENFELD y CORAL TRADEMARKS LTD., no debió haber pedido el nombre de dominio "sabadogigante.cl" y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro "sabadogigante.cl".

 

Decisión del Asunto Controvertido:

 

 

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y transfiérase el registro a CORAL TRADEMARKS LTD.

 

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.