Fallo de Arbitraje "saldefrutatex.cl", NIC Chile

SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL

Fallo por arbitraje de dominio "SALDEFRUTATEX.CL"

MAT.:Asignación de nombre de dominio

Santiago, 8 de Octubre de 2003.-

VISTOS:

PRIMERO: Que con fecha 08 de febrero de 2001 Laboratorio Maver Ltda. solicitó la inscripción del nombre de dominio saldefrutatex.cl . Posteriormente con fecha 28 de febrero de 2001 Smithkline Beecham Chile S.A solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio saldefrutatex.cl que mediante oficio Nic N OF01393 de Santiago 14 de mayo de 2001 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio saldefrutatex.cl

Que una vez aceptado el cargo de árbitro se citó a las partes mediante resolución de fecha 25 de junio de 2001 a una audiencia de conciliación a celebrarse en el domicilio de este tribunal ubicado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago. En la misma resolución se designó como secretario titular al abogado don Marcos Morales Andrade que según consta en autos la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a Nic Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile con igual fecha a mayor ahondamiento la resolución indicada fue notificada a las partes mediante correo electrónico.

SEGUNDO: Que con fecha 16 de julio de 2001 se celebró el comparendo de conciliación con la asistencia de don Sebastián Palacios, abogado en representación del Smithkline Beecham Corporation quien exhibe su poder de representación, el cual es agregado al expediente.

Que al no haberse producido conciliación y conforme a lo dispuesto en el Art 8º inciso 3 del anexo 1, procedimiento de mediación y arbitraje contenido en la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl en la misma audiencia se establecieron las reglas del procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta dándose por notificado personalmente a los representantes de ambas partes, en la referida audiencia se resolvió como regla de procedimiento que regiría un plazo para que las partes presentaran sus observaciones, pretensiones o reclamaciones, plazo que seria común y de 10 días para ambas partes, además se resolvió que las respectivas presentaciones de cada parte deberían acompañar además las pruebas en que fundan sus pretensiones se estableció además que una vez vencido el término anterior el tribunal podría o no recibir la causa o prueba si estimara que existen hechos sustanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten, debiendo señalarse tales hechos en la resolución correspondiente. El término de prueba será de 10 días, terminado el plazo probatorio cada parte tendría un plazo de 5 días para realizar observaciones a las presentaciones contrarias o a las pruebas rendidas. Vencido el plazo anterior quedaría cerrado el debate de pleno derecho sin certificación ni resolución alguna y el juez árbitro dictaría sentencia, se indicó además que el tribunal podría citar a las partes a nueva audiencia de conciliación, en cualquier estado del proceso, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva.

Igualmente, se resolvió que regirían además las siguientes reglas de tramitación:

a) Que todos los plazos de días establecidos en este procedimiento serían de días hábiles, teniéndose por inhábiles, para estos efectos, los días sábados, domingos y demás feriados;

b) Que toda resolución produciría efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico.

c) Que toda excepción o incidencia sería resuelta en la sentencia definitiva.

d) Que todo escrito o presentación debería ser efectuado con tantas copias como sean la(s) contraparte(s). Ante la omisión de este requisito, el tribunal podría tener por no presentado el escrito correspondiente.

e) Que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por este Tribunal, el cual podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para ambas partes desde la fecha de su notificación.

TERCERO: Que a fojas 25 don Andrés Guggiana Varas abogado en representación de Laboratorio Maver Ltda., según consta en el poder acompañado del primer otrosí de esta presentación en el procedimiento arbitral seguido ante este tribunal hizo valer los siguientes hechos y argumentos de derecho que constituirían el fundamento de la solicitud de registro del dominio saldefrutatex.cl y que en su opinión serian suficientes para acreditar ante este tribunal el mejor derecho de Laboratorio Maver Ltda. para obtener en definitiva el nombre de dominio saldefrutatex.cl.

En primer lugar afirma que la solicitud presentada por Smithkline Beecham Corporation por el nombre de dominio saldefrutatex.cl no es más que un ardid para intentar impedir a Laboratorio Maver el registro de un dominio idéntico y correspondiente a una marca comercial que ha sido creada por Laboratorio Maver Ltda. Agrega que Maver Ltda. solicitó el registro de la marca denominativa bajo el Nº446.713 correspondiente a la expresión Sal de Fruta Tex en la clase 5 del clasificador internacional de Niza, dicha solicitud fue objeto de una única oposición por Smithkline Beecham Corporation. La marca comercial solicitada fue concedida en primera instancia y el fallo fue notificado el 9 de Agosto de 2000 el cual señala expresamente en su parte considerativa que "corresponde rechazar la oposición deducida toda vez que los signos en controversia logran distinguirse claramente uno de otro, en efecto, al confrontarlos en conjunto es fácil advertir que la sola inclusión de la palabra tex logra dar origen a un conjunto del todo distintivo, poseedor de un significado propio, que podrá ser fácilmente reconocible por el público consumidor, lo que permite suponer fundadamente que de concederse el registro ello no será motivo de errores o confusiones entre el publico consumidor".

Agrega el representante de Maver que le parece increíble que Smithkline Beecham pretenda impedir a su mandante registrar un nombre de dominio idéntico a una marca que ya ha sido concedida en primera instancia por el Departamento de Propiedad Industrial máxime cuando sal de fruta correspondería a una expresión genérica sobre el punto subraya el hecho de que Maver cuando solicitó la marca comercial lo hizo sin protección a las palabras de sal de fruta aisladamente consideradas sino que solamente al conjunto formado por la denominación saldefrutatex, todo esto en concordancia con el Art 19 inciso 3º de la ley 19.039 que señala que si se solicita una marca comercial que contenga vocablos sufijos, prefijos o raíz de uso común o que puedan tener carácter genérico indicativo o descriptivo podrá concederse el privilegio dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados"

Por otro lado afirma de que tanto la normativa Nic Chile como la UDRP establecerían que no es necesario ser titular de una marca registrada para ser titular de un nombre de dominio no obstante lo cual se debe tener en consideración que la solicitud de registro del nombre de dominio saldefrutatex.cl se encuentra plenamente sustentada y respaldada por una marca comercial solicitada hace más de dos años respecto a la cual ya existe un fallo en primera instancia que señala que los signos en controversia logran distinguirse claramente uno de otro.

Sostiene Laboratorio Maver que su derecho sobre el nombre de dominio se encuentra acreditado por los siguientes antecedentes:

1.- Laboratorio Maver es dueño de una solicitud de registro que distingue una marca comercial idéntica al dominio cuya asignación se discute en autos desde hace más de dos años.

2.- La solicitud a la que se hace referencia en el punto anterior ha sido aceptada en primera instancia por el Departamento de Propiedad Industrial quien ha establecido un claro precedente en cuanto al carácter único y singular de dicha marca.

3.- Con casi dos años de posterioridad a la solicitud de registro de la marca Sal de Fruta Tex, Maver solicitó el registro del nombre de dominio correspondiente a dicha marca por lo tanto si realmente existiera convencimiento de Smithkline Beecham en cuanto a que se vieran afectados sus derechos , tuvo el tiempo más que razonable para solicitar el dominio en disputa por lo tanto el hecho de no haber solicitado el dominio en opinión de Maver demuestra que Smithkline Beecham jamás ha considerado que tiene derecho sobre el dominio saldefrutatex.cl y además viene a confirmar que la única intención de Smithkline Beecham al solicitar el nombre de dominio ha sido impedir a Maver el registro del mismo.

4.- El dominio saldefrutatex.cl dirige al visitante directamente al sitio web de Laboratorio Maver Ltda., en consecuencia es evidente que Maver ha hecho de este dominio legítimo este hecho con relación a lo establecido en el Art 22 del reglamento de NIc Chile es una de las circunstancias que demuestra que Maver habría actuado de buena fe.

Por último si bien no se trataría de un hecho determinante de acuerdo a lo que señala el representante de Maver Ltda, ésta habría solicitado el nombre de dominio con anterioridad al oponente, este hecho demuestra que Smithkline Beecham solamente ha presentado su solicitud con la intención de impedir a Maver reflejar la marca Sal de Fruta Tex en el dominio correspondiente. Agrega el representante de Maver que es evidente que Smithkline y Beecham no tiene derecho alguno sobre la denominación en disputa.

En un nuevo punto Maver Ltda. señala que Smithkline Beecham ha incurrido directamente en las causales establecidas en el Art 22 del reglamento de Nic Chile que evidencian la mala fe y el comportamiento abusivo al momento de solicitar un dominio.

I.- Smithkline Beecham no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio ya que no es titular de la marca correspondiente al dominio en disputa, no es conocida por dicha denominación y no produce ni comercializa algún producto así denominado.

II.- Como consecuencia del hecho señalado en el punto anterior es evidente que la única intención de Smithkline Beecham es impedir al titular de la marca reflejar la misma en el nombre de dominio correspondiente.

III.- Smithkline Beecham ha solicitado el dominio con el fin preponderante de afectar los negocios de la competencia este hecho asegura Maver, sería evidente ya que de obtener Smithkline Beecham Corporation el dominio en disputa seria imposible para ella hacer un uso legitimo de dicho nombre de dominio, es evidente que las alternativas de Smithkline Beecham Corporation tendrá en caso de obtener el dominio son:

a).- Dirigir a los navegantes de internet a su sitio web llevando de esta forma a los consumidores a error o confusión respecto al origen empresarial de los productos.

b).- No utilizar dicho dominio, de esta forma Smithkline Beecham impediría a Maver reflejar la marca comercial en el dominio correspondiente.

c).- Vender y obtener beneficios económicos con dicho dominio.

En razón de todo lo anterior Maver Ltda señala que Smithkline Beecham jamás podrá hacer un uso legítimo del dominio "saldefrutatex.cl" y agrega que Smithkline Beecham no posee ningún fundamento para acreditar un supuesto mejor derecho sobre "saldefrutatex.cl".

Agrega que Maver posee un derecho adquirido sobre la denominación "saldefrutatex.cl" la cual corresponde a un término novedoso y suficientemente característico que ha sido creado por él y aceptado a registro como marca comercial por el Departamento de Propiedad Industrial.

En la misma presentación acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia del poder donde consta la personería para actuar en dichos autos.

2.- Copia del estado administrativo de la solicitud Nº446.713 "Sal de Fruta Tex"

3.- Copia del fallo Nº103767 de la marca Sal de Fruta Tex.

4.- Copia de la página correspondiente de solicitudes en trámite donde consta que Maver solicito el nombre de dominio "saldefrutatex.cl" con anterioridad a la contraparte.

5.- Copia de la boleta de depósito Nº289408 del Banco Security donde consta el depósito efectuado por Maver.

CUARTO: Que por su parte a fojas 33 don Sebastián Palacios Cobo, abogado en representación de Smithkline Beecham ha solicitado que la asignación del nombre de dominio "saldefrutatex.cl" recaiga en su representada en base a los siguientes argumentos:

En primer lugar destaca que su representada es dueña de los siguientes registros marcarios:

1.- Sal de Fruta Reg. Nº440.267 concedido el 28 de febrero 1995 para

distinguir productos de la clase 5.

- Sal de Fruta Reg. Nº505.160 mixta, concedida en 1998 para

distinguir productos de la clase 5.

- Eno Sal de Fruta Reg. Nº598.706 para distinguir productos de las clases

1 y 5.

- Solicitud en tramite Sal de Fruta Nº425.554 para distinguir productos de

la clase 5.

2.- De acuerdo a la UDRP de ICANN el aspecto determinante a la hora de designar un nombre de dominio es la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión respecto de lo cual la normativa señala textualmente "se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca, productos o servicios respecto de lo cual la parte demandada tiene derechos" de lo anterior se desprendería, afirma el representante de Smithkline Beecham , que es evidente que su mandante tiene un mejor derecho para ser dueño del nombre de dominio "saldefrutatex.cl" puesto que ya es dueño de las marcas comerciales Sal de Fruta enunciadas precedentemente, además se esta frente a marcas comerciales que son muy conocidas por el público consumidor que han sido comercializadas tanto en Chile como en otros muchos países tales como Argentina, Brasil y Uruguay vinculándose claramente el producto Sal de Fruta y Eno Sal de Fruta con el Laboratorio Smithkline Beecham Corporation .

Agrega también que existe otro conflicto pendiente en torno a la asignación del nombre de dominio "saldefruta.cl" trabado entre Laboratorios Maver S.A. y Smithkline Beecham Corporation filial de su mandante, por lo tanto queda en evidencia que el nombre de dominio que es objeto del presente conflicto no sería más que otro intento de Laboratorio Maver de apropiarse de un termino que constituye una marca comercial causándole así un grave perjuicio económico a su representada dado los inevitables errores o confusiones en que eventualmente podría caer el público consumidor de asignársele a Laboratorio Maver el presente nombre de dominio así como también el de saldefruta.cl

Agrega el representante de Smithkline Beecham que el presente conflicto debe ser contextualizado en relación al conflicto por el nombre de dominio saldefruta.cl es así como en 1965 Smithkline Beecham Corporation otorgó a Laboratorios Maver la licencia de su marca comercial Sal de Fruta, además de facultar a ésta para fabricar y distribuir en Chile dicho producto. Con fecha 9 de Septiembre de 1996 mediante una carta recibida por Maver con fecha 16 del mismo mes, Smithkline Beecham Corporation le notificó su voluntad de poner término al contrato de licencia de marca y de manufactura y venta antes señalado. Tal como se señala en esos autos, Maver desconoció la terminación contractual invocada por Smithkline Beecham Corporation señalando que las cláusulas contractuales que regían la fecha de terminación de estos habían sido modificadas verbalmente por las partes. El efecto solicitó la constitución de un arbitraje que resolviera la disputa. En Diciembre de 1997 se constituyó como arbitro don César Parada Guzmán quien luego de sustanciar el arbitraje señalado por casi dos años, falló a favor de Smithkline Beecham declarando que se rechazaba la demanda de Laboratorios Maver S.A. pues no había acreditado las modificaciones contractuales que pretendía, dicha resolución quedó firme y ejecutoriada y se acompañó a los autos relativos a la solicitud del nombre de dominio saldefruta Rol Nº76-01.

Dentro del intento sistemático de Laboratorio Maver S.A. señala el representante de Smithkline Beecham, de apropiarse de alguna forma del término que constituye un registro de marca comercial de su mandante, cabe señalar también que se solicitó en su oportunidad el nombre de dominio "eno.cl" el cual obtuvo el 26 de mayo de 1998 siendo después transferido dicho dominio a su mandante, sin embargo luego Maver desconoció que la marca era de propiedad de Smithkline Beecham Corporation todo lo cual quedó debidamente acreditado en el expediente relativo al dominio "saldefruta.cl".

Por otro lado agrega que fue muy conocida también la campaña promocional que Laboratorio Maver S.A. hizo durante el mes de junio de 2000 en la cual se emulaba al producto Sal de Fruta Eno al señalar que "la sal efervescente de siempre, ahora se llama sal de fruta" dicha práctica publicitaria fue objeto de una denuncia formulada ante el Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria (CONAR) el que en definitiva la acogió resolviendo que Maver no podía continuar con la publicidad denunciada como tampoco volver a utilizar las palabras "sal y disfruta" en forma conjunta pues esto producía confusión con la marca registrada Sal de Fruta de propiedad de su mandante. Todo lo anterior demostraría en opinión de Smithkline Beecham Corporation, que el hecho que la contraparte haya solicitado primero el nombre del dominio "saldefrutatex.cl" no le concede un mejor derecho respecto de la titularidad de este nombre de dominio puesto que ha quedado suficientemente acreditado que la solicitud de autos no es más que otro intento de apropiarse deslealmente y de mala fe de la marca de su mandante.

Agrega que es muy seguro que la contraria argumente ser dueña del registro Nº446.713 Sal de Fruta Tex, según fallo en primera instancia dictado por el jefe del Departamento de Propiedad Industrial, sin embargo dicho fallo no es definitivo puesto que fue objeto de un recurso de apelación que se encuentra pendiente ante el honorable Tribunal de Propiedad Industrial por lo que se trata única y exclusivamente de una mera expectativa y no de un derecho adquirido como si lo es el que tiene mi mandante sobre la marca Sal de Fruta y Sal de Fruta Eno. En consecuencia de asignarse el nombre de dominio "saldefrutatex.cl" al demandado se produciría un evidente perjuicio a su representada ya que los usuarios de Internet caerían en inevitables errores y confusiones en cuanto al origen empresarial de los productos transados a través de la red, concurriendo plenamente en la especie la causal de revocación señalada en el Art 22 del reglamento de Nic Chile señalado precedentemente.

QUINTO: Que a fojas 36 con fecha 16 de marzo de 2002 este árbitro proveyó las presentaciones de ambas partes y recibió la causa prueba por el termino de 10 días a fin de que ambas partes acrediten los hechos fundantes en sus respectivas pretensiones sin perjuicio de los documentos ya acompañados a los autos.

SEXTO: Que a fojas 40 Maver Ltda realiza una segunda presentación entre la cual solicita al señor juez árbitro que se sirva tener presente al momento de resolver este litigio los siguientes antecedentes, que en su opinión acreditarían fehacientemente el mejor derecho de Maver a obtener la asignación del dominio en disputa:

1.- Es la propia contraparte quien tácitamente ha reconocido el mejor derecho que asiste a mi representado el dominio "saldefrutatex.cl" al señalar en su presentación de fecha 16 de octubre de 2001 que "el aspecto que se toma como determinante a la hora de asignar un nombre de dominio es la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión respecto de lo cual la normativa señala textualmente "se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto a la cual el mandante tiene derecho" Agrega que siendo así las cosas el dominio "saldefrutatex.cl" solicitado por la contraparte sería idéntico a una marca o producto sobre la cual su mandante tiene derechos, que si no se encuentran definitivamente consolidados es solamente por una situación circunstancial generada por una actuación de la propia contraparte en este proceso, hecho que no puede en modo alguno deslegitimar la oposición de Laboratorio Maver en cuanto a su calidad de acreedor del la expresión Sal de Fruta Tex , como conjunto, para ser utilizada y registrada como marca comercial.

2.- Señala que queda en evidencia que el nombre de dominio que es objeto del presente conflicto no es más que otro intento de Laboratorio Maver de apropiarse de un término que constituye una marca comercial mediante dicha afirmación Smithkline Beecham Corporation no deja lugar a duda sobre el mejor derecho que le cabe a su representada a la asignación del dominio en disputa, en efecto afirma si la expresión Sal de Fruta Tex constituye una marca comercial evidentemente que el dominio correlativo deber ser asignado a su titular que por lo demás es el creador y primer solicitante de dicha expresión. Por el contrario se pregunta, que legítimo uso podrá hacer Smithkline Beecham Corporation de un dominio que constituye una marca comercial ajena.

3.- Smithkline Beecham Corporation pretende impedir a su representado registrar un dominio idéntico a una marca propia que ha sido concedida en primera instancia por el Departamento de Propiedad Industrial y que ciertamente será otorgada en definitiva debido a los abrumadores antecedentes, según afirma, que avalarían la posición de Maver Ltda.

Afirma el representante de Maver Ltda que se debe tener en cuenta que su mandante al momento de solicitar el registro de la marca comercial Sal de Fruta Tex lo ha hecho sin protección a la palabra Sal de Fruta aisladamente considerada sino que solamente se ha solicitado protección al conjunto.

4.- Actualmente y desde el momento que fue solicitado el nombre de dominio "saldefrutatex.cl" dirige al visitante directamente al sitio web de Laboratorio Maver Ltda., señala que no existiría ni siquiera un antecedente en estos autos mediante el cual Smithkline Beecham Corporation haya probado el error o confusión que supuestamente haya sufrido el publico consumidor como tampoco perjuicio económico alguno que haya sufrido por la legitima utilización que su representada ha hecho por más de un año del dominio "saldefrutatex.cl"

SEPTIMO: A fojas 50 Sebastián Palacios Cobo, abogado de Smithkline Beecham Corporation hace una nueva presentación acompañando documentación. Específicamente acompaña copia del requerimiento interpuesto por el Fiscal Nacional Económico don Pedro Mattar Porcile con fecha 12 de Noviembre de 2001 ante la honorable comisión resolutiva de la Fiscalía Nacional Económica en contra del señor Elias Albala Franco, Laboratorio Maver Ltda. demandados en los autos relativos a la asignación del nombre de dominio "saldefrutatex.cl" según lo expuesto en los Art 1 y 2 letra F del decreto ley 211 dicho requerimiento se presentó por haber incurrido el demandado Elias Albala Franco, Laboratorio Maver Ltda., en la conducta atentatoria a la libre competencia prescrita en los Art 1 y 2 letra F del decreto ley recién indicado, consistente en la comercialización de un producto propio "DISFRUTA" impidiendo el normal desarrollo de un producto similar ya posicionado en el mercado "ENO" perteneciente a un competidor y cuya fabricación, distribución y venta tuvo a su cargo durante más de 30 años generando confusión en el publico consumidor sobre el producto mismo y su procedencia, implicando además un aprovechamiento indebido de la reputación y del esfuerzo de mi mandante Smithkline Beecham Corporation, constituyendo una conducta de competencia desleal que limita o entorpece el adecuado funcionamiento del mercado.

En este documente se da cuenta del informe solicitada por la fiscalía de la denunciada demandada en estos autos, la cual arrojó antecedentes y consideraciones expuestas en los números 1, 2 y 3 del requerimiento que consta en el expediente.

OCTAVO: A fojas 55 el señor Andrés Guggiana hace una nueva presentación en que hace presente que su mandante es titular de tres registros por la marca TEX., lo que vendría a consolidar el fundamento de su pretensión sobre el nombre de dominio en disputa.

Y TENIENDO PRESENTE:

NOVENO: Que el espíritu del fundador del sistema de nombre de dominios señor Jon Postel, plasmado en la RFC 1591, fue de que el sistema de registro de nombres de dominio se desarrollara en un marco de lo que él denominó "fair use";

Que, concordante con lo anterior, el art. 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros";

DECIMO: Que, en consecuencia, el sistema de asignación y registro de nombres del ccTLD ".cl" se inserta no sólo en el espíritu del fundador del sistema, sino además en los principios y normas de rango constitucional y legal que rigen la actividad económica chilena. En este sentido, uno de los pilares del orden público económico, en base al cual se organizan jurídicamente la actividad y las relaciones económicas, es la sana y leal competencia, lo cual exige que los distintos actores económicos puedan jugar en un marco de equidad, transparencia y de estímulo y capitalización de las iniciativas comerciales;

Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de Nic Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia;

UNDECIMO: Que en lo concerniente a la no afectación de derechos adquiridos, cabe sostener, conforme al mérito de estos autos, que Smithkline Beecham S.A. -segundo solicitante- ha acreditado suficientemente que al momento de solicitarse el domino saldefrutatex.cl, por parte de Maver Ltda., la marca SAL DE FRUTA se encontraba válidamente registrada a nombre de aquél -Smithkline Beecham S.A.-, según registro número 440.267, marca que además ha sido usada y comercializada profusamente en el mercado nacional por más de treinta años.

DUODECIMO: Que dado el hecho de que la marca SALDEFRUTA se encuentra actualmente registrada, su titular goza de un monopolio para su uso exclusivo, derecho que goza de protección legal y constitucional.

DECIMO TERCERO. Que de acuerdo a la normativa de NIC CHILE las marcas comerciales encuentran protección frente a aquellos nombres de dominio que sean idénticos o engañosamente similar a una marca comercial legalmente registrada.

DECIMO CUARTO: Que nuestra sistema legal económico ampara a los titulares de las marcas comerciales contra circunstancias o hechos que signifiquen un fenómeno de confusión o dilución de trayectorias comerciales legítimamente obtenidas. En esta línea nuestro sistema legal económico incentiva a los emprendedores permitiéndoles capitalizar sus esfuerzos y riesgos y desincentiva aquellos actores que pretenden desarrollar una actividad comercial en base al posicionamiento comercial construido por otros con lo cual se quiere dar una señal a que los distintos agentes del mercado sean originales en las soluciones que discurran para solucionar las necesidades que surjan en la sociedad y en al actividad económica.

DECIMO QUINTO: Que Maver Ltda. invoca como fundamento de su pretensión del nombre de dominio saldefrutatex.cl el hecho de haber solicitado la marca SALDEFRUTATEX la cual fue concedida en primera instancia.

DECIMO SEXTO: Que con fecha 9 de septiembre de 2003, el Honorable Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, procedió a revocar el fallo que concedía la marca SALDEFRUTATEX a Maver Ltda., de manera que dicha forma carece de todo derecho sobre la referida expresión SALDEFRUTATEX.

DECIMO SEPTIMO: Que una situación que agudiza la imposibilidad de asignar el nombre de dominio en conflicto a MAVER S.A. es que dicha empresa posee la calidad de competidor comercial para el mismo producto, dado lo cual el potencial de confusión y dilución en este caso es radical.

DECIMO OCTAVO: Que como árbitro arbitrador este tribunal está llamado a fallar en base a la sana crítica criterio desde el cual, a la luz de todos los antecedentes y morfología de la expresión en disputa, este tribunal estima que la partícula "tex" agregada a la marca SAL DE FRUTA, no logra evitar el alto potencial de confusión en cuanto a la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión.

DECIMO NOVENO: Que Maver S.A. también sostiene que la marca SAL DE FRUTA sería genérica o carente de distintividad. Al respecto, aún suponiendo que ello fuese así, la notoriedad que ha alcanzado dicha expresión en el mercado chileno en los últimos treinta años, su uso extensivo en el mercado, la publicidad empleada en su difusión y la relación contractual entre las partes existente en el pasado, confieren en conjunto al titular de dicha marca -SmithKline Beecham Chile S.A.- un mejor derecho sobre el nombre de dominio "saldefrutatex.cl", que su contraparte Maver Ltda. La referida notoriedad que ha alcanzado la marca SAL DE FRUTA ha permitido que dicha expresión adquiera lo que en doctrina marcaria se denomina secondary meaning -institución que incluso ha sido reconocida en algunos fallos de nuestro Departamento de Propiedad Industrial- y en virtud del cual se otorga un reconocimiento de tipo marcario a aquellas expresiones respecto de las cuales se ha generado un posicionamiento específico y existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el producto o servicio.-

SE RESUELVE:

Asígnase el nombre de dominio en disputa saldefrutatex.cl, al segundo solicitante, esto es, a la firma SmithKline Beecham Chile S.A.

Notifíquese a las partes. Vuelvan los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes.

Cada parte soportará sus costas.

Déjese copia simple de esta sentencia en poder de este Tribunal Arbitral.

Firmado. Gonzalo Sánchez Serrano, Juez Arbitro.

Autorizan en calidad de testigos doña Johanna Calderón Contreras, Cédula de Identidad Nº8.430.362-3; y doña Gabriela Alvarez Villablanca Cédula de Identidad Nº8.430.430-1.

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