Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "sanalfonsodelmar.cl"

Juicio Arbitral
"Inmobiliaria El Plomo Limitada vs.
Gestión en Computación e Informática Ltda."

Santiago, 24 de octubre de 2002

MAT:            Asignación del nombre de dominio sanalfonsodelmar.cl

Antecedentes:

1)      Se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF01222 denominada "Arbitraje dominio sanalfonsodelmar.cl", con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por la revocación del nombre de dominio "sanalfonsodelmar.cl".

2)      Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

3)      El día 22 de Agosto de 2001 se verificó el comparendo de conciliación, con la asistencia de don Alvaro Gómez Katz, en representación de INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA, apoderado con poder suficiente. No asistió el demandado, por lo que la conciliación no se produjo y se fijó procedimiento.

4)      Con fecha 11 de Septiembre de 2001 INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA presentó su demanda. El demandado no presentó demanda.

5)      Con fecha 5 de Noviembre de 2001 el demandado fue notificado de la demanda presentada por el reclamante, concediéndosele traslado por el término de 20 días hábiles. No contestó la demanda presentada y, de acuerdo al procedimiento fijado, una vez vencido el plazo del traslado se citó a las partes a oír sentencia.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

En su escrito de demanda INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA expone como fundamentos los siguientes:

(a)    tiene un mejor derecho al uso del nombre de dominio "sanalfonsodelmar.cl" por las siguientes razones: i) el reclamante es titular de varios registros marcarios, incluyendo "San Alfonso Del Mar," "Alfonso Del Mar," y  "Del Mar"; ii) el reclamante inició sus actividades en 1996 y es bien conocido en Chile como "San Alfonso del Mar"; iii) el reclamante es titular del nombre de dominio "sanalfonso.cl"; iv) el asignatario no puede demostrar ningún derecho légitimo para el uso de la frase "San Alfonso del Mar."

(b)    Los registros y el nombre de dominio inscritos por el reclamante demuestran su intención de distinguir y proteger un proyecto inmobiliario, el cual lleva como nombre "San Alfonso del Mar."

(c)  El hecho que el asignatario no haya utilizado el nombre de dominio para ningún sitio web demuestra que lo inscribió de mala fe.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un titular de registro (GESTION EN COMPUTACION E INFORMATICA LTDA.), que inscribió el nombre de dominio "sanalfonsodelmar.cl", y un revocante (INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA), que alega tener un mejor derecho sobre ese nombre por las razones expuestas anteriormente.

Como aspecto fundamental en temas de revocación, cabe hacer presente que la regla general adoptada por Nic Chile es que todo registro de nombre de dominio debe permanecer protegido, salvo que el demandante de revocación demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

-         Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

-         Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

-         Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La inscripción del nombre de dominio "sanalfonsodelmar.cl" por el asignatario fue abusiva por las siguientes razones:

            (1)  El nombre de dominio es idéntico a una marca sobre la que tiene derechos el reclamante. 

            (2)  El asignatario no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto a este nombre de dominio.  No es titular de ninguna marca relacionada con la frase "San Alfonso del Mar" .   

            (3)  El nombre de dominio fue inscrito de mala fe. El asignatario no usa ni nunca ha usado el nombre de dominio que solicitó.  Resulta claro que el asignatario sólo solicitó el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante, una empresa bien conocida en Chile, lo usara. 

            (4)  Además, no existe ninguna de las circunstancias nombradas en el Reglamento de Nic Chile que demuestren que el asignatario no ha actuado de mala fe.  No hay evidencia de que el asignatario tenga intenciones de ofrecer bienes o servicios bajo el nombre "San Alfonso del Mar."  El asignatario no ha usadu ni es conocido por el nombre "San Alfonso del Mar".

El sistema de registros marcarios existe para la gente que invierte recursos y tiempo en desarrollar un negocio, de modo que pueda distinguirlo y protegerlo a través del tiempo.  Es obvio que el reclamante, quien fundó un negocio hace más de 6 años, quiere distinguir y proteger su negocio en el tiempo.  Por esta razón ha solicitado y obtenido registros marcarios y un sitio web (sanalfonso.cl) para su negocio.  Un aspecto importante hoy en día es la posibilidad de reflejar el nombre de un negocio en la dirección de un sitio web.  De esta manera, se evita la confusión entre los consumidores, y se asegura que el dueño de un negocio pueda sacar el máximo beneficio del nombre que ha creado e inscrito.  En este caso, el reclamante ha utilizado legítimamente el sistema marcario, como arma defensiva, y merece la protección general de la ley con respecto a su registro.  En cambio, el asignatario no ha  usado el sistema marcario para proteger sus actividades comerciales y ha actuado de mala fe al pretender pasarlo a llevar, por lo que no merece ninguna protección respecto del nombre de dominio sanalfonsodelmar.cl.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP.

En razón de la documentación aportada por INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA y por el conocimiento personal que este árbitro tiene del término SAN ALFONSO DEL MAR, este término constituye una expresión notoria a nivel nacional en el rubro inmobiliario, a nombre de INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA, el cual se encuentra registrado a nombre de INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA en diversas clases. Pretender registrarlo con fines comerciales constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA, lo que no consta en autos.

GESTION EN COMPUTACION E INFORMATICA LTDA., sabiendo o debiendo saber que el nombre SAN ALFONSO DEL MAR era y es famoso en el rubro inmobiliario a nombre de INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA, no debió haber pedido el nombre de dominio "sanalfonsodelmar.cl" y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro "sanalfonsodelmar.cl".

Decisión del Asunto Controvertido:

Revócase el registro para el nombre de dominio "sanalfonsodelmar.cl", a nombre de GESTION EN COMPUTACION E INFORMATICA LTDA.. Condénase a GESTION EN COMPUTACION E INFORMATICA LTDA. al pago de las costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y transfiérase el registro a INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.