Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "santa-maria.cl"

Santiago, a 3 de marzo de 2003.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF01879 de 26 de agosto de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio santa-maria.cl

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don José Luis Santa María Zañartu, abogado, domiciliado en calle Isidora Goyenechea 3162, oficina 1001, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio santa-maria.cl, el cual pidió a su favor el día 19 de octubre de 2001 a las 10:00:04 GMT y Administradora de Fondos de Pensiones Santa María S.A., sociedad del giro de su denominación, representada por su contacto administrativo don Christopher Doxrud García Huidobro, abogado, ambos domiciliados en calle San Pío X No. 2460 Oficina 1101 comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio santa-maria.cl, el cual pidió a su favor el día 16 de noviembre de 2001 a las 12:56:10 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 3 de septiembre de 2002, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 16 de septiembre de 2002 a las 09:45 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 6 de septiembre de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 6 de autos.

Quinto: Que mediante escrito de fecha 16 de septiembre de 2002, el cual rola a fojas 12 de autos, la demandante solicitó la suspensión del comparendo decretado y la fijación de nuevo día y hora al efecto, habida consideración a que constaba del atestado de fojas 6 que la citación a comparendo no había sido notificada en forma a la primera solicitante, lo cual dio lugar a la resolución del mismo día, que rola a fojas 13, en virtud de la cual se acogió la incidencia, se suspendió la audiencia decretada para el mismo día y se fijó nuevo día y hora para tal efecto, recayendo en el lunes 30 de septiembre de 2002, a las 9:00 horas.

Sexto: Que la resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes con fecha 23 de septiembre de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 14 de autos.

Séptimo: Que el día 30 de septiembre de 2002, a las 09:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de ambas partes, don José Luis Santa María Zañartu  y Administradora de Fondos de Pensiones Santa María S.A., procediendo el Arbitro a calificar la personería de los  comparecientes y  la consignación decretada, estimándolas bastantes. Acto seguido, las partes procedieron a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 15 de autos, quedando las partes notificadas de todo lo obrado, inclusive de las resoluciones dictadas en esa oportunidad.

Octavo: Que por escrito de fecha 28 de octubre de 2002, el cual rola a fojas 17 de autos, la parte de don José Luis Santa María Zañartu fundamentó la solicitud del dominio requerido, solicitando amparar bajo el nombre de dominio "santa-maria.cl" el nombre de la oficina legal de prestación de servicios jurídicos que dicho solicitante mantiene bajo su nombre y que con anterioridad desarrollaba junto a su padre don Luis José Santa María Balmaceda y precedentemente su padre con el suyo y abuelo del demandado, don José Luis Santa María Browne, todo ello por un período que en conjunto abarcaba más de noventa años. En la actualidad el demandado aduce desarrollar la actividad jurídica con su yerno, Pedro de Aguirre Etcheberry, y ha solicitado el dominio para realizar la actividad bajo las normas tecnológicas. Atendido lo anterior, la parte arguye tener pleno derecho a requerir el nombre de dominio "santa-maria.cl" para un Servicio Jurídico, sin el ánimo de perturbar o afectar los negocios del oponente, ni crear confusión con la marca del reclamante. Manifiesta haber actuado de buena fé, atendido que el nombre se utilizará con la intención auténtica de ofrecer servicios jurídicos bajo ese nombre y en su calidad de asignatario de tal dominio que es el de su apellido. Concluye el demandado expresando que sólo pretende obtener un uso legítimo del dominio, sin intento de obtener ganancia comercial, ni de confundir a los consumidores.

Noveno: Que por escrito de fecha 28 de octubre de 2002, el cual rola a fojas 19 de autos, la demandante "Administradora de Fondos de Pensiones Santa María S.A." dedujo demanda arbitral de asignación del nombre de dominio "santa-maria.cl" invocando los siguientes antecedentes 1.- Con fecha 19 de octubre de 2001, don José Luis Santa María Zañartu solicitó la inscripción del nombre de dominio "santa-maria.cl"; 2.- Con fecha 16 de noviembre de 2001, y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante "Reglamento"), Administradora de Fondos de Pensiones Santa María S.A. presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio "santa-maria.cl", en atención a que tenía sobre él un derecho mejor y previamente adquirido; 3.- En efecto, Santa María S.A. es una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) más antiguas y de renombre en Chile, con una trayectoria de más de 20 años en el mercado, constituyendo una de las tres más grandes Administradoras del mercado en cuanto a número de afiliados, siendo éstos de alrededor de 960.000. Dicha compañía, a través de los años, han logrado posicionar su nombre en el mercado, a tal punto que hablar de "SANTA MARIA", produce en los consumidores una asociación automática a la Administradora de Pensiones en cuestión, lo cual es fruto de su vasta presencia en el mercado y de sus inversiones en publicidad. AFP Santa María posee más de 30 sucursales a lo largo de Chile, siendo una de las AFP con mayor presencia a nivel nacional; 4.- La Administradora de Fondos de Pensiones Santa María S.A., junto con otras prestigiosas AFP, fueron adquiridas por la empresa ING S.A., compañía subsidiaria del grupo holandés ING, uno de los mayores conglomerados financieros y de seguros en el mundo, con activos que superan los 650.000 millones de dólares, con presencia en más de 65 países y con más de 100.000 empleados. ING S.A. es dueña del 97,15% de las acciones de AFP Santa María S.A., lo que es de vital importancia para esta litis si se considera que se ha mantenido la marca SANTA MARIA o AFP SANTA MARIA, cosa que no ocurrió tratándose de otras AFP adquiridas por el grupo holandés, precisamente por el reconocimiento y prestigio que ha logrado dicho nombre en el mercado.  Cita el caso de la AFP Cruz Blanca, respecto de la cual se constata en los medios de publicidad que ha dejado de existir como razón o nombre social y por ende como marca comercial. 5.- AFP Santa María ha mantenido en el tiempo su propio sitio web que funciona en la dirección www.stamaria.cl. y su identidad se asocia en alto grado con su marca ancla "SANTA MARIA", la cual se ha posicionado firmemente en la mentalidad de los consumidores en el comercio, teniendo inscritos los siguientes registros marcarios en los que se comprende el vocablo "santa María": Marca A.F.P. SANTA MARIA PROGRAMA DE PREVISIÓN OPTIMANo. Registro 582901 Clases 36; Marca A.F.P. SANTA MARIA S.A. LIDER EN INFORMACIÓN Y SERVICIO No. Registro 444422 Clases 35; Marca A.F.P. SANTA MARIA S.A.No. Registro 615719 Clases 16; Marca A.F.P. SANTA MARIA S.A. No. Registro 615718 Clases 36; Marca ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SANTA MARIA No. Registro 602239; Clases 16;  Marca ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SANTA MARIA No. Registro 602238; Clases 36;marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569303 Clases 35 36 42; Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569293 Clases 16; Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569304 Clases 35 36 42; Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569294  Clases 16; Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569302 Clases 35 36 42; Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569295 Clases16; Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569301 Clases 35 36 42;  Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569296 Clases 16; Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569300 Clases 35, 36, 42; Marca A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 569299  Clases 16; Marca A.F.P. SANTA MARIA SEGURIDAD PARA TODA LA VIDA  No. Registro 569305 Clases 16; Marca A.F.P. SANTA MARIA SEGURIDAD PARA TODA LA VIDA No. Registro 574884, Clases 35, 36, 42; Marca A.F.P. SANTA MARIA SEGURIDAD PARA TODA LA VIDA No. Registro 569298 Clases 16; Marca A.F.P. SANTA MARIA SEGURIDAD PARA TODA LA VIDA No. Registro 574882 Clases 35, 36, 42; Marca A.F.P. SANTA MARIA SEGURIDAD PARA TODA LA VIDA No. Registro 569297, Clases 16; Marca ALO SANTA MARIA No. Registro 394629 Clases 35, 36; Marca CUENTA TRES DE SANTA MARIA No. Registro 595163  Clases 36; Marca CUENTADOS DE SANTA MARIA No. Registro 511291 Clases 36; Marca FONODIRECTO DE A.F.P. SANTA MARIA No. Registro 394628 Clases 36;Marca SANTA MARIA LA A.F.P. MAS SOLIDA DEL PAIS No. Registro 615717, Clases 16; Marca SANTA MARIA: LA INFORMACIÓN, SU SEGURIDAD   No.   Registro   571209   Clases  36;  Marca    SERVICIO DE INFORMACIÓN INSTANTÁNEA DE SANTA MARIA No. Registro 448460 Clases 35; 6.- Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, esta parte invoca los artículos 10 y 14  y los números 20 y siguientes, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl y el artículo 2o. de la Ley No. 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 No. 25 de la Constitución Política de la República; 7.- el común denominador de todas las marcas de esta parte lo constituye el nombre "SANTA MARIA", que es aquél que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los demás elementos son genéricos, y por lo tanto, no son de su propiedad exclusiva y excluyente. 8.- La demandante cita en apoyo de su posición la jurisprudencia constituída por el siguiente dictamen de la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A.: "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida.  Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios." Por todo lo anterior, y por cuanto la demandante estima asistirle un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, solicita que el mismo le sea asignado y sea rechazada y eliminada la solicitud efectuada por el demandado y primer solicitante. 

Décimo: Que por decreto de fecha 31 de octubre de 2002, el cual rola a fojas 28 de autos, se tuvo por interpuesta solicitud de asignación de nombre de dominio por ambas partes, confiriéndose a ambas traslado respecto de las presentaciones en contrario.

Décimo primero: Que con fecha 7 de noviembre de 2002, mediante escrito que rola a fojas 29, la parte de don José Luis Santa María Zañartu evacuó el traslado, insistiendo en sus argumentos anteriores en cuanto a que el nombre de dominio en disputa contenía como elemento distintivo su propio apellido, y que con él se pretendía sólo distinguir al Estudio Jurídico fundado por su abuelo y continuado por su padre y por él mismo, y que en ningún momento se ha solicitado para uso de servicios como la marca y los productos de la reclamante Administradora de Fondos de Pensiones Santa María S.A.

Duodécimo: Que por resolución de fecha 9 de diciembre de 2002, la cual rola a fojas 31 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "santa-maria" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "santa-maria".

Décimo tercero: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:

Por la parte de don José Luis Santa María Zañartu no se rindieron pruebas. 

Por la parte de Administradora de Fondos de Pensiones Santa María S.A. se rindió la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos: 1.- Fotocopia de una página de la guía "Páginas Amarillas" correspondiente  a Abogado "Santa María Zañartu José Luis", a fojas 32; búsqueda de página Google, que rola a fojas 33 y 34 2.- fotocopia de las páginas amarillas, que rola a fojas 35, 3.- fotocopia de la guía comercial, que rola a fojas 36, 4.- página web, que rola a fojas 37, 5.- fotocopia de la página web del Diario La Tercera, que rola a fojas 38, 39, 40 y 41, 6.- Registro de marcas comerciales solicitud No. 528.966, que rola a fojas 42; 7.- Registro de marcas comerciales solicitud No. 529.676, que rola a fojas 43; 8.- Registro de marcas comerciales solicitud No. 550.472, que rola a fojas 44; 9.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 299.223, que rola a fojas 45; 10.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 550.474, que rola a fojas 46; 11.-Registro de marcas comerciales, solicitud No. 498.353, que rola a fojas 47; 12.-Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.377, que rola a fojas 48; 13.- Registros de marcas comerciales, solicitud No. 469.369, que rola a fojas 49; 14.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.368, que rola a fojas 50; 15.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.367, que rola a fojas 51; 16.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.366, que rola a fojas 52; 17.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.365, que rola a fojas 53; 18.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.364, que rola a fojas 54; 19.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 305.941, que rola a fojas 55; 20.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 305.940, que rola a fojas 56; 21.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 479.400, que rola a fojas 57; 22.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 550.470, que rola a fojas 58; 23.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 550.471, que rola a fojas 59; 24.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 550.473, que rola a fojas 60; 25.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 358.199, que rola a fojas 61; 26.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 206.679, que rola a fojas 62; 27.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 404.822, que rola a fojas 63; 28.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 513.420, que rola a fojas 64; 29.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 358.196, que rola a fojas 65; 30.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.371, que rola a fojas 66; 31.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.370, que rola a fojas 67; 32.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.372, que rola a fojas 68; 33.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.373, que rola a fojas 69; 34.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.374, que rola a fojas 70; 35.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.375, que rola a fojas 71; 36.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.376, que rola a fojas 72; 37.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.378, que rola a fojas 73; 38.- Registro de marcas comerciales, solicitud No. 469.379, que rola a fojas 74; 39.-

Décimo cuarto: Que, acompañados los instrumentos antes referidos con citación de la parte de AFP Santa María S.A., estos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación ni reserva alguna.

Décimo quinto: Que por resolución de fecha 14 de enero de 2003, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 78 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo tercero de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación o reserva alguna, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posición de las partes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa "santa-maria.cl" es la siguiente: 1a) Para el demandado y primer solicitante, dicho nombre se confunde con su apellido paterno; b) El apellido paterno del demandado "Santa María" corresponde también al nombre de un Estudio de Abogados que data de hace 90 años, aproximadamente, y que se inició con el abuelo del demandado y continuó con su hijo y su nieto hasta el día de hoy, en el cual dicho Estudio mantiene su esencia familiar, al estar constituido por el demandado y por su yerno (documento de fojas 32); c) el demandado ha declarado insistentemente ser su intención la de distinguir con el nombre de dominio al Estudio Jurídico que desarrolla en base a su propio apellido, y en modo alguno el usar servicios de la marca y productos de la demandante. 2a) Para la demandante, el nombre en disputa se confunde con su propio nombre o razón social; b) Dicho nombre figura inscrito a lo menos desde el año 1993 (documento de fojas 62) como marca comercial bajo diversas expresiones y para diversas clases en el Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la República de Chile; c) El referido nombre, las marcas señaladas y sitios web con análogas características son el elemento distintivo y diferenciador de esa compañía en el mercado.

Tercero: El alegato de ambas partes en el sentido de ser la expresión "Santa María" notoriamente vinculada a los abogados de la plaza y a la Administradora de Fondos de Pensiones demandante, respectivamente, debe ser ponderado en forma especial. Ambas partes están en lo cierto, en cuanto a que existe una vinculación notoria del Estudio Jurídico del demandado con el nombre "Santa María", la cual se produce a nivel profesional,  en el ambiente de abogados de Santiago, y en cuanto a que la AFP Santa María es conocida por ese nombre, desde hace muchos años, en todo Chile. Ambas vinculaciones son notorias, se dan en ámbitos distintos y coexisten perfectamente, tanto entre sí como en relación con otras empresas e instituciones que también son conocidas notoriamente por las voces "Santa María", tales como la Clínica Santa María, la "Universidad Técnica Federico Santa María", etc., sin que sea dable establecer un mejor derecho de ninguna de ellas en base a esta sola e importante consideración.

Cuarto: Para los fines de esta litis, procede confrontar los derechos e intereses de las partes y la utilización efectiva que han efectuado del nombre "santa-maria", lo cual fue objeto preciso de la prueba decretada en autos, cuyos puntos no fueron objeto de impugnación ni observación alguna por las partes. Sobre el particular, confluye a favor de la demandada el haber impetrado el nombre de dominio "santa-maria" en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante, lo cual basta para situarla en la posición de gozar de dispensa de la prueba respecto de su interés sobre el nombre de dominio, el cual le será asignado en definitiva a menos de demostrarse que el oponente tiene un mejor derecho a él, bajo el principio conocido y vigente en estas materias "First come, first served". Adicionalmente a este argumento, la demandada ha añadido y probado dos razones de peso: el coincidir el nombre en disputa con su propio apellido y el ser ese apellido, y el nombre por consiguiente, la denominación bajo la cual desarrolla desde antiguo sus actividades profesionales.   

Quinto: A favor de la demandante concurre, en tanto, un ostensible interés en el nombre santa-maria, el cual resulta justificado por los siguientes hechos de la causa: a) que dicho nombre corresponde a su propio nombre o razón social en idénticos términos que respecto del demandado; b) que ese nombre constituye la  voz dominante de numerosas marcas comerciales inscritas a su favor, y c) que ese nombre es efectivamente empleado en sus negocios, campañas publicitarias, etc.

Sexto: No obstante lo señalado en el considerando quinto anterior, existen en el Decreto ley No. 3.500 del año 1980 dos disposiciones legales que se refieren directamente al nombre o razón social de las administradoras de fondos de pensiones y que tienen por objeto el impedir a toda clase de personas que no se encuentran constituídas como tales el arrogarse la calidad de administradora de fondos de pensiones y el recalcar el carácter específico de esta clase de sociedades. Se trata de los artículos 25 y 30 del referido Decreto ley, que expresan, en sus partes pertinentes, lo siguiente:

Artículo 25: "ninguna persona natural o jurídica que no se hubiere constituido conforme a las disposiciones de esta ley como Administradora de Fondos de Pensiones podrá arrogarse la calidad de tal.- Tampoco podrá poner en su local u oficina plancha o aviso que contenga expresiones que indiquen que se trata de una Administradora de Fondos de Pensiones, ni podrá hacer uso de membretes, carteles, títulos, formularios, recibos, circulares o cualquier otro papel que contenga nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se dedican dichas personas son los de administradora...".

Artículo 30:  "La razón social de las Administradoras deberá comprender la frase "Administradora de Fondos de Pensiones", o la sigla "A.F.P." y no podrá incluír nombres o siglas de personas naturales o jurídicas existentes, o nombres de fantasía que, a juicio de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, puedan inducir a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de ellas".

Lo anterior significa, para los fines de este proceso, que sólo las administradoras de fondos de pensiones pueden inscribir a su favor los nombres de dominio que contengan las expresiones "Administradora de Fondos de Pensiones" o "A.F.P.", pero que no es dable suponer que la Ley les asigna preferencia sobre un nombre de dominio cuando tales expresiones que las identifican no van incluídas en él, como sucede en la especie.

Séptimo: Por consiguiente, y por cuanto la demandada y primera solicitante ha justificado poseer sobre el nombre de dominio en disputa un interés a lo menos similar en entidad al de la demandante, y en todo caso digno de ser amparado por el principio "First come, first served",

Y VISTOS, además, las normas legales citadas, los artículos 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, y los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se asigna el nombre de dominio santa-maria.cl al primer solicitante, don José Luis Santa María Zañartu. 

Segundo: Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

    Juez Arbitro