Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "santaemilia.cl"

Santiago, 12  de Abril 2004

 

SOC. METALURGICA SANTA EMILIA LIMITADA VS. BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA EMLIANA S.A.

 

Asignación de nombre de dominio "santaemilia.cl"

 

VISTOS:

Que mediante  Of. 03254 de NIC Chile de fecha 17 de Nov. 2003  fui notificada de la  designación de árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio santaemilia.cl presentadas por

1) Sociedad Metalúrgica Santa Emilia Limitada, Rut  77.512.280-3  de 8 de Agosto 2003 y

2) Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A.,  Rut 96.512.200-1 de fecha 19 de agosto  2003.

 

Que con  fecha 20 de Nov. 2003, se notificó a las partes y a Nic Chile, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento del arbitraje.

 

Que el  día 4  de Dic. a la hora señalada se verificó dicho comparendo con la asistencia del abogado d. Juan Enrique Puga Valdés, con delegación de poder del abogado don Cristián Mir Balmaceda,  del Estudio Puga, Ortiz & Cía.,  con poder suficiente según documentos acompañados; en rebeldía del primer solicitante y se fijó el procedimiento. Se estipuló  un plazo común de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas. Se estableció asimismo, que si el primer solicitante no hacía su respectiva presentación dentro de plazo, se le tendría por desistido y se asignaría el dominio al segundo solicitante; si en su caso, era el segundo solicitante quien no formulaba su presentación, quedaría en rebeldía y se facultaba al árbitro para asignar el dominio al otro solicitante.

 

Se levantó Acta. Siendo las 15:35 hrs. y habiendo finalizado la audiencia, se apersonó al Tribunal el primer solicitante, quien se notificó de lo acaecido en la audiencia, recibiendo copia del Acta y notificándose personalmente.

 

Que, con fecha 19 de Dic. 2003  ambas partes interpusieron  sus demandas de asignación de nombre de dominio y acompañaron diversa documentación.

 

Con fecha 31 de Dic. el segundo solicitante evacuó su traslado y objetó los documentos de la contraria, solicitud proveída con fecha 5 de enero 2004.

Con fecha 15 de Enero se resuelve que no se recibirá la causa a prueba, atendido el mérito de autos. Citada las partes para oír sentencia y decretado autos para fallo se procedió.

 

El primer solicitante fundó su  demanda, en los siguientes antecedentes:

Que la Sociedad Metalúrgica Santa Emilia Limitada, Rut  77.512.280-3, representada por don Jorge Gordillo Baroni, hizo su presentación en primer lugar; que Emilia es un nombre genérico y por ende Santa Emilia también lo es;  que la frase "Santa Emilia" aparece explícitamente en la razón social de la empresa, que el objeto de esta empresa es la compraventa y comercialización de todo tipo de productos relacionados con la metalurgia, sin siquiera aproximarse al giro comercial o rubro del segundo solicitante; que los clientes de su empresa están relacionados con el rubro metalmecánico. Acompañó la siguiente documentación

1.     fotocopia escritura pública de la sociedad, extracto y fotocopia publicación del extracto en el Diario  Oficial

2.     fotocopia iniciación de actividades de la empresa ante el SII

3.     fotocopia patente municipal comercial de la empresa

4.     fotocopia rut de la empresa

5.     fotocopia rut del representante legal

6.     fotocopia de los 3 últimos IVA de la empresa

7.     fotocopia de 3 facturas entregadas a clientes de la empresa

 

El segundo solicitante, "Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A."  fundó su demanda en los siguientes antecedentes:

l. Que Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A. es una importante y prestigiosa empresa vitivinícola, fundada el año 1986 y que actualmente exporta 1,32 millones de cajas al año, a mas de 30 países del mundo. Posee viñedos propios, y alcanza una producción de más de 20 mil litros de vino al año. Creó también la marca comercial "Santa Emilia", con el que pretende potenciar y proyectar el nombre de Santa Emiliana, en el mercado interno y el internacional, y así inscribió la marca comercial "Santa Emilia", Reg. No. 489.726 para distinguir productos de la clase 33, habiéndose renovado su registro por última vez el año 1997.  A mayor abundamiento, la solicitante pidió los siguientes nombres de dominio: a) sta-emilia.cl; b) steemilia.,cl y tiene registrados los siguientes: a) bodegasyvinedossantaemiliana.cl;  bvsantaemiliana.cl; emiliana.cl;  santaemiliana.cl; sta-emiliana.cl; vinasantaemiliana.cl;  santaemiliana.com.

Estos antecedentes avalarían pues su pretensión a registrar el nombre de dominio en disputa "santaemilia.cl"  Señala asimismo, que es la Viña solicitante la que ha desarrollado y explotado los nombre de "Santa Emilia" y "Santa Emiliana", en el rubro vinífero. Estima además que no existiría una relación directa y acorde entre el primer solicitante y el nombre de dominio solicitado, pues no existiría un interés legítimo y palpable en su uso o explotación,  en concordancia con algún tipo de información, producto o servicio que se ofrece, con algún grado de identificación veraz y fidedigno, lo que no sucede en la especie; muy por el contrario, ya que existiría un interés por impedir que la marca comercial "Santa Emilia" de propiedad del segundo solicitante, se refleje en el nombre de dominio correspondiente. Señala que Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A. es la única capaz de ofrecer productos relacionados e identificados con el nombre de dominio Santa Emilia, sin que induzca a error o confusión con la marca comercial "Santa Emilia"; lo contrario ocurriría si otro pudiere beneficiarse con el prestigio y la  notoriedad alcanzado por Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A.  A mayor abundamiento, cita lo resuelto por árbitros Nic en las causas "sta-emilia.cl" y "stemila.cl" y finalmente, cita que en la especie se aplicaría, lo dispuesto en el art. 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que aunque aplica para casos de revocación, cabría su aplicación analógica.

Concluye que con lo argumentado se demuestra que la segunda solicitante posee argumentos sólidos, objetivos y demostrables para estimar que corresponde que le sea asignado el nombre de dominio "santaemilia.cl" por sobre aquellas de cualquier otra persona y en especial del otro solicitante.

Acompañó la siguiente documental:

l. Copia de certificado emanado de la pagina web del DPI, que da cuenta del registro de la marca comercial "Santa Emilia" a nombre de la sociedad Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A. para distinguir servicios de la clase 33, renovación del Registro Nº 207.829

2. Copia de las solicitudes y dominios inscritos de los nombre de dominio ".cl" emanado de la pagina web de Nic Chile, que da cuenta de las solicitudes de nombre de dominio inscritos a nombre de la sociedad Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A. relacionadas con el nombre "Emilia"

3. Copia del fallo emitido por la Sra. Juez Arbitro doña Lorena Donoso, en relación con el conflicto planteado por el nombre de dominio "sta-emilia.cl"

 

Que a fs. 55 se citó a las partes para oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

Que don Juan Enrique Puga Valdés, abogado, por su mandante, solicitó que el nombre de dominio santaemilia.cl  -en disputa-  le fuera asignado a su parte. Sostiene que su representada es la legítima titular de la expresión Santa Emilia, famosa y notoria en el ámbito de vinos, y en el área vitivinícola y que la tiene registrada como Santa Emilia, según se indicó en la parte expositiva. Estos registros marcarios, y la documentación allegada a estos autos, dan prueba del uso y fama de dicha marca.  Asimismo, su representada ha registrado los nombres de dominio que también se indicaron anteriormente  y que son previos a la solicitud de la contraparte.

Señala que de asignarse este nombre de dominio al primer solicitante, induciría a error al público, toda vez que provocaría una asociación equivocada y podría traer consecuencias en los consumidores y público en general en cuanto al origen y calidad de la información que se brinde en un sitio web y podría afectar, el prestigio de su representada.

 

Que, el primer solicitante hizo su presentación y acompañó sus pruebas en tiempo y forma, lo que se certificó en autos,  y cuya documentación fue objetada por la contraria. Con dicha documentación estableció que la solicitante se llama Sociedad Metalúrgica Santa Emilia Limitada, y su nombre de fantasía Metalúrgica Santa Emilia Ltda. y que su objeto es la actividad metalúrgica. El primer solicitante no aportó nuevos ni mejores antecedentes posteriormente.

 

Que, el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

 

En otras palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, que él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

 

Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A.  posee respecto de su marca "Santa Emilia!", un derecho de propiedad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, y por tanto ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre su marca comercial "Santa Emilia ".

 

Ahora bien, no debemos omitir que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas, que se ven afectados por individuos que pretenden vulnerar principios básicos. Las disposiciones del "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" y "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC) contemplan estas situaciones.

 

 

 

Con la documentación acompañada  y no objetada, se puede concluir  que la solicitante constituye una empresa de gran prestigio a nivel nacional, siendo por ende también su marca,  famosa y notoria en el ámbito del área vitivinícola, y ha  posicionado por tanto, su marca.

 

Por lo anterior, claramente que el nombre de dominio "santaemilia. cl" en manos de un tercero, será inductivo a error y confusión entre los usuarios de internet que deseen información  a través de la solicitante

 

Le asistiría  pues, un mejor derecho a Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A.  por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre Santa Emilia  aunque su solicitud de nombre de dominio fue posterior  y por el hecho que el primer solicitante no tiene ningún registro marcario para dicha expresión.

 

Que el presente  fallo arbitral está regulado por el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio. CL de Nic Chile, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

 

Cabe hacer presente que, en temas de Internet, la regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho para adjudicárselo, salvo que el segundo demuestre aún un mejor derecho para quedarse con el nombre dominio pedido. Avala este principio, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional como internacional, ya que ante solicitantes que detentan legítimos derechos frente a determinada expresión en disputa, deberá privilegiarse a aquél que lo solicitó con anterioridad. De otra parte, el Reglamento de Nic Chile, ha permitido que este principio ceda ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo.

 

En el caso de autos, el segundo solicitante basó su mejor derecho en la titularidad de una serie de registro marcarios, enunciados y enumerados en la parte expositiva de este fallo, sobre la marca SANTA EMILIA, entre otras, para distinguir productos de la clase 33, vigente a la fecha. Se hace presente que el titular de la solicitud competitiva en conflicto en este presente arbitraje no presentó oposición alguna ni hizo valer algún mejor derecho en su favor; de esta forma, nadie se opuso al registro de esta marca comercial

 

A mayor abundamiento, al momento de trabarse la litis, éste contaba con derechos previos sobre la expresión santa emilia,  no así por parte del primer solicitante. Así pues, no se da el requisito fundamental que justifica la  aplicación del principio analizado, esto es, que exista una igualdad de derechos entre los solicitantes. Al no ocurrir dicha igualdad, no resulta aplicable el principio.

 

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el derecho prioritario del segundo solicitante sobre el signo en disputa.

 

Los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "santaemilia.cl " al primer solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables en esta materia. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses del segundo solicitante.

 

El  primer solicitante, no logró acreditar un mejor derecho al nombre de dominio, todo lo cual consta en autos y a los antecedentes, argumentos y documentos hechos valer oportunamente por el segundo solicitante, y que este Tribunal ha tenido presente y como pertinentes en apoyo a su petición,

Y de acuerdo a los antecedentes y citas legales y reglamentarias  hechas

 

SE RESUELVE:

Acéptase a registro la solicitud presentada en el segundo lugar para el nombre dominio "santaemilia.cl ", por Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A.   y asígnase a ésta el nombre de dominio solicitado.

 

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada a las partes, y a Nic Chile, y devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

 

 

 

Sentencia pronunciada por doña Janett Fuentealba Rollat

 

 

 

Autoriza el Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar.