Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/normativa/fallos.html

Fallo por Revocación de dominio "santoladron.cl"

santoladron.cl

En Santiago, a 3 de Diciembre de 2001.

VISTOS:

1.- Oficio OF01576, de 25 de Septiembre de 2001, mediante el cual Nic Chile informa al suscrito que ha sido designado como árbitro para pronunciarse acerca de la demanda de revocación del nombre de dominio santoladron.cl, asignado a Darío Méndez, Rut No. 13.054.225-5, presentada por Televisión Nacional de Chile, Rut No. 81.689.800-5.

2.- Los documentos de fojas 3 y 4, en los que consta la individualización de las partes.

3.- El documento de fojas 5, consistente en el examen de admisibilidad de la solicitud de revocación, por el cual la árbitro señora Gabriela Paiva Hantke declara admisible la solicitud de revocación del dominio santoladron.cl, presentada por Televisión Nacional de Chile.

4.- Escrito de fojas 9 y siguientes, correspondiente a la demanda presentada por Televisión Nacional de Chile.

5.- Documento de fojas 17, fotocopia del registro No. 580.272 de la marca “SANTOLADRON” de propiedad de Televisión Nacional de Chile, inscrita para distinguir “programas hablados, radiados y televisados, incluso televisión por cable en todas sus formas; comunicación de datos por medio de Internet, world wide web otras bases de datos computacionales; transmisión de información por medio de terminales de computación, faxs y medios análogos”, con vigencia desde el 25 de Octubre de 2000.

6.- Fotocopia del registro No. 585.199 de la marca “SANTOLADRON” de propiedad de Televisión Nacional de Chile, inscrita para distinguir todos los productos de la clase 16, con vigencia desde el 13 de Diciembre de 2000.

7.- Fotocopia del poder que rola a fojas 19 y siguientes, en que consta la personería de los representantes de Televisión Nacional de Chile.

8.- Resolución de fojas 22, de 27 de Septiembre de 2001, mediante la cual el suscrito acepta su designación como árbitro y cita a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas del procedimiento.

9.- Carta de fojas 23, de 28 de Septiembre de 2001, mediante la cual se notifica a las partes y a Nic Chile, la aceptación del árbitro a su designación y la citación a comparendo para fijar las normas de procedimiento.

10.- Documentos de fojas 24, 25 y 26, Formularios Admisión Envíos Registrados, en los que consta que la carta mencionada en el número anterior, fue despachada por correo certificado a las partes y a Nic Chile, con fecha 28 de Septiembre de 2001.

11.- Documento de fojas 27, copia del mensaje por correo electrónico dirigido a las partes y a Nic Chile, informándoles del despacho por carta certificada de la resolución en la que el suscrito acepta su designación y la citación a comparendo.

12.- Documento de fojas 28, copia del mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, comunicándoles que ha tomado conocimiento de la aceptación del suscrito a su designación como árbitro.

13.- Acta del comparendo de 17 de Octubre de 2001, que rola a fojas 30, celebrado con la sola asistencia de la parte de Televisión Nacional de Chile, sin la concurrencia de la parte de don Darío Méndez; en el cual se fijaron las normas de procedimiento.

14.- Documento de fojas 32, consistente en copia del mensaje de correo electrónico dirigido a las partes, acompañándoles copia del acta del comparendo con las normas de procedimiento aplicables a este proceso.

15.- Fotocopia, de fojas 33, del certificado dominio a nombre de Televisión Nacional de Chile de la marca “SANTOLADRON” No. de registro 580.272, en la clase 38, para distinguir “programas hablados, radiados y televisados, incluso televisión por cable en todas sus formas; comunicación de datos por medio de Internet, world wide web y otras bases de datos computacionales; transmisión de información por medio de terminales de computación, faxs y medios análogos”.

16.- Fotocopia, de fojas 34, del certificado dominio a nombre de Televisión Nacional de Chile de la marca “SANTOLADRON” No. de registro 585.199, en la clase 16, para distinguir todos los productos de la clase.

17.- Fotocopias, de fojas 35 a 44, de recortes de prensa en los cuales se da cuenta de la existencia del programa “SANTOLADRON” en la parrilla programática de TVN.

18.- Demanda de fojas 50, mediante al cual Televisión Nacional de Chile solicita la revocación del dominio santoladron.cl.

19.- Resolución de fojas 54, de 31 de Octubre de 2001, mediante la cual se dio traslado de la demanda al demandado.

20.- Documento de fojas 55 en el que consta que la resolución de que trata el número anterior, fue notificada a las partes por correo electrónico, con fecha 5 de Noviembre de 2001.

21.- Documento de fojas 56, copia de un mensaje de correo electrónico, mediante el cual el señor Alex von Chrismar pide información al árbitro respecto del domicilio donde se puedan retirar los documentos acompañados por Televisión Nacional en su demanda y la respuesta del suscrito, de fojas 57.

22.- Resolución de fojas 58, de 22 de Noviembre de 2001, por la cual se tuvo por contestada la demanda en rebeldía del demandado y se citó a las partes a oír sentencia.

23.- documento de fojas 59, copia del mensaje de correo electrónico notificando a las partes la resolución que las cita a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que la materia de este arbitraje consiste en pronunciarse sobre la demanda de revocación del nombre de dominio “santoladron.cl” que fuera asignado por Nic Chile a Darío Méndez, presentada por Televisión Nacional de Chile.

II.- Con fecha 24 de Abril de 2001, don Darío Méndez Rut No. 13.054.225-5, domiciliado en Reina Victoria 6725, Santiago, obtuvo la inscripción del nombre de dominio santoladron.cl.

III.- Con fecha 5 de Julio de 2001, Televisión Nacional de Chile Rut No. 81.689.800-5, con domicilio en Inés Matte Urrejola 0940, Providencia, Santiago, inició el procedimiento de revocación del nombre de dominio santoladron.cl.

IV.- En la demanda de fojas 50, Televisión Nacional de Chile funda su acción en lo dispuesto en los Artículos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL; señalando que es una empresa líder en la industria de la televisión en el país y que las producciones de su área dramática alcanzan regularmente los más altos índices de sintonía, como ocurrió en el caso de la teleserie “SANTOLADRON” en el año 2000.

Agrega que adicionalmente a la calidad de dichas producciones, TVN realiza una importante inversión en recursos para posicionar las denominaciones que las identifican, como fue el caso de la teleserie aludida. Además, dicho programa fue visto en todo el mundo a través de la señal internacional “TV.Chile” de propiedad de Televisión Nacional de Chile y la trama de la teleserie, pudo ser seguida a través de su web side “tvn.cl”.

En la demanda se hace presente también que Televisión Nacional de Chile es titular de las marcas “SANTOLADRON” registradas en las clases 38 y 16 y que los equipos creativos de esa estación televisiva continuamente están desarrollando ideas que se transforman en programas exitosos, al tiempo que crean los nombres de dichos programas, de tal modo que atenta contra el trabajo de esos equipos que terceros se aprovechan de la fama de los mismos programas, al registrarlos como dominios, atentando contra la propiedad intelectual e industrial de TVN.

Dado lo anterior, la demandante estima que la inscripción del dominio “santoladron.cl” por parte del señor Darío Méndez, es abusiva en los términos del Artículo 22 del citado Reglamento, además de infringir lo dispuesto en el Artículo 14 que establece que es de responsabilidad del solicitante que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros, como por ejemplo: marcas comerciales debidamente registradas.

Concluye la demanda señalando que los derechos de Televisión Nacional de Chile han sido gravemente afectados por la asignación del nombre de dominio “santoladron.cl” a un tercero, puesto que la similitud entre esa denominación y la marca de su propiedad producirán confusión y asociaciones erróneas entre los usuarios de Internet.

V.- Con los documentos de fojas 33 y 34, se tiene por acreditado que Televisión Nacional de Chile es propietaria de la marca comercial “SANTOLADRON” registrada con el No. 580.272 en la clase 38 y con el No. 585.199 en la clase 16; con vigencia desde el 25 de Octubre de 2000, la primera y desde el 13 de Diciembre de 2000, la segunda.

VI.- Que con los documentos de fojas 35 a 44 se acredita que la teleserie “SANTOLADRON” difundida por Televisión Nacional de Chile tuvo también cobertura en la prensa escrita.

VII.- Al no comparecer el demandado a este procedimiento, no existe en autos ninguna información ni pruebas acerca de sus motivaciones o posibles derechos preexistentes o razones que haya tenido para solicitar como nombre de dominio el mismo que corresponde a una marca comercial registrada de propiedad de un tercero y, adicionalmente, a un programa difundido por Televisión Nacional de Chile consistente en una teleserie de horario estelar.

VIII.- Que al tratarse de la designación de un programa de televisión, dada la cobertura del canal nacional de televisión, que comprende todo el país y también una señal internacional, así como la circunstancia, ya referida, de tratarse de una teleserie difundida en horario estelar, sólo puede concluirse que este programa ha sido objeto de una amplia difusión y al nombre del mismo, cuando se trata de una marca comercial registrada, debe asignársele el carácter de una marca notoria.

IX.- Conforme a la normativa de la Ley 17.336, sobre Propiedad Intelectual, el derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra y el título de la obra forma parte de ella y goza, por tanto, de su misma protección.

X.- El Artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL que establece que “será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”.

XI.- A juicio del sentenciador, constituyen derechos válidamente adquiridos por terceros, de aquellos consignados en el inciso 1º del Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, cuyo respeto es de responsabilidad exclusiva del solicitante de la inscripción de un dominio, los derechos de propiedad constituidos sobre una marca comercial registrada, así como los derechos de propiedad derivados de la creación intelectual de una obra; por tratarse de derechos de propiedad garantizados por la Constitución Política de la República y constituidos de acuerdo con la legislación vigente.

XII.- El Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL establece como causal para la revocación de un nombre de dominio el que éste haya sido inscrito de mala fe; sin que se establezcan causales taxativas constitutivas de tal mala fe sino, solamente, se enumeran con carácter meramente enunciativo, una serie de circunstancias que son indicativas de mala fe; así como otras que permiten evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de esa forma.

En consecuencia, corresponde al sentenciador determinar si de las circunstancias que han sido puestas en su conocimiento y acreditadas en el expediente, se puede concluir o no tal conducta.

XIII.- La mala fe, de acuerdo con la definición que proporciona el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es “malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien”.

XIV.- Habida consideración de la notoriedad del signo distintivo “SANTOLADRON” de propiedad de Televisión Nacional de Chile, no cabe sino concluir si un tercero solicita la inscripción del mismo a su nombre como nombre de dominio, ha actuado con malicia o temeridad tanto en el acto de solicitar el registro como al poseer o detentar el dominio inscrito a su nombre.

XV.- En autos no se ha rendido prueba alguna tendiente a acreditar un legítimo interés del demandado sobre el nombre de dominio en disputa así como tampoco se ha acreditado la concurrencia de alguna de las causales establecidas en el penúltimo inciso del Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que puedan servir para evidenciar o demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

XVI.- El inciso final del Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que establece que “si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, Nic Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado.

RESUELVO:

Se acoge la demanda presentada por Televisión Nacional de Chile y se ordena a Nic Chile transferir a dicha empresa el nombre de dominio “santoladron.cl”, debiendo la demandante cumplir con los requisitos de asignación respectivos.

Andrés Echeverría Bunster