Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "scotianhomes.cl"

Santiago, a 3 de marzo de 2003.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF02112 de 2 de octubre de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio scotianhomes.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son parte en dicho conflicto doña Eugenia Verónica Lazo Emparanza, ignórase profesión, domiciliada en calle Padre Hurtado norte 2169, comuna de Vitacura, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio scotianhomes.cl, el cual pidió a su favor el día 6 de enero de 2002 a las 23:19:50 GMT y The Bank of Nova Scotia, sociedad anónima del giro bancario, representada por su contacto administrativo don Max Villaseca Molina, ambos domiciliados para los efectos de este juicio en avenida Alonso de Córdova 5151, piso 8o., comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio scotianhomes.cl, el cual pidió a su favor el día 5 de febrero de 2002 a las 19:47:36 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 4 de octubre de 2002, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 18 de octubre de 2002 a las 11:30 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 9 de octubre de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 6 de autos.

Quinto: Que el día 18 de octubre de 2002, a las 11:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de la segunda solicitante y demandante, The Bank of Nova Scotia, y en rebeldía de la primera solicitante y demandada, Eugenia Verónica Lazo Emparanza, procediendo el Arbitro a calificar la personería del compareciente y  la consignación decretada, estimándolas bastantes. Acto seguido, el Tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 13 de autos.

Sexto: Que el mismo día 18 de octubre de 2002 se procedió a notificar a las partes por correo electrónico de las resoluciones dictadas en la audiencia referida en el acápite quinto precedente, según consta del atestado de fs. 15 de autos.

Séptimo: Que por escrito de fecha 4 de noviembre de 2002, la parte de The Bank of Nova Scotia dedujo demanda arbitral de asignación del nombre de dominio "Scotianhomes.cl" invocando los siguientes argumentos: 1.- A diferencia de lo que ocurre con las marcas comerciales, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza; 2.- De acuerdo al sistema de resolución de controversias sobre nombres de dominio,  en caso de existencia de conflicto respecto de un dominio, corresponde dirimirla a favor de aquél que demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo; 3.- En relación con lo anterior, THE BANK OF NOVA SCOTIA, tiene el mejor derecho respecto del nombre de dominio "SCOTIANHOMES.CL" y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de Eugenia Verónica Lazo Emparanza; 4.- En efecto, marcas que contienen la voz "scotia", como "Scotiabank", "Scotiahomes", etc., pertenece a una institución bancaria que presta servicios mundialmente y que desde el año 1929, es decir, hace 73 años, ha utilizado en forma ininterrumpida la marca "SCOTIABANK". Esa institución bancaria, THE BANK OF NOVA SCOTIA se convirtió el año 2001 en el mayor banco de Canadá, con más de 1.700 sucursales y  22.000 empleados en más de 40 países, y cuyo capital asciende a los 300.000 millones de dólares; 5.- Los antecedentes antes referidos constituyen un claro referente de que el dominio ha sido solicitado de buena fe, y que THE BANK OF NOVA SCOTIA es quien tiene mejor derecho para que se le asigne el dominio en disputa, lo que obviamente implica rechazar cualquier alegato contrario; 6.- Se añade a lo anterior la circunstancia de que la demandada y primera solicitante corresponde a una persona natural,  que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro. Dicho nombre SCOTIANHOMES no corresponde ni al nombre de la demandada, ni ella puede alegar relación alguna con ese signo que corresponde a la razón social y marca comercial de THE BANK OF NOVA Scotia; 7.- THE BANK OF NOVA SCOTIA es quien, al solicitar el nombre  de dominio sub lite, lo ha hecho amparado en los principios más estrictos del llamado "fair use", de la ética y buenas costumbres mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el dominio en disputa; 8.- .En cuanto al derecho aplicable, aquél se constituye fundamentalmente por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la ley No. 19.039 sobre Propiedad Industrial,  y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991. Así, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito y ratificado por Chile, asegura en su artículo 8o. la protección del nombre comercial o razón social de las personas miembros de los estados partes y las normas de NIC Chile reconocen también el mejor derecho de quien es conocido por cierto nombre en particular, situación plenamente aplicable en este caso; 9.- Aduce también el criterio de la titularidad de Marcas Comerciales, siendo THE BANK OF NOVA SCOTIA quien tiene marcas comerciales registradas a nivel mundial para distinguir marcas que contienen el término "SCOTIA", lo que no sucede en el caso de Eugenia Verónica Lazo Emparanza; 10.- Invoca también el criterio de notoriedad del signo pedido, pues estima indudable la notoriedad del signo en disputa a su favor, presente en servicios prestados  y ubicados en las más importantes ciudades de Canadá y de todo el mundo; 11.- Recurre también al criterio de la buena fe, pues considera indudable que aquél le asiste al estar  presente en Chile y al ser dueña de registros marcarios que contienen en término "Scotia; 12.- Menciona las siguientes marcas inscritas en su favor, las cuales contienen la voz "Scotia": Registro No. 410.557, "SCOTIABANK"; Registro No. 557.522, "SCOTIABANK"; Registro No. 557.523, "SCOTIABANK"; Registro No. 557.524, "SCOTIABANK"; Registro No. 557.525, "SCOTIABANK"; Registro No. 582.198, "SCOTIABANK"; Registro No. 582.199, "SCOTIABANK"; Registro No. 606.233, "SCOTIAHOUSE"; Registro No. 616.268, "SCOTIABANK"; Registro No. 624.891, "SCOTIABANK SUD AMERICANO"; Registro No. 624.892, "SCOTIABANK SUD AMERICANO"; Registro No. 624.893, "SCOTIABANK SUD AMERICANO"; Registro No. 624.894, "SCOTIABANK SUD AMERICANO"; Registro No. 624.895, "SCOTIA SUD AMERICANO CORREDORES DE BOLSA"; Registro No. 624.896, "SCOTIA SUD AMERICANO FONDOS MUTUOS"; Registro No. 624.897, "SCOTIA SUD AMERICANO ASESORIAS FINANCIERAS"; Registro No. 624.898, "SCOTIA SUD AMERICANO FACTORING"; Registro No. 624.899, "SCOTIA SUD AMERICANO CORREDORES DE SEGUROS"; Registro No. 624.900, "SCOTIA CORREDORES DE BOLSA"; Registro No. 624.901, "SCOTIA FONDOS MUTUOS"; Registro No. 624.902, "SCOTIA FACTORING"; Registro No. 624.903, "SCOTIA CORREDORES DE SEGUROS"; Registro No. 624.904, "SCOTIA SUD AMERICANO CORREDORES DE BOLSA"; Registro No. 624.905, "SCOTIA SUD AMERICANO"; Registro No. 624.906, "SCOTIA SUD AMERICANO CORREDORES DE SEGUROS"; Registro No. 624.907, "SCOTIABANK, CUENTA CON NOSOTROS"; Registro No. 625.888, "SCOTIA ASESORIAS FINANCIERAS"; Registro No. 625.889, "SCOTIA SUD AMERICANO FONDOS MUTUOS"; Registro No. 625.890, "SCOTIA SUD AMERICANO ASESORIAS FINANCIERAS"; Registro No. 625.891, "SCOTIABANK, CUENTA CON NOSOTROS"; Registro No. 629.252, "SCOTIAWEB"; Registro No. 629.253, "SCOTIASEGUROS"; Registro No. 629.254, "SCOTIAPHONE"; Registro No. 629.255, "SCOTIACLUB"; Registro No. 629.256, "SCOTIASAVE"; Registro No. 629.257, "SCOTIACARD". En mérito de todas las consideraciones y argumentos anteriores, solicita la demandante y segunda solicitante que el nombre de dominio en disputa le sea asignado en definitiva, con costas. 

Octavo: Que por decreto de fecha 4 de noviembre de 2002, el cual rola a fojas 36 de autos, se tuvo por interpuesta demanda por la parte de The Bank of Nova Scotia, confiriéndose traslado de la misma, el cual fue evacuado en rebeldía de la demandada.

Noveno: Que con fecha 26 de diciembre de 2002, mediante resolución que rola a fojas 38 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "scotianhomes" o en sus componentes y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "scotianhomes" o de sus componentes.

Décimo: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:

Por la parte de Eugenia Verónica Lazo Emparanza no se rindieron pruebas.

Por la parte de The Bank of Nova Scotia se rindió la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos: 1.- Documentos obtenidos de la página web www.scotiabank.cl; 2.- Documentos obtenidos de la página web www.scotiabank.com; 3.- Documento "Informe de Registros por propietario 002841 The Bank of Nova Scotia", al 31.10.2002; 4.- Certificado de Registro No. 606.233, para la marca Scotiahouse, para la clase 36, emanando el 10 de enero de 2002; 5.- Certificado de Registro No. 557.525, para la marca Scotianbank, para la clase 35, 36, emanando el 05 de enero de 2000; 6.- Certificado de Registro No. 557.523, para la marca Scotiabank, para la clase 35, 36, emanando el 25 de enero de 2000; 7.- Certificado de Registro No. 557.524, para la marca Scotiabank, para la clase 09 y 16, emanando el 25 de enero de 2000; 8.- Certificado de Registro No. 557.522, para la marca Scotiabank, para la clase 09 y 16, emanando el 25 de enero de 2000; 9.- Certificado de Registro No. 410.557, para la marca Scotiabank, para la clase 36, emanando el 11 de agosto de 1993; 10.- Certificado de Registro No. 616.268, para la marca Scotiabank, para las clases 35 y 36, emanando el 11 de febrero de 2002: 11.- Certificado de Registro No. 624.893, para la marca Scotiabank Sud Americano, para la clase 9 y 16, emanando el 08 de abril de 2002; 12.- Certificado de Registro No. 624.891, para la marca Scotiabak Sud Americano, para las clases 9 y 16, emanando el 08 de abril de 2002; 13.- Certificado de Registro No. 624.907, para la marca Scotiabank, Cuenta con Nosotros (Frase de propaganda) para las clases 09 y 16, emanando el 08 de abril de 2002; 14.- Certificado de Registro No. 625.891, para la marca Scotiabank, Cuenta Con Nosotros (Frase de propaganda) para las clases 35 y 36, emanando el 6 de mayo de 2002; 15.- Certificado de Registro No. 624.907, para la marca Scotiabank, Cuenta con Nosotros (Frase de propaganda), para las clases 9 y 16,  emanando el 8 de abril de 2002; 16.- Certificado de Registro No. 1.625.220, para la marca Scotiabank, para la clase 16, emanando el 27 de enero de 1997, en la República de Argentina; 17.- Certificado de Registro No. 318.262, para la marca Scotiabank, para las clases 9, 16, 35, 36, emanando el 28 septiembre de 2000, en la República de O. Del Uruguay; 18.- Certificado de Registro No. 39883, para la marca The Bank of Nova Scotia, emanando el 24 septiembre de 1996, en la República de Panamá; 19.- Certificado de Registro No. 14.727.-D, para la marca Scotiabank, emanando el 4 enero 1980, en la República de Venezuela; 20.- Certificado de Registro No. 204058, para la marca Scotiabank, para la clase 36, emanando el 11 de diciembre de 1997, en la República de Colombia; 21.- Certificado de Registro No. 00085, para la marca Scotiabank, para la clase 36, emanando el 27 julio de 1999, en la República de El Salvador; 38.- folletos (2) alusivos a la marca "Scotiabank".

Décimo primero: Que, acompañados los instrumentos antes referidos con citación de la parte de Eugenia Verónica Lazo Emparanza, estos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación ni reserva alguna.

Décimo segundo: Que por resolución de fecha 20 de enero de 2002, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 67 de autos, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo primero de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación o reserva alguna, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por la demandante, que no ha sido objeto de controversia, que la demandante "The Bank of Nova Scotia" es titular en Chile y en otros países de las marcas "The Bank of Nova Scotia", "Scotiabank", "Scotiahouse", "Scotiaweb", "Scotiaseguros", "Scotiaphone", "Scotiaclub" y "Scotiasave", todas las cuales tienen como componente común la voz "Scotia". Por otra parte, es un hecho público y notorio que el nombre "Nova Scotia" corresponde al de una provincia del Canadá ubicada en el extremo oriental de dicho país, siendo dable suponer que existe alguna vinculación, ya sea territorial o de otra índole, entre el actor, la sociedad bancaria canadiense "The Bank of Nova Scotia" y la referida provincia situada en dicho Estado.

Tercero:  La denominación de la provincia canadiense "Nova Scotia" constituye una curiosidad lingüística, pues si bien dicho nombre quiere designar la voz "Nueva Escocia", en idioma inglés "Escocia" se escritura como "Scotland" y Nueva Escocia como "New Scotland". Este detalle tiene importancia para el proceso, pues la palabra "Scotia" es de por sí una peculiaridad, y no se asocia, a lo menos territorialmente, sino a la provincia canadiense "Nova Scotia" y no a "Escocia", "Scotland" y sus derivados "scotch", "Scottish" y otros por el estilo, que pueden dar origen a denominaciones genéricas.

Cuarto: De lo anterior se sigue como consecuencia que el nombre de dominio en disputa "Scotianhomes" constituido por el específico "Scotian" y por el genérico "homes", colisiona en lo pertinente a su voz distintiva "Scotian" con el nombre del segundo solicitante y con numerosas marcas comerciales asociadas al mismo.

Quinto: Particularmente estrecha aparece la vinculación del nombre "Scotianhomes" con las voces "Scotiahouse" y luego  "Scotiaweb",  "Scotiaphone", "Scotiabank", "Scotiaclub", "Scotiasave" y "Scotiaseguros", inscritas como marcas comerciales a favor de la demandante, y con los sitios web  www.scotiabank.cl y www.scotiabank.com.

Sexto:   Para Los fines de esta litis, corresponde confrontar los derechos e intereses de las partes y la utilización efectiva que han efectuado del nombre "scotianhomes", lo cual fue objeto preciso de la prueba decretada en autos, cuyos puntos no fueron objeto de impugnación ni observación alguna por las partes. Sobre el particular, confluye a favor de la demandada el haber impetrado el nombre de dominio "scotianhomes" en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante, lo cual basta para situarla en la posición de gozar de dispensa de la prueba respecto de su interés sobre el nombre de dominio, el cual le será asignado en definitiva a menos de demostrarse que el oponente tiene un mejor derecho a él.   

Séptimo: A favor de la demandante concurre, en tanto, un ostensible interés en el nombre scotianhomes, el cual resulta justificado por los siguientes hechos de la causa: a) que el nombre "scotianhomes" se constituye de una manera determinante por la voz "Scotian", la cual figura vinculada con el nombre propio de la demandante, The Bank of Nova Scotia, y con numerosas marcas comerciales inscritas a su favor tanto en Chile como en el extranjero; b) Que existen razones poderosas para relacionar la voz "Scotia" con la provincia marítima de Canadá llamada "Nova Scotia", provincia la cual se vincula de un modo directo con el nombre o razón social de la actora y cuyo nombre constituye una curiosidad lingüística, asociada sólo a ese lugar geográfico; c) que la demandante realiza muchas de sus operaciones comerciales y publicitarias con el nombre "Scotia" y sus derivados; d) Que en Chile, en el momento presente, es un hecho público y notorio que la palabra "Scotia" se asocia a los proyectos y negocios de The Bank of Nova Scotia, ex - Banco Sudamericano. De hecho, este Tribunal puede traer a memoria la campaña publicitaria masiva que desarrolló la demandante años atrás tendiente a facilitar al público chileno la comprensión y uso de las palabras "Scotia" y "Scotiabank".

Octavo: Los antecedentes aportados por las partes no permiten atribuir mala fé a la primera solicitante y demandada de autos en la adquisición de un nombre de dominio al que no tenía derecho, pero el Tribunal puede fundadamente presumir que esa parte estaba en conocimiento de que se trataba de un nombre cuyo componente principal y determinante está ligado a otra empresa, y que ello es un hecho público y notorio. Por otra parte, la dispensa de prueba acerca del mejor derecho de que goza en esta clase de procesos la primera solicitante no constituye en lo absoluto una presunción de derecho, sino a lo sumo una presunción legal que, en caso de controversia, debe ser reforzada con argumentos positivos de mejor derecho o a lo menos con defensas concluyentes de falta de mejor derecho de la parte contraria. La demandada nada dijo frente a las alegaciones contrarias, nada controvirtió al respecto y nada probó.

Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional  se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales  y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.

Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "scotianhomes", cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, a marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente. 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se asigna el nombre de dominio scotianhomes.cl al segundo  solicitante,  The Bank of Nova Scotia. 

Segundo: Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.  

Juan Agustín Castellón Munita

    Juez Arbitro