Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "shellserver.cl"

MAT.:sentencia shellserver.cl.

 

PARTES:   ALBERTO LEONARDO PAREDES UFOMBRILLE

                 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED REP. SARGENT & KRAHN

 

En Santiago de Chile, a veinticuatro de julio de dos mil tres, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio shellserver.cl, suscitado entre ALBERTO LEONARDO PAREDES UFOMBRILLE, RUT: 13.507.873-5, domiciliado en Virginia Opazo #65, Santiago, Santiago y SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED, domiciliada en Shell Centre, London, Se1 7na, Gran Bretaña, REP. SARGENT & KRAHN, RUT 79.713.300-0, por la Sra. Sandra Seguel Hidalgo, domiciliada en Andrés Bello N° 2711, piso 17, of. 1701, Las Condes, Santiago, se dicta la siguiente sentencia definitiva:

VISTOS:

1.- Que por oficio 02599, de fojas 01, de 07 de enero del año en curso, se notificó a esta árbitro su designación para la resolución del conflicto de la referencia.

 

2.- Que con fecha 16 de enero del año en curso, se aceptó la designación, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, tal y como consta a fojas 04. Dicha resolución fue notificada a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

 

3.- Que el día y hora señalados se realizó la audiencia fijada en autos con la comparecencia de ambas partes. No llegándose a conciliación se procedió a fijar derechamente el procedimiento arbitral.

 

4.- Que a fojas 21 la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, en las que en síntesis argumenta que:

A.- ANTECEDENTES DE HECHO: Shell International Petroleum Company Limited, en adelante Shell es una corporación mundial de energía fundada en 1833 por Marcus Samuel, quien abre una pequeña tienda en el East End de Londrés, dedicada a la venta de conchas marinas para los apasionados de la historia natural en la época victoriana. En corto plazo la comercialización de las conchas da paso a una próspera actividad de importación y exportación. Marcus Junior, hijo del fundador, durante una visita a Bakú en la costa del Mar Caspio se encuentra con la posibilidad de importar petróleo. En 1892 Marcus pone en servicio el primer buque petrolero especial y efectúa una entrega de 4000 toneladas de queroseno ruso en Singapur y Bankok. Paralelamente en 1890 se constituye la compañía holandesa "N.V. Koninklike Nederlandsche Maastschappij tot Explotatie van Petroleum-bronnen in Nederladsch-Indie" para desarrollar un yacimiento petrolífero en Pangkkalan Brandan, Sumatra. En 1896 la empresa construye su propia flota de petroleros para competir con los británicos. En 1903 resulta evidente que las compañías holandesas y británicas en competencia obtendrían mejores resultados trabajando juntas, por lo que deciden fusionarse y crear la Asiatic Petroleum Company. La sociedad funciona tan bien que cuatro años más tarde se amplía para englobar las operaciones distribuidas por todo el mundo, dando lugar a la creación del grupo de compañías Royal Dutch/Shell, sociedad que ha pervivido hasta la fecha.

Agrega que as dos empresas matrices conservan sus actividades independientes y son propietarias del grupo con más de 1700 compañías activa, en proporción de un 60% para Royal Dutch Petroleum y del 40% para Shell Transport And Trading Company.

Los primeros años del siglo resultan apasionantes para la industria del petróleo. En 1909 comienza la producción en masa de automóviles, lo que supone la apertura de un nuevo e inmenso mercado. En 1929 Shell se introduce en el sector químico con las constitución de "N.V. Mekog" en los Países Bajos y se lanza el primer cohete alimentado por combustible líquido en Alemania. EN 1938 la producción de petróleo crudo de Shell alcanza una cifra cercana a los 580.000 barriles diarios, frente a un total mundial de 5.720.000.

Señala que Shell está presente en más de 100 países con más de 100.000 empleados y más de 50.000 marcas registradas. Las compañías Shell trabajan en explotación y producción de petróleo y gas; refinación, transporte y comercialización de sus derivados producción y venta de productos químicos; generación de electricidad y energías renovables. Un elemento particular de Shell es que siempre escucha a sus clientes y en respuesta ha desarrollado una serie de combustibles especialmente diseñados, que ofrecen beneficios ambientales y de rendimiento.

Hace presente que el emblema de Shell es uno de los más reconocidos en el mundo y es sinónimo de garantía, calidad y confianza. Esto sólo se logra a través de la integridad y honestidad de todas las actividades que realiza. El grupo Shell se caracteriza por la descentralización de sus operaciones, ampliamente difundidas y altamente diversificadas y por permitir una amplia libertad de acción a las compañías operativas, todas encaminadas a un mismo objetivo: realizar de manera responsable y rentable los negocios relacionados principalmente con el petróleo, gas y productos petroquímicos, privilegiando siempre en sus acciones el balance entre lo económico, social y ambiental.

En 1919 Shell inició sus negocios en Chile, específicamente en la ciudad de Valparaíso y a partir de ese entonces ha desempeñado un papel protagónico en numerosos sectores productivos, haciendo especial énfasis en el cuidado del Medio Ambiente y la Sociedad. Las acciones de la compañía abarcan áreas diversas, lo que permite ofrecer una variada gana de productos de la más alta calidad, aportando importantes beneficios sociales al generar nuevas actividades y empleos. Además de ser una compañía proveedora y distribuidora de petróleo y sus derivados, es productora de lubricantes, comercializadora de químicos, participa en investigaciones y se preocupa del desarrollo de otras fuentes de energía. Su presencia ininterrumpida y los constantes esfuerzos de actualización e innovación tecnológica hacen de Shell una empresa líder en Chile.

En cuanto al rol de Shell en el Desarrollo tecnológico argumenta que la tecnología ha sido uno de los elementos principales que explican el desarrollo y fama de los productos y servicios que brinda Shell, dentro de las cuales ha estado muy interesada en el desarrollo de Internet por lo que ha realizado inversiones y cuenta con empresas filiales, principalmente a través de su empresa Shell Internet Ventures, la que financia nuevas inversiones en Tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro de las empresas que cuentan con inversiones de Shell menciona a Sixth Dimension, 2Wire, Airbiquity, Graviton, Netshift y TskerDirect, las que desarrollan diversos servicios utilizando Internet. Es así como la presencia de Shell en Internet no es nueva ni puede ser desconocida por terceros.

Agrega que su mandante no sólo realiza inversiones en Internet sino que dada la importancia de tales inversiones para la empresa también ha solicitado y obtenido la protección legal para estas actividades, a través de la protección marcaria de las mismas. Dentro de las marcas registradas de Shell destinadas a las  actividades tecnológicas destaca el Registro Marcario N° 621.989, "GO SHELL", que distingue "Servicios de hosting de páginas web de terceros", que según lo indicó la contraparte en la mediación y en la audiencia arbitral corresponde a la actividad para la que éste solicitó el nombre de dominio en conflicto.

Es del caso que con fecha "06 de septiembre de 2003" (SIC) su contraparte solicitó el otorgamiento del nombre de dominio "sellserver.cl", misma solicitud que realizó posteriormente, con fecha 24 de ese mismo mes su representada. Destaca que el nombre de la contraria no tiene relación alguna con la denominación "SHELLSERVER" para la cual solicitaron el nombre de dominio de la referencia. En cambio, agrega que es del caso señalar que su representada cuenta a la fecha con más de 100 registros marcarios registrados en Chile para su marca principal SHELL y marcas derivadas, entre los que destaca:

a) Registro marcario N° 621.989 "GO SHELL" para distinguir "servicios de hosting de páginas web de terceros", clase 42. Registro solicitado el 31 de agosto de 2001;

b) Registro marcario N° 464.025 "LINEACTIVA", para distinguir "servicios de consulta y comunicación interactiva vía teléfono, fax, radio, televisión, correo electrónico y multimedios", clase 38. Registro solicitado con fecha 11 de agosto de 1985;

c) Registro marcario N° 517.834 "SHELL GLOBAL SOLUTIONS" para distinguir "servicios de investigación científica y tecnológica, de estudios de proyectos técnicos, de investigación, inspección, exploración y estudios geológicos y oceanográficos de laboratorio, de pruebas mediciones y análisis de materiales y productos; de ingeniería, servicios computacionales y de tecnología de información; de productos de software computacional; servicios de diseño mecánico; servicios ambientales, de seguridad y salud, servicios de asesoría y consultoría todos relacionados con lo anteriormente citado", clase 42. Registro solicitado con fecha 08 de enero de 1998;

d) Registro marcario N° 621.990 "GO SHELL", para distinguir "servicios de publicidad de productos y servicios de terceros; servicios de alquiler de espacios publicitarios", clase 35. Registro solicitado con fecha 31 de agosto de 2001;

e) Registro marcario N° 621.991, "GO SHELL" para distinguir "software computacional destinado a acceder a Internet", clase 9. Registro solicitado con fecha 31 de agosto de 2001.

Agrega que junto a lo anterior es necesario destacar que la marca SHELL se encuentra registrada en la mayoría de los países del mundo, incluido el nuestro. Además SHELL corresponde a una de las marcas más famosas y notorias en todo el mundo, siendo ampliamente conocida, no pudiendo ser desconocido tal circunstancia por la contraparte al momento de trabarse la litis.

Asimismo y en este orden de cosas estima preciso señalar que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país y en el extranjero. Prueba de ello son los registros marcarios, además de publicaciones que se aocmpañan y que no admiten debate alguno, los cuales dan cuenta del uso y fama de la marca SHELL.

El propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la Red Internet. Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo. Esto es, la identificación por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Si el nombre de dominio "shellserver.cl" se adjudicara a Alberto Leonardo Paredes sucederá que los usuarios de Internet al ingresar al sitio de shellserver.cl se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y producirá confusión en los usuarios de Internet, máxime considerando que los servicios para los cuales la contraparte pretende destinar el dominio ya cuenta con protección legal por parte de su mandante. Sobre esto último señala que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este sentido, su representada ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones mundiales y locales y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el demandado:

a.- www.shell.com, creado con fecha 15 de julio de 1989

b.- www.shell.co.uk, creado el 28 de julio de 2000

c.- www.shell.biz, creado el 27 de marzo de 2002

d.- www.goshell.co.uk, creado el 13 de septiembre de 2001

e.- www.shell.cl, creado el 08 de agosto de 2002

f.- www.goshell.cl, creado el 27 de septiembre de 2001

B.- ANTECEDENTES DE DERECHO

En cuanto a la descripción e importancia de los nombres de dominio señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico uno de los cuales ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de la red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc.

El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como coca cola, Nike, y/o Universidad de Chile corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

En cuanto a los criterios aplicables a la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio singulariza los siguientes:

a.- Criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio:Señala que ha señalado que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el "mundo real" sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el Derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el derecho comparado y por cierto en los últimos años también en nuestro país se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

En razón de lo anterior sostiene que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio. En este contexto, cabe tener presente que con  fecha 01 de enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Interner Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos  respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

ICANN es la entidad a nivel mundial con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc., A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en los términos que más adelante se señalan. Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la afamada marca SHELL de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "shellserver.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país y se encontrarán con cualquier otra información, sobre todo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios para su marca en extensiones .com, .cl, .biz entre otras.

Al respecto la sentencia arbitral de fecha 09 de julio de 2001 respecto al nombre de dominio "kiwi.cl" señala que: "si le asistiría un mejor derecho al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio posterior". En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

b.- Criterio de la Notoriedad del signo pedido: Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional. Evidentemente que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que sus mandantes tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio "shellserver.cl", debido a que su mandante es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional y/o internacional a la denominación "SHELL" como se ha demostrado en la primera parte de este libelo atendido la publicidad permanente que su amndante realiza a través de todos los medios de comunicación. Por tanto, corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "shellserver.cl" a su representado.

c) Criterio del Mejor Derecho y Buena Fe: Su representada se opuso a la solicitud de "shellserver.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile y en el extranjero para la expresión SHELL para diversos servicios, dentro de estos servicios relacionados directamente con las actividades tecnológicas. Agrega que cabe destacar que la marca SHELL es una marca Creada, Desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

Al respecto, no existe ningún registro marcario para la expresión "SHELL" o "SERVER" a nombre del demandado. Lo anterior reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis la contraparte no tenía ningún derecho sobre la expresión "SHELLSERVER", "SHELL", o "SERVER", por lo tanto el mejor derecho lo detenta su representa.

C.- Convenio de París: El convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, en su artículo 8 dice que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el sólo hecho de ser tal nombre comercial. Pues bien, "SHELL" constituye lo esencial del nombre comercial de la matriz de su mandante, Shell International Petroleum Company Limited. Las normas del Convenio de París antes citadas, tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen rango de ley.

D.- Titularidad de registros marcarios para el signo "SHELL":Conforme a lo expuesto precedente, procede abocarnos al estudio y examen de los registros marcarios que las partes de autos pueden invocar en su favor, con el objeto de determinar si el nombre de dominio "shellserver.cl" debe ser asignado a mi representada o bien al demandado de autos. SHELL es titular de una serie de registros mercarios en Chile para el signo "SHELL", señalados anteriormente en la exposición de antecedentes de hecho. Por otra parte, el demandado de autos, Alberto Leonardo Paredes no es titular de ningún registro marcario para el signo "SHELL". En estas circunstancias resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "shellserver.cl" corresponde a su representada con el mérito de la titularidad para la marca "SHELL" antes referida.

E.- Concluyeque a la luz de lo expuesto en el presente libelo y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "SHELL" tanto en Chile como en otros países del mundo, consideramos que es su representada la titularidad del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos. Cabe tener presente que su representada es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "SHELL" en el mercado nacional e internacional, por medio de los productos y servicios comercializados bajo dicha denominación. En estas circunstancias y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a  cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el derecho prioritario de sus mandantes sobre el signo en disputa.

Los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "shellserver.cl" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables en esta materia. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo obligan a concluir que la asignación de l dominio de autos sea fundamental para los intereses de su mandante.

Finalmente reitera que aun prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción marcaria, la sola aplicación de los criterios de resolución de  conflicto reflejados en la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento del Registro de Nombres de Dominio en el ".cl" debe concluirse que es su representada SHELL, la llamada a la titularidad del dominio "shellserver.cl".

Solicita se tenga pro presentado su escrito de mejor derecho, se la acoja a tramitación y en definitiva resolver el conflicto asignando el nombre de dominio a su representada, con expresa condena en costas a la contraria.

5.- Que en apoyo de sus argumentaciones la segunda solicitante acompañó las siguientes pruebas:

I.- a.- Copias de los nombres de dominio www.shell.com de fojas 28, creado el 15 julio de 1989; b.- www.shell.co.uk, de fojas 29, creado el 28 de julio de 2000; c.- www.shell.biz, de fojas 30, creado el 27 de marzo de 2002; d.- www.goshell.co.uk, de fojas 31, creado 13 de septiembre de 2001; e.- www.shell.cl, de fojas 32, creado el 08 de agosto de 2002 y f.- www.goshell.cl, de fojas 33, creado el 27 de septiembre de 2001.

II.- Copia de Base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de las marcas: a.- GO SHELL, N° 621.989, concedida en 11 de febrero de 2002, para productos de la clase 42, de fojas 34; b.- "LINEACTIVA DE SHELL", concedida el 10 de julio de 1996, para productos de la clase 38, de fojas 35; c.- "SHELLGLOBAL SOLUTIONS", N° 517.834, concedida el 28 de julio de 1998, para productos de la clase 42, de fojas 36; c.- SHELL, N° 487.336, concedida el 10 de junio de 1997, para productos de la clase 1, de fojas 37; "GO SHELL", N° 621.990, concedida el 11 de febrero de 2002, para productos de la clase 35, de fojas 38.

III.- Impresión de páginas Web www.shell.com y www.shell.cl, de fojas 39 a 56, en que se aprecia, a fojas 55, que esta compañía presta los servicios  "2wire", desarrollo de productos de banda ancha y facilidades para teléfono domiciliario, Internet domiciliario, "airbiquity", canales de voz sobre redes de datos, redes inalábricas de datos y "Graviton" desarrollo de dispositivos automáticos de redes inalámbricas; todos estos servicios calificados generalmente como Servicios asociados a Internet.

IV.- Copia impresa de consulta a la Base de Datos de Marcas Comunitarias de la Unión Europea, para la marca SHELL, N° de solicitud 001118801, Registro N° 7195, de propiedad de SHELL International Petroleum Company Limited, de fojas 57

6.- Que de su parte, la primera solicitante no presentó alegaciones de mejor derecho ni allegó antecedentes probatorios a estos autos.-

7.- Que a fojas 59 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos, no existe controversia en cuanto a la titularidad de la primera solicitud, correspondiente a don Alberto Paredes, la que fuera presentada el 06 de septiembre de 2002, mientras que la solicitud de la otra parte fue presentada el día 24 de ese mismo mes y año.

Que lo substancial, pertinente y controvertido en autos es a cual de las partes le asiste un mejor derecho en la asignación de este dominio, por cuanto la segunda solicitante SHELL International Petroleum sostiene que habrá de asignársele a ella, por cuanto la cadena de caracteres incorpora la expresión SHELL respecto de la que tiene derechos acreditados en autos.

A este respecto, este tribunal estima que habiéndose acreditado la titularidad marcaria que invoca la segunda solicitante nada habrá de considerarse a su respecto, salvo en lo que dice relación a si esta titularidad es suficiente para alegar un mejor derecho al dominio en disputa. Al respecto la segunda solicitante invoca la fama y notoriedad de la marca SHELL, dentro del mercado de combustibles, lo que es un hecho público y notorio, por lo que nada habrá de considerarse al respecto, salvo hacer presente que las marcas comerciales se rigen por principios de especialidad y territorialidad. En efecto, la fama y notoriedad de la marca SHELL es un hecho incontrovertible desde una perspectiva de territorialidad y especialidad (para el mercado de los combustibles) sin embargo, como esta misma parte reconoce, en el mundo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones han surgido expresiones morfológicamente y fonéticamente idénticas, pero que semánticamente se diferencian notoriamente de la marca SHELL. En efecto SHELL técnicamente constituye un servicio de la sociedad de la Información: representa una de las formas más sencillas de conectarse a Internet. Una cuenta shell es un acceso a un servidor en modo línea, en que al usuario se le dota de un login y un password. Éste tiene atributos para dar ordenes de sistema operativo principalmente Unix. La información que se accesa está en forma de texto, no se emplean imágenes, sonidos o gráficos. De ahí que tratándose de servicios de la sociedad de la información SHELL se constituya en un término genérico, indentificador de una de las muchas tecnologías involucradas en el fenómeno Internet. Esta expresión ligada a "server" forma un nuevo término que podría constituir perfectamente un servidor de cuentas shell, caso en el cual no se vería afectado por la notoriedad de la marca shell, precisamente por la especialidad del derecho marcario.

SEGUNDO:Que no obstante los nombres de dominio no han sido reconocidos normativamente en el sentido que sobre ellos recaiga algún derecho absoluto, a la usanza de las marcas comerciales, si ha encontrado un reconocimiento a nivel doctrinario y jurisprudencial, sentándose las bases fundamentales o principios que rigen las eventuales controversias que puedan producirse producto de intereses competitivos en la titularidad de los mismos. Es así como la base del sistema de solución de conflictos es el reconocimiento a la preminencia del primer solicitante o principio del "first come first served", que no es sino el reflejo del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en el caso de los nombres de dominio se traduce en que "el primero que llega es el único servido". Este criterio sólo podrá ser desatendido en aquellos casos que se acrediten circunstancias que rompan el equilibrio entre las partes, derivadas de un mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primero.

TERCERO:Que un segundo criterio es el del mejor derecho al nombre de dominio, el que se funda en un reconocimiento un rol identificador de estos signos, fruto de su carácter mnemotécnico. Es así como si bien en principio los nombres de dominio cumplen una función técnica esencial para el buen funcionamiento de la Red Internet, consistente en coadyuvar a la localización de una página o sitio web que forma parte de la telaraña mundial de información, se diferencian respecto de otros directorios que conociéramos tradicionalmente, tales como los telefónicos o incluso aquellos referidos a un domicilio territorial, en que éstos se construyen a partir de cadenas de caracteres alfanuméricos, libremente entrelazadas por los mismos sujetos que requieren el servicio de registro o incorporación y mantención activa del nombre de dominio en una base de datos habilitada dentro del sistema global y distribuido de Administración de Nombres de Dominio (DNS) ya sean gTLDs o ccTLDs, sistema que, por sus características técnicas no admite la subsistencia de dos signos idénticos bajo un mismo TLD, esto es, como parte integrante de una misma base de datos.

CUARTO: Que siendo así, a los nombres de dominio les asiste un carácter instrumental, de direccionamiento de los requerimientos de información que realizan los usuarios finales de la Red. Es ya natural que con el desarrollo del comercio electrónico, en su configuración los usuarios de la red procurarán acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Legítima pretensión a la hora de analizar el fenómeno de Internet como uno de los elementos nucleares en toda estrategia de trademarketing.  Sin embargo como se desprende del considerando tercero, esta distintividad, reconocida en la doctrina como "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida", no es connatural al nombre de dominio sino que habremos de buscarla en la intención de los solicitantes, manifestada en el uso efectivo del nombre de dominio con una correspondencia necesaria del signo y el sujeto, la actividad, producto o servicio específico relacionado usualmente por el mismo o sus representados, manifestada en las páginas web que se direccionen a través de los mismos.

QUINTO: Que es por esta distintividad que ha saltado la alarma entre los juristas, en tanto que un uso indiscriminado o abusivo de los nombres de dominio podría causar graves perjuicios a los sujetos que en el mundo físico son conocidos bajo un determinado signo, el cual incluso puede estar amparado a través de algún Derecho exclusivo, y que sin embargo para sus actividades en la red se ven privados de su uso, debiendo buscar uno alternativo, por la acción de mala fe de un tercero o incluso porque se ha producido un "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, originado en las características del sistema, en el que habiendo más de un legítimo solicitante, es necesario discurrir acerca del mejor derecho a la cadena de caracteres solicitada por alguna de las partes y en el caso de que ambos ostenten un derecho del mismo nivel, por razones de igualdad entre las partes, la opción preferencial del primer solicitante.

De ahí que si bien los nombres de dominio colisionan o pueden llegar a colisionar con los signos distintivos concebidos en Derecho, especialmente las marcas comerciales y pueden llegar a ser resueltos en consideración a los principios y normas que regulan a esta institución. Sin embargo, al momento de resolver un conflicto determinado no es suficiente el sólo análisis de la propiedad marcaria como argumento definitorio del mejor derecho.

SEXTO:Que en el caso de autos, la segunda solicitante argumenta además que dentro de su estrategia de negocios la empresa shell ha incorporado algunos servicios de la sociedad de la información, los que publicita en su sitio web. Así ha quedado acreditado en autos de las copias impresas que ha acompañado, inobjetadas de contrario. Especialmente de las páginas correspondientes a "Shell Internet Ventures", de fojas 54 y siguientes, de las que se desprende que esta compañía está desarrollando servicios de acceso a telefónico a Internet, redes inalámbricas de acceso, canales de voz sobre redes de datos, etc. Esta cercanía al mercado de las tecnologías le permite sostener que tiene un interés legítimo al nombre de dominio y que su actitud al solicitar el registro no se funda solamente en la protección marcaria del signo SHELL, sin ligazón a la utilización efectiva del signo, lo que iría contra los principios de la Red, en cuanto a la libertad con que deben desenvolverse en ella sus actores, bajo premisas de buena fe que importan evitar estrategias de mero acaparamiento de nombres de dominio por los titulares de marca sin una utilización efectiva de los mismos, con el único afán de constituir barreras de entrada al mercado virtual.

SEPTIMO: Que de su parte el primer solicitante no esgrimió argumentos en pos de sostener su mejor derecho ni allegó antecedentes probatorios a este respecto. Es así como si bien es indubitada su posición como primer solicitante, no queda clara la utilización que dará al dominio. En efecto, habiéndose inspeccionado por este tribunal el sitio web alojado bajo la URL http://www.shellserver.cl, se ha advertido que en él se promociona a la empresa ServiceHome, la que, como declara "es una empresa dedicada a prestar servicios destinados a dar solución a las necesidades que se presentan en el hogar" y su ámbito de acción es: Instalaciones Sanitarias,· Instalaciones de Gas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Cerámicas, Instalaciones de Puertas y Ventanas de Aluminio, Carpintería y Muebles de Madera, Pinturas y Enlucidos, Ampliaciones, Modificaciones y Obras Mayores. Concluyendo con la frase "Todos los Derechos Reservados a ServiceHome.cl".

Del análisis de esta página se desprende que esta parte sólo utiliza el signo shellserver para su localización, más no presenta signos de identificación substancial con el mismo, sino que ella misma se identifica como "ServiceHome.cl". Asimismo, analizados los servicios que a través de esta página se ofrecen no contemplan ninguno de aquellos a los que se aludiera en las audiencias mencionadas por la segunda solicitante. En concreto, no se ofrece ningún servicio de la sociedad de la información y menos aún el de cuentas Shell.

Que, en todo caso, habiéndose intentado la conexión al sitio web URL http://www.servicehome.cl, éste no se encontraba en funcionamiento a la fecha de este fallo

OCTAVO: Que las consideraciones previamente vertidas debilitan la posición del primer solicitante en orden a sostener su mejor derecho al nombre de dominio "shellserver", al punto que contrastadas con aquellas vertidas por el segundo solicitante hacen sostener a este árbitro que ésta tiene un mejor derecho sobre el mismo, por lo que habrá que acogerse su demanda.

Sin perjuicio de lo anterior, no existen antecedentes en autos que permitan sostener la mala fe del primer solicitante, ni que éste haya litigado temerariamente, razones que permitirían que se le condenara en costas, razón por la que habrá que desestimar la demanda del segundo solicitante a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "shellserver.cl" al segundo solicitante SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED, ya individualizada en autos.

Fjense los honorarios arbitrales definitivos en la suma de $250.000 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. Emítase la boleta de honorarios correspondiente a nombre del segundo solicitante.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Dictada por doña Lorena Donoso Abarca, Árbitro Arbitrador

 

 

Actúan como testigos los abogados

 

 

Rodrigo Moya García                                                         Alberto Cerda Silva