Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "simac.cl"

Mat. Sentencia definitiva simac.cl.

 

Partes: SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR LIMITADA.

        DE 'LONGHI NEDERLAND B.V. Rep. ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPAÑIA

Arbitro: Lorena Donoso Abarca.

 

En Santiago de Chile, a veinte de octubre de dos mil tres,

VISTOS:

1.- Que con fecha dos de mayo de dos mil tres, mediante oficio OF02791, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio simac.cl, suscitado entre SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR (SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR LIMITADA ) RUT 78.726.040-3, representada por don MARCELO MADARIAGA MALUENDA, domiciliados en Román Díaz Nº 2002, Ñuñoa, Santiago y DE 'LONGHI NEDERLAND B.V. RUT 78.169.860-1, representada por ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPAÑÍA, en la persona de don MAX F. VILLASECA MOLINA, domiciliados en Avda. Alonso de Córdova Nº 5151, piso 8, Las Condes, Santiago, como consta a fojas 1.

2.- Que por resolución de fecha trece de mayo de este mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día veinte de mayo de dos mil tres, notificándose a las partes mediante carta certificada, como consta a fojas 5.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la sola comparecencia del segundo solicitante, tal y como consta a fojas once. No siendo posible el llamado a conciliación, se procede derechamente a la fijación del procedimiento arbitral, el que fue notificado en ese mismo acto a la parte compareciente y por correo electrónico al ausente, como consta a fojas 12.

5.- Que a fojas 13, el primer solicitante se apersona y acompaña documentos, solicitando que sea desechada la oposición en todas sus partes, y que se declare que el nombre de dominio simac.cl corresponde únicamente a la sociedad que representa, "SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR LIMITADA", por cuanto con fecha 19 de junio de 1995 se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada "SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR LIMITADA", pudiendo usar también el nombre de fantasía "SIMAC INGENIERIA LIMITADA". Agrega que con fecha 5 de junio de 2001 se presentó en el Registro de Marcas la solicitud Nº 530362, con objeto de proteger la propiedad industrial, clase 37, la que actualmente se encuentra vigente, sin haber existido oposición alguna a dicha inscripción. Agrega que la empresa publiguías le ofreció aparecer en su directorio web, para lo cual suscribió un contrato con ellos para la realización de la página de la empresa, que incluía el servicio de inscripción en el registro que lleva Nic Chile para tales efectos, lo que efectivamente se hizo, pagándose los derechos correspondientes, con fecha 16 de diciembre de 2002.

Continúa diciendo que con sorpresa recibió la comunicación de la oposición. ya que SIMAC es un nombre usado hace mucho tiempo comercialmente por su empresa, siendo conocida por sus clientes y proveedores desde el nacimiento de la sociedad y que no ha tenido oposición en el Registro de Marcas, por lo que encuentra sin fundamento la oposición presentada, por lo que solicita sea desechada en todas sus partes y que se declare que el dominio "simac.cl" corresponde únicamente a la empresa SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR LIMITADA.

6.-  Que a fojas 46 la segunda solicitante presenta su demanda de asignación de nombre de dominio y acompaña documentos, en la cual pide el rechazo de las pretensiones de la contraparte y que se consolide en definitiva el dominio en disputa en su representado en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Recalca a importancia que hoy en día tienen los nombres de dominio como una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin embargo, agrega, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca puede ser concedida a diversos titulares en tanto que se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. Agrega que ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio simac.cl, disputado por dos personas distintas y para la resolución del mismo no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse, entre las cuales algunas de las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) y a nivel local y por analogía las normas de los artículos 20 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, de Nic Chile.

En efecto, continúa, con el fin de solucionar el problema ocasionado por el registro de marcas famosas como nombres de dominio a favor de terceros no relacionados, nació la necesidad de regular con mayor detalle ciertas normas de concesión, e incluso se llegó a la creación de normas de revocación de dominios ilegítimamente obtenidos. Tales principios aludían al "fair use" o uso leal y justo de un dominio, a la buena o mala fe del solicitante, entre otros. Todo ello lleva a que, en caso de existencia de un conflicto respecto de un dominio, sea quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo quien deba ser asignatario de los derechos sobre el mismo.

Sostiene que no cabe duda que en este caso quien tiene mejor derecho respecto del nombre de dominio "simac.cl" es su representado DE 'LONGHI NEDERLAND B.V., , toda vez que dicha expresión es el producto de su ingenio y creatividad. Agrega que la contraria ha pretendido la obtención del dominio abusivamente y de mala fe, ya que SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR LIMITADA, solicitó el registro impunemente y aprovechando los vacíos legales existentes en esta materia, sin el consentimiento ni mucho menos el conocimiento de su mandante, creador y legítimo propietario de la famosa marca internacional SIMAC, registrada en todo el mundo y en Chile bajo el Nº 514.220, para distinguir "máquinas y máquinas herramientas, motores; junta de máquinas y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas; incubadoras para huevos; procesadoras eléctricas domésticas para alimentos, masas y pastas, y trituradoras y mezcladoras eléctricas de uso doméstico, mezcladoras para pasta, desmenuzadoras, mezcladoras, exprimidores de jugo, jugueras, centrífugas, moledoras de café, artefactos eléctricos de aseo para la casa y aspiradoras"; clase 7; clase 9 y clase 11, etiqueta consistente en la palabra SIMAC, en letras de bloques de fantasía negras sobre fondo blanco.

Como es sabido, continúa, la voz SIMAC es una reconocida marca internacional dedicada al desarrollo tecnológico, diseño de proyectos, automatización, integración de sistemas, electrónica y consultoría en general, empleando directamente a más de 700 personas y tiene además presencia comercial en varios países europeos. Para acreditar lo anterior, agrega, basta ingresar al sitio web de su representada www.simac.com, en el cual se ofrece abundante literatura e información relativa a la marca en comento.

Así las cosas, esta demanda se origina debido a la transgresión que se ha producido al concederse el nombre de dominio ya individualizado al primer solicitante y encuentra su fundamento en las prohibiciones absolutas establecidas en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, de los cuales transcribe este último, que reza "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre las que tiene derecho el reclamante, o un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Señala que analizadas las condiciones descritas en relación con esta causa en particular, todas ellas se cumplen, ya que el nombre de dominio es idéntico a las marcas comerciales registradas por su mandante, lo que resulta de suyo abusivo y por lo demás ilegal.

A mayor abundamiento, sostiene que el primer solicitante no detenta derechos ni intereses legítimos para el nombre de dominio que mañosamente ha obtenido. No posee marcas registradas semejantes, ni ha tenido relación alguna con DE 'LONGHI NEDERLAND B.V., lo cual confirma que simplemente ha intentado apropiarse del nombre de un tercero, cuya fama y notoriedad incluso traspasa las fronteras de nuestro país. Señala que ello constituye causal o indicio de la actuación abusiva y de mala fe de SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR LIMITADA, a la luz de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, hechos que importan un aprovechamiento ilícito del producto del ingenio del eventual competidor y del crédito y la fama del signo que un tercero, con trabajo, esfuerzo e inversión ideó y prestigió.

Agrega que las buenas costumbres comerciales imponen normas mínimas de respeto mutuo, normas éstas que impiden que un comerciante o industrial registre para sí un nombre de dominio igual o extremadamente similar al de otro, toda vez que con ello se causa un considerable daño al creador del signo, ya que se le priva del uso del mismo en forma preferente.

Agrega que es necesario destacar que los nombres de dominio están cobrando cada vez mayor relevancia, toda vez que nadie quiere verse excluido de la llamada "nueva economía" y las empresas en general están buscando ofrecer  sus productos o servicios a través de Internet que les ofrece abarcar, no sólo el mercado local, sino que sirve como una verdadera plataforma para acceder al mercado internacional, constituyéndose en una importante herramienta de marketing y comercialización para las compañías que pretendan hacer de la Internet un nuevo campo para sus negocios.

Por ello, agrega, es de crucial importancia para su cliente el que se reconozca su mejor derecho sobre el dominio en litigio, por cuanto es esta última la denominación que lo identifica y hace conocidos y característicos para la generalidad de los usuarios y consumidores, sus productos y servicios, creándose confusión y engaño por el hecho que el mismo pertenezca a un tercero sin ningún título ni derecho.

La doctrina nacional, como también la extranjera, están contestes en el hecho que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por consiguiente la solución  de los conflictos por asignación de los nombres de dominio, como el de la especie, debe ser fundada, entre otros factores, en atención a la propiedad de los registros marcarios sobre los signos pedidos como nombre de dominio.

Más aún, se ha establecido que la incidencia jurídica de los nombres de dominio dice relación con el libre comercio, con la sana competencia y con los derechos que emanan de la personalidad, todos los cuales pueden ser gravemente afectados en caso de su inscripción o uso equívoco y generalmente ilícito.

En virtud de los fundamentos expuestos solicita que se tenga por interpuesta su demanda en juicio arbitral, se la acoja a tramitación y en definitiva se le asigne el nombre de dominio simac.cl a favor de DE 'LONGHI NEDERLAND B.V., con costas. 

7.- Que a fojas 60 el tribunal tiene por interpuestos los escritos de ambas partes, confiriendo traslado y por acompañados los documentos, agregándolos a los autos.

8.- Que las partes no contra argumentaron ni observaron las pruebas rendidas en autos

9.- Que a fojas sesenta y uno se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos versa sobre cuál de las partes en competencia detenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio simac, para el ccTLD .cl, por lo que  habrá de analizarse las pruebas rendidas en autos en el sentido de dilucidar este punto, a la luz de los principios y normas que inspiran la solución de conflictos en la materia. Especialmente habrá de considerarse que de acuerdo al principio "first come first served", en principio el dominio debiera asignarse al primer solicitante, salvo que el segundo haga valer argumentos y pruebas de tal naturaleza que permita desequilibrar la balanza a su favor.

SEGUNDO: Que en orden a acreditar su mejor derecho, la primera solicitante acompañó los siguientes documentos, inobjetados de contrario: a) copia de escritura de constitución de sociedad de fojas 16, de junio de 1995, de la que se desprende que el nombre de fantasía de esta empresa es SIMAC Ingeniería ltda.; b) Copia de Factura de venta 001 (la primera) de fojas 20, de fecha 25 de julio de 1995, en que aparece SIMAC y debajo de esta cadena de caracteres, "Ingeniería Ltda."; c) Copia de factura de venta 002, de fecha 25 de julio de 1995, orden de compra y cotización, de fojas 21, 22 y 23 respectivamente, en que aparece esta misma identificación; d) Copia de Factura 1704 (última), de fecha 31 de mayo de 2003, de fojas 24, orden de compra de fojas 25 y cotización de fojas 26, en que aparecen bajo la misma denominación SIMAC y debajo de ello, ingeniería Ltda.; e) díptico de presentación de la empresa, de fojas 29, bajo la misma denominación; f) copia de último pago de imposiciones, de fojas 31 a 35, en que se utiliza la misma razón social en la identificación del empleador; g) Copia de contrato de prestación de servicio de inscripción del dominios en Nic Chile, de fojas 35, suscrito entre esa parte y la empresa publiguías, suscrito solo por el cliente; h) copia de instructivo para habilitar sitio web suscrito entre esta parte y publiguías S.A., de fojas 38, en que aparece, en lo referente al conflicto de autos, que al cliente se le asigna un user name SIMAC y una clave de acceso simac1234; i) Copia de Orden de publicación de avisos e inserciones Publiguías S.A., de fojas 40, de fecha 10 de octubre de 2002; j) Copia de publicación en páginas amarillas, de fojas 41; k) copia de solicitud de Registro de Marca para servicios, de fojas 42, de fecha 05 de junio de 2001, que da cuenta de la solicitud del Registro de la marca SIMAC, mixta, etiqueta descrita de la siguiente forma "PALABRA SIMAC DONDE LAS LETRAS "SI" SON DE COLOR ROJO Y DE MAYOR TAMAÑO QUE LAS SIGUIENTES, EL PUNTO DE LA LETRA "I" CORRESPONDE A UNA SUPERFICIE OVALADA EN COLOR AZUL ORIENTADA EN SENTIDO VERTICAL; SEGUIDO VAN LAS LETRAS "MAC" EN COLOR BLANCO SOBRE UNA SUPERFICIE RECTANGULAR DE COLOR AZUL QUE LE SIRVE DE FONDO". Solicitud formulada para la clase 37, correspondiente a servicios de instalación y construcción de aislación termoacústica de viviendas, edificios, colegios, galpones e instalaciones industriales, que incluye "servicios de instalación y construcción modular en paneles de poliuretano para salas de clases, frigoríficos, laboratorios y vivienda", "servicios de instalación y construcción para aislación térmica de cañería y estanque" y "servicio de instalación y construcción de aislación térmica para embarcaciones"; l) Fotocopia simple de publicación en el Diario Oficial N° 37.056, de 07 de septiembre de 2001, de la solicitud 530362, ya descrita en el literal anterior, de fojas 44; m) Copia de declaración de inicio de actividades de fecha 14 de julio de 1995, de fojas 45.

SEGUNDO: Que de su parte, la segunda solicitante acompañó la siguiente documental como prueba de su mejor derecho, inobjetada de contrario: a) Fotocopia simple de certificado de Anotaciones Marginales, emitido por la Conservadora de Marcas Comerciales, de fojas 58 y 59, que da cuenta de la propiedad marcaria de la denominación SIMAC de parte de DE 'LONGHI NEDERLAND B.V., para las clases 07, 09 y 11.

TERCERO:Que en consecuencia el antecedente fundamental para acreditar su mejor derecho por parte de la segunda solicitante es la propiedad marcaria sobre el signo SIMAC, argumento que sin embargo es asimismo esgrimido por la primera solicitante. En efecto, mientras la segunda solicitante detenta el registro marcario para las clases 07, 09 y 11 del clasificador internacional, la primera solicitante detenta iguales derechos respecto de la misma cadena de caracteres, pero para la clase 37.

TERCERO: Que en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido". Este principio, sólo podrá desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante.

CUARTO:Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es en este sentido que en forma secundaria les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, pasando a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su actuación en la Red. Sin embargo, esta cualidad no ha alcanzado reconocimiento legislativo y, en doctrina se ha construido a partir del análisis del uso del signo en cada caso concreto, de forma tal que alcanzará esta distintividad en la medida que su titular le de un uso consecuente con la identificación deseada. En este sentido, si bien el criterio marcario es uno a aplicar al momento de analizar un conflicto por asignación de un nombre de dominio, tendrá real peso específico cuando una de las partes no detente marca alguna y ambas partes en competencia actúen en el mismo mercado objetivo, atendido los criterios de especialidad y territorialidad que rigen la normativa marcaria.

QUINTO: Que detentando ambas partes registros marcarios y actuando estas en distintos mercados, no cabrá atender el argumento de la segunda solicitante en orden a que su titularidad marcaria le confiere mejor derecho sobre la cadena de caracteres SIMAC para ser inscrito como nombre de dominio bajo el ccTLD .cl. De otra parte, la segunda solicitante sostiene que el primer solicitante habría actuado de mala fe, sin embargo, como es bien sabido, la buena fe, en nuestro derecho constituye uno de los ejes basales que configuran nuestro ordenamiento, en virtud del cual, se presume que una persona ha actuado con la conciencia de haber adquirido derechos sobre un bien material o inmaterial, con ausencia de vicios o perjuicios a terceros. Siendo así, en materia de hechos, cae sobre quien lo alega, probar que la persona actuó de mala fe, circunstancia que no se ha producido en estos autos, por lo que asimismo habrá de desecharse la demanda del segundo solicitante a este respecto.

SEXTO: Que en el caso de autos no existe riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado y la segunda solicitante cuenta con un nombre de dominio a través del cual es susceptible de ser localizado en la Red, bajo el TLD .com el que además es idéntico a la marca comercial registrada y que promociona a través de la Red, y que es el producto que estima necesario proteger a través de la solicitud planteada en autos, y por tanto los usuarios que la requieren acceden directamente a su sitio web.

SEPTIMO:Que de su parte, la primera solicitante ha acreditado en autos que ha realizado acciones tendientes a dar un uso al dominio, para la promoción de sus servicios, los que no contravienen derechos de terceros. Efectivamente, sus productos pertenecen a la clase 37 del identificador internacional de marcas, consecuente con el derecho marcario que invoca. Ello, sumado a la buena fe que habrá de presumirse en su inscripción, llevan a concluir que esta parte tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio, debiendo en consecuencia primar el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio, acogiéndose la demanda de la primera solicitante de estos autos.

OCTAVO:Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado en autos temerariamente, lo que justificaría que se le condene en costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "simac.cl" al primer solicitante SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR LIMITADA., ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a NIC Chile para su ejecución.

 

 

Lorena Donoso Abarca.

Arbitro Arbitrador.

 

 

 

Firman como testigos de actuación los abogados:

 

 

Paula Jervis Ortiz,	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9