Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "sk8clan.cl"

En Santiago de Chile, a catorce de octubre del año dos mil cuatro.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 17 y 18 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 03345 de fecha 6 de enero de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "sk8clan.cl", surgido entre Egon Andrés Cerda González, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Angamos Nº 852, ciudad de Victoria, y Sigdo Koppers S.A., sociedad representada por Sargent & Kran, quien comparece en autos representada por su abogado doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, todos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes. Que por resolución de fecha 13 de enero de 2004 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del  Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 22 de enero de 2004 según consta a fojas 17 y 18 de autos.

 

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Egon Andrés Cerda González, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Angamos Nº 852, ciudad de Victoria, y Sigdo Koppers S.A., sociedad representada por Sargent & Kran, quien comparece en autos representada por su abogado doña Carmen paz Álvarez Enríquez, todos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes.

 

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos Sigdo Koppers S.A. funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "sk8clan.cl" a Egon Andrés Cerda González haciendo valer los siguientes fundamentos:

1.-Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 43 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión de Egon Andrés Cerda González:

A)  Señala que Sigdo Koppers S.A. participa en la propiedad de más de 20 compañías a nivel nacional y latinoamericano, en el área de servicios, industrial y comercial, tales como Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., SK Ecología S.A., SK Comercial S.A., SK Automotriz, SKC Rental S.A., etcétera.

Agrega que para proteger su liderazgo en el mercado y también por el hecho de reforzar su imagen y prestigio ganado, registra las marcas "SK" en diversas clases, siendo titular de los siguientes registros marcarios: a) Registro Nº 512.022 "SK" (mixta) de 1988 para servicios de importación, exportación y representación  de productos y artículos clases 1 a 34, asesoría en negocios, clase 35 servicios financieros, servicios a empresas constructoras, clase 37, servicios de transporte marítimo, clase 39; b) Registro Nº 510.491 "SK" (mixta) de 1998 para distinguir productos clases 1,2, 4 y 6; c) Registro Nº 510.492 "SK" (mixta) de 1998 para distinguir servicios de educación, instrucción, enseñanza y otros en clase 41, servicios de hoteles y otros en clase 42; d) Registro Nº 510.493 "SK" (mixta) de 1998 para distinguir un establecimiento comercial; e) Registro Nº 536.396 "SK" de 1999 para distinguir todos los productos clases 3 y 5; f) Registro Nº 524.961 "SK" (mixta) de 1998 para distinguir artículos clases 7, 8 y 10; y, g) Registro Nº 516.006 "SK" (mixta) de 1998 para artículos y productos clases 16, 17, 19 y  31, excluidos semillas.

Agrega que Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., empresa perteneciente al Holding Sigdo Koppers S.A., es titular del registro marcario Nº 577.954 "SK" (denominativa) para distinguir papeles, clase 1, telégrafos y otros, clase 9; y, que de asignarse el nombre de dominio "sk8clan.cl" a don Egon Andrés Cerda González, se encontrarán con información distinta a la del demandante, quien además de las marcas citadas, ha solicitado los siguientes nombres de demonio: "sk.cl", "ska.cl", "skc.cl", "ske.cl", "skcavanza.cl", "skchile.cl", "skcom.cl", " skcomercial.cl", "skcrental.cl",

"skcroadstation.cl" y "skinternational.cl".

 Antecedentes de Derecho.

1.- La demandante señala que los nombres de dominio consisten en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esa red. Agrega que el nombre de dominio lleva implícita la idea  de que se pueda identificar a una persona con dicho nombre, a efectos esta red no sea confusa y caótica.

2.- Respecto a los principios para resolver conflictos en la asignación de nombres de dominio, se han aplicado los siguientes criterios:

a)    Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.  Señala que los nombres de dominio comparten un sin numero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal suerte que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen vía Internet. Por ello, los conflictos deben ser resueltos, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, citando al efecto la sentencia de fecha 13 de junio de 2003 dictada en el nombre de dominio "offroad4x4.cl".

b)   Sobre el criterio citado, la demandante invoca la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, indicando que el Titulo Preliminar señala: "Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".

Agrega que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC- Chile.

Agrega que si se asigna el nombre de dominio "sk8clan.cl" a Egon Andrés Cerda González, se estaría produciendo una dilusión de las marcas "SK", además de causar confusión entre los usuarios de la red Internet.

En síntesis, argumenta que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, por lo que corresponde su aplicación al caso de autos.

c)    Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Este principio apunta a que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a escala nacional y/o internacional. Sobre el particular afirma que la demandante es el creador intelectual de la denominación "SK" en relación a variados servicios y productos desde hace más de veinte años, por lo que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

d)   Mala Fe del primer solicitante. Indica la demandante que Egon Andrés Cerda González no cuenta con registro marcario alguno que ampare su solicitud de nombre de dominio, tampoco es creador de la expresión "SK", siendo dudosa la actitud del primer solicitante. Al respecto señala que con fecha 14 de enero de 2004 el Sr. Cerda envió un mail señalando que "en vista de que ustedes son titulares de la marca registrada obviamente será signado a ustedes, para lo cual deberán cancelar la suma de $400.000.-. El motivo del sgte. Mail es para llegar a algún acuerdo de tal forma de yo ceder ante disputa del dominio y quedar en nombre de su firma inmediatamente". Concluye la demandante que el "acuerdo" no sería otro que darle dinero a cambio de su desistimiento. Sobre este hecho la demandante cita el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile que señala que "La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrita el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio".

Concluye señalando la demandante, que el primer solicitante carece de buena fe en su solicitud.

e)    Titularidad de registros marcarios para el signo "SK". Señala la demandante que ella es titular de marcas comerciales "SK", ya citadas anteriormente y que por el contrario Egon Andrés Cerda González carece de marcas comerciales inscritas, con lo que tiene un mejor derecho al nombre de dominio "sk8clan.cl".

En mérito a los argumentos citados anteriormente, la demandante Sigdo Koppers S.A. solicita se le asigne el nombre de dominio "sk8clan.cl", con expresa condena en costas.

Que con fecha 4 de marzo de 2004 según consta a fojas 49, se tuvo por  interpuesta demanda en juicio arbitral por asignación de nombre de dominio "sk8clan.cl" de Sigdo Koppers S.A. en contra de don Egon Andrés Cerda González y se le confirió traslado por el término de diez días hábiles para su contestación. Dicha resolución fue notificada con misma fecha por correo electrónico a las partes.

La parte demandada no contestó la demanda de autos y el tribunal con fecha 29 de septiembre de 2004 citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha.

 

Parte Considerativa:

 

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

 

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "sk8clan.cl", esto es sí a Egon Andrés Cerda González, primer solicitante, o a Sigdo Koppers S.A., segundo solicitante y demandante.

2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas de derecho de fondo hechas valer por la parte demandante considera que la litis no puede ser resulta por aplicación  del principio procedimental "first come first served".

3°  Que la parte demandante Sigdo Koppers S.A., a efectos de acreditar un legitimo derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que por sociedades filiales que controla es titular de marcas comerciales y nombres de dominio que utilizan la sigla "sk", ya individualizadas en el número Tercero, 1º, letra A) de la parte expositiva del fallo, en virtud de la cual concluye tener un legitimo derecho en disputa con el primer solicitante don Egon Andrés Cerda González.

4º Que el legítimo derecho o mejor derecho invocado en autos por la demandante, respecto al nombre de dominio en disputa, se ha acreditado en autos mediante los documentos acompañados con citación a fojas 43, consistentes en registros de marcas comerciales y listados de nombres de dominios inscritos en NIC Chile. Dichos documentos fueron acompañados con citación al proceso con fecha 4 de Marzo de 2004, los que no fueron objetados por la parte contraria, razón por la cual conforme lo establecido por el artículo 1702 del Código Civil, causan plena prueba, en cuanto a que la parte demandante Sigdo Koppers S.A., por sí y a través de sus sociedades filiales tiene un legitimo interés y derecho en cuanto titular de marcas comerciales y nombres de dominio que utilizan la expresión "sk", ya individualizadas en lo expositivo de la sentencia.

5º Que este sentenciador considera que no se ajusta a una conducta comercial leal, el hecho consistente en que el primer solicitante don Egon Andrés Cerda González, haya ofrecido a la parte demandante ceder el nombre de dominio en disputa, mediante un "acuerdo", según se lee de copia de correo electrónico enviado por el primero a representantes de la demandante, acuerdo que sería de carácter económico, según argumenta la demandante. Dicho documento rola a fojas 42 en copia, fue acompañado al proceso con citación y no objetado por el primer solicitante don Egon Andrés Cerda González, razón por la cual dicho documento causa plena prueba, en cuanto al hecho que consigna.

Que la conducta referida, se opone al artículo 22 del Reglamento de NIC Chile que señala que "La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio". Que si bien la disposición legal citada se refiere al proceso de revocación de nombre de dominio, bien puede extraerse de ella el principio consistente en que el solicitante de un nombre de dominio, debe obrar de buena fe y solicitar la inscripción sin animo de lucro en cuanto a inscribir solo con la finalidad de vender o transferir a otro a cambio de un precio o retribución.

6.- Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que a Sigdo Koppers S.A., le asiste un legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio "sk8clan.cl", el que debe ser reconocido en cuanto titular de marcas comerciales y nombres de dominio que utilizan la expresión abreviatura "SK", como elemento común entre ellas y considerando además su posición de litigante de buena fe en el caso de autos.

 

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad  y por aplicación del principio mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "sk8clan.cl", a Sigdo Koppers S.A. 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada  y  a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo y a don Francisco José Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo

 

 

 

Francisco José Aguayo Bahamondes