Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "smartpass.cl"

En Santiago, a 3 de Abril de 2002.

VISTOS

1.- El oficio OF01769, de 29 de Noviembre de 2001, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre JAIME SÁNCHEZ Y ASOCIADOS LIMITADA y CUSTOMTRACKS CORPORATION, por la inscripción del nombre de smartpass.cl, agregado a fs. 1.

2.- Las individualizaciones de las partes que rolan a fojas 2 y 3 del expediente.

3.- A fojas 4 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible y citó a las partes a una audiencia con el objeto de fijar las normas de procedimiento.

4.- A fojas 5 rola copia de la carta mediante la cual se notifica a las partes y a Nic Chile la aceptación del cargo del árbitro y a fojas 6, 7 y 8, los respectivos comprobantes en los que consta que dicha comunicación les fue enviada por correo certificado.

6.- A fojas 9 rola copia del mensaje por correo electrónico informando a las partes y a Nic Chile de la aceptación del cargo y notificación a que se refieren los números anteriores.

7.- A fojas 10, rola escrito de la abogado doña Carmen Paz Alvarez Enriquez, en el cual actúa como agente oficioso de Customtracks Corporation.

8.- A fojas 11, acta del comparendo celebrado con fecha 4 de Enero de 2002, con la sola asistencia de doña Carmen Paz Alvarez como agente oficiosa en representación de Customtracks Corporation, en el cual el árbitro fijó las normas del procedimiento.

9.- A fojas 13, rola correo electrónico enviado a las partes y a Nic Chile, notificando de las normas de procedimiento fijadas en el comparendo anteriormente referido.

10.- A fojas 14, rola copia de página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la cual figura el registro No. 537.956 de la marca “SMARTPASS” a nombre de Customtracks Corporation, inscrita en la clase 9.

11.- A fojas 16 y siguientes, rola copia de las escrituras modificatorias de la escritura de Constitución de la sociedad Amtech Corporation, la que cambió su razón social a Customtracks y posteriormente a Zixit Corporation, debidamente traducidas.

12.- A fojas 31, rola copia de la solicitud de anotación de cambio de nombre de la marca “SMARTPASS” registro No. 537.956, de Amtech Corporation a Customtracks Corporation de fecha 5 de Julio de 2001.

13.- A fojas 32, rola copia de la solicitud de anotación de cambio de nombre de la marca “SMARTPASS” registro No. 537.956, de Customtracks Corporation a Zixit Corporation,  de fecha 4 de Enero de 2002.

14.- A fojas 33, rola copia de una sentencia arbitral sobre el nombre de dominio kiwi.cl.

15.- A fojas 38, rola copia de página web que publicita los sistemas de identificación SMARTPASS.

16.- A fojas 39 y siguientes, rolan copias del poder otorgado por Zixit Corporation a los señores abogados del Estudio Sargent & Krahn, como asimismo delegación de poder otorgada por Sargent & Krahn a la abogado doña Carmen Paz Alvarez y su patente profesional al día.

17.- A fojas 50 y siguientes rola escrito de la abogado doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de Zixit Corporation, conteniendo su demanda por juicio arbitral por el nombre de dominio smartpass.cl.

18.- A fojas 55, rola presentación hecha por Jaime Sánchez y Asociados Limitada, en la cual hacen llegar sus antecedentes para defender su adjudicación del dominio smartpass.

19.- A fojas 57, se proveen las presentaciones hechas por Zixit Corporation y Jaime Sánchez y Asociados Limitada, referidas en los números precedentes, con fecha 18 de Enero de 2002.

20.- Copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notifica el traslado de las presentaciones a las partes, con fecha 18 de Enero de 2002, de fojas 58.

21.- A fojas 59, rola copia de base de datos del Registro de Marca de Estados Unidos, la cual demuestra que la marca “SMARTPASS” se encuentra registrada a nombre de Amtech Corporation, para distinguir un sistema de identificación electrónica para objetos en movimiento, clase 9. Dicho registro señala que se está usando la marca desde el año 1994.

22.- A fojas 60, rola transcripción de una página web en la que se explica como funciona el artefacto denominado SMARTPASS.

23.- A fojas 61, rola copia de folleto que anuncia el lanzamiento de productos SMARTPASS cuyo objetivo es el mercado del transporte urbano, el mercado de los estacionamientos en las ciudades y su medio de pago.

24.- A fojas 63, copia de folleto de SMARTPASS.

25.- A fojas 64 y siguientes, rolan copias de fotografías de los productos SMARTPASS.

26.- A fojas 68, escrito mediante el cual se evacua el traslado por parte de Zixit Corporation.

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27.-  A fojas 70, se provee la presentación señalada en el número anterior, con fecha 28 de Enero de 2002.

28.- A fojas 71, copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notifica a las partes de la resolución referida en el número anterior.

29.- Resolución de fojas 72, de fecha 20 de Marzo de 2002, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia.

30.- Notificación a las partes, de fojas 73, mediante correo electrónico de 20 de Marzo de 2002, de la resolución que las cita a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE

I.- Que con fecha 31 de Agosto de 2001 Jaime Sánchez y Asociados Limitada, RUT No. 77.260.160-3, con domicilio en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 142, Oficina 194, solicitó la inscripción del nombre de dominio smartpass.

II.- Que con fecha 27 de Septiembre de 2001, Customtracks Corporation, presentó una solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio.

III.- Que, en consecuencia,  la materia objeto de arbitraje, consiste en determinar a cuál de los solicitantes corresponde el mejor derecho para que sea asignado el nombre de dominio “smartpass.cl”

III.- En su escrito de fojas 50, Zixit Corporation señala ser la continuadora legal de Customtracks Corporation y demanda en juicio arbitral a  Jaime Sánchez y Asociados Limitada, con el objeto de obtener la asignación definitiva del nombre de dominio “smartpass.cl” fundada en los siguientes antecedentes:

Que Customtracks Corporation es titular del registro No. 537.956 de la marca “SMARTPASS”, que distingue productos de la clase 9; haciendo presente que Customtracks Corporation cambió su razón social a Zixit Corporation y, en tal sentido, se ha pedido ante el Departamento de Propiedad Industrial la anotación del cambio de nombre correspondiente; de modo que el actual titular de esa marca es la empresa compareciente.

Hacen ver que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado “virtual” de la red de Internet; mientras que el objetivo final de un nombre o razón social es el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado “real”.

Señala que si el nombre de dominio “smartpass.cl” se le adjudicara a Jaime Sánchez y Asociados Limitada, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio respectivo, se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para el titular de la marca comercial y produciría confusión en los usuarios de Internet.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que siendo titular de una marca comercial registrada, ello le otorga un mejor derecho para inscribir el nombre de dominio, en atención a que la política uniforme de resolución de conflictos de nombre de dominios dictada por ICCAN, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, toda vez que en dicha normativa, en su título preliminar, señala que “se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”.

Agrega que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile; al tiempo de que si se concede la misma expresión como nombre de dominio a un tercero,  se estaría produciendo una dilución de la marca comercial registrada.

Además señala que la expresión SMARTPASS es una marca creada, desarrollada y publicitada por esa parte; de manera que si el dominio se asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet, ya que éste no es titular de ningún registro marcario para dicha expresión, ni tampoco tiene solicitudes presentadas.

IV.- Que en su presentación de fojas 55, don Jaime Sánchez López, Gerente General y en representación de Jaime Sánchez y Asociados Limitada, señala que han solicitado el dominio para integrarlo dentro de un proyecto amplio de desarrollo de negocios que se resume en la administración de un medio de pago inteligente para el transporte urbano.

Señala que entre las empresas adheridas al proyecto hay cooperadores de transporte y empresas que ofrecen diversos productos y/o servicios al público: Con estas empresas están en condiciones de liderar la implementación y administración de una tarjeta inteligente para el transporte multiaplicación, basada en las ventajas que el sistema ha demostrado en otros países donde se encuentra en uso actualmente.

Señalan que por la claridad de la idea a desarrollar antes presentada, SMARTPASS define claramente las características de la tarjeta, la cual deberá permitir su recarga a través de Internet, por lo tanto la idea de pase inteligente es parte integral del proyecto y estiman que ello les da un mejor derecho a mantener la titularidad del nombre de dominio.

A continuación se refiere a las ventajas de una tarjeta inteligente multiaplicación y señala que este sistema se encuentra actualmente en uso en Venezuela y Hong Kong.

V.- En su escrito de fojas 68 la parte de Zixit Corporation destaca que la actividad de Jaime Sánchez y Asociados Limitada que quiere identificar con el nombre de dominio smartpass, corresponde precisamente a la naturaleza del producto que se identifica con la marca registrada con el No.537.956, esto es, un medio de identificación de objetos en movimiento que pueden tener muchos propósitos, entre ellos el de ser un medio de pago inteligente para el transporte urbano.

Destacan que el objetivo de los productos SMARTPASS es el ofrecer productos de alta tecnología para el mercado del transporte y sirven para controlar el tránsito vehicular, tiempo que se ocupó en estacionar un vehículo, etc.

VI.- Que con los documentos agregados a fojas 14, 15, 31 y 32, se tiene por acreditado que los señores Customtracks Corporation son dueños en Chile de la marca comercial SMARTPASS, registrada con el No. 537.956, de 5 de Abril de 1999, que distingue un sistema de identificación electrónica para objetos en movimiento que usa un receptor, transmisor y rótulos electrónicos, clase 9; y que sobre este registro se ha presentado una solicitud de cambio de nombre a favor de Zixit Corporation.

VII.- Q ue con los documentos de fojas 16 a 30 se tiene por acreditado que Customtracks Corporation, entidad que anteriormente se llamaba Amtech Corporation, modificó su razón social a Zixit Corporation.

VIII.- Que con el documentos de fojas 59 se tiene por acreditado que Amtech Corporation es titular de la marca comercial SMARTPASS, registrada en los Estados Unidos de América, con fecha 7 de Marzo de 1994 con el No. 74.498.138, que distingue un sistema de identificación electrónica para objetos en movimiento que usa un receptor transmisor y rótulos electrónicos, cuyo primer uso en el comercio, data de Febrero de 1994.

IX.- Que con los documentos de fojas 60 a 67, se tiene por acreditado que la marca “SMARTPASS” se utiliza en un paquete integrado que contiene antena, módulo de radiofrecuencia, tarjeta decodificadora y fuente de poder, diseñado específicamente para línea de control de tráfico; el cual genera una señal de radiofrecuencia que es reflejada en una tarjeta de identificación, la cual luego es decodificada y transmitida a un computador para su procesamiento.

X.- Que en la especie no resultan aplicables los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, como se insinúa en la demanda arbitral presentada por Zixit Corporation, toda vez que dichas disposiciones se refieren a las revocaciones de dominios y en el caso de autos se trata de resolver entre solicitudes competitivas.

XI.- Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, Nic Chile debe formar una lista de solicitudes en trámite y mantener en ella los dominios solicitados por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, a “objeto que eventuales interesados tomen conocimientos y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.

XII.- Que en virtud de lo anterior, la reglamentación de Nic Chile no establece ningún tipo de causales para la procedencia de las solicitudes competitivas; lo cual nos lleva a concluir que debe obtener una sentencia favorable, quien acredite tener el mejor derecho sobre el dominio en disputa.

XIII.- Que resulta concordante con lo resuelto en el número anterior, la disposición del Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, cuando establece que “será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”.

XIV.- Que en la especie no se han planteado cuestiones relativas a abusos de publicidad, competencia leal ni ética mercantil; pero sí el segundo solicitante ha hecho ver que el dominio en disputa corresponde exactamente a una marca comercial de su propiedad, inscrita en Estados Unidos y en Chile.

XV.- Que la circunstancia de solicitar un nombre de dominio idéntico a una marca comercial de propiedad de un tercero, contraría los derechos válidamente adquiridos por el titular de dicha marca comercial.

En efecto, el titular de una marca comercial tiene derecho de propiedad sobre la misma, constituido en base a las normas del Artículo 19 No. 25 de la Constitución Política de la República de Chile y de la Ley No. 19.039.

El derecho de propiedad así constituido, da a su titular los derechos de uso, goce y disposición de la marca comercial que le ha sido concedida y su inscripción por un tercero como nombre de dominio, constituye claramente un entorpecimiento a su derecho de uso sobre la marca en el ámbito de la Internet, privando a su titular de uno de los atributos de su propiedad.

XVI.- Que, en consecuencia, al pedir un nombre de dominio idéntico a una marca comercial registrada, el primer solicitante contrarió derechos válidamente adquiridos por un tercero.

XVII.- Que lo anterior redunda en una responsabilidad objetiva, no siendo menester entrar a analizar si el primer solicitante obró o no de buena fe, ni el grado de conocimiento que pudo haber tenido sobre la existencia de la marca en cuestión; ni aún en este caso, en que la marca se encuentra registrada en un ámbito claramente relacionado con aquel para el cual el primer solicitante declara tener intenciones de utilizar el nombre de dominio en disputa.

RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio smartpass.cl pedida por Jaime Sánchez y Asociados Limitada.

2.- Aceptar la solicitud de Customtracks Corporation y asignarle en forma definitiva el dominio de smartpass.cl.

Andrés Echeverría Bunster

Arbitro