Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "smokingpaper.cl"

Mat.:         Sentencia definitiva smokingpaper.cl.

Partes:      Nancy Marcia Elizabeth Albornoz Henríquez y Enrique Severin y Cia. Ltda., representando a Miquel y Costa & Miquel S.A.

Arbitro:     Lorena Donoso Abarca

 

En Santiago de Chile, a veintidós de julio de dos mil cuatro, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominiosmokingpaper.cl, suscitado entre doña Nancy Marcia Elizabeth Albornoz Henríquez, y Miquel y Costa & Miquel S.A., representada por Enrique Severin y Cia. Ltda., ya individualizados en autos, se resuelve:

 

VISTOS:

 

1.- Que con fecha 17 de noviembre del año dos mil tres se recibió de NIC Chile el Oficio N° 03256, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio.

 

2.- Que por resolución de fecha veinte de noviembre del año dos mil tres se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 4 de diciembre del año dos mil tres, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 4 y 5.

 

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del segundo solicitante, Miquel y Costa & Miquel S.A., representada por Paulina Flores Prenafeta, tal y como consta a fojas 11 y 12. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, atendida la ausencia del primer solicitante se fijó el procedimiento arbitral, el que fue notificado a las partes.

 

4.- Que a fojas 13, la segunda solicitante presenta demanda arbitral, solicitando la asignación del dominio en disputa, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación.

 

La empresa MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A. se remonta a 1879 año en que Llorenc, Antoni y Paul Miquel i Costas fundaron la razón social MIQUEL Y COSTAS HERMANOS con la finalidad de mejorar y afianzar la prosperidad de la fabricación del papel para cigarrillos en España. En 1929 comienza su expansión internacional y se consolida en los mercados de Argentina, Chile, Cuba, Filipinas, México y Estados Unidos. En 1978 la empresa decide entrar a cotizar en la Bolsa.

 

Sostiene, la segunda solicitante, que el librito cuadrado rojo de "SMOKING" se ha erigido como símbolo de la elaboración de libritos de papel de liar y papeles para cigarillos, llegando a exportar a setenta países de los 5 continentes más del 73 % de su producción total. Asegura la parte que hoy por hoy internet es la gran apuesta de SMOKING para este nuevo siglo y según su criterio detenta un mejor derecho al nombre de dominio "smokingpaper.cl", desde que cumpliría con los criterios establecidos para la asignación de nombres de dominio, cuales serían la existencia de registros marcarios previos, de proyectos e inversiones desarrollados, así como de nombres de dominio similares y buena fe de su parte.

 

En efecto, agrega la segunda solicitante, dispone de registros marcarios de la marca "SMOKING" en Chile bajo los registros números 518.668 clase 34, incluye piezas de papel de uso para fumadores, 434.496 clase 34, renovación del Registro N° 288.457 y ésta del Registro N° 194.367 para distinguir papel de fumar. Es asimismo dueña de la misma marca en España bajo los registros que indica. Agrega, que la marca "SMOKING" está inscrita en Albania, Algeria, Andorra, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Barbados, Benelux, Bolivia, Bosnia, Bulgaria, Canadá, Cuba, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Finlandia, Francia, Polinesia Francesa, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazakhastan, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, Malawi, Martinique, México, República de Moldavia, Mónaco, Morocco, Antillas Holandesas, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Federación Rusa, San Marino, Arabia Saudita, Eslovaquia, Eslovenia, Sud Africa, Surinam, Swazilandia, Suecia, Suiza, Tanzania, Tunisia, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Estados Unidos, Wallis y Futuna, Yugoslavia, y Zimbawe.

 

En cuanto a la existencia de proyectos e inversiones desarrollados, la parte sostiene que creará en Chile un portal para mostrar sus productos indicando las especificaciones de cada uno de ellos, portal que ya posee en bajo el GTLD .com, y desarrollar el sistema de e‑commerce en nuestro país.

 

Por lo que toca a la buena fe o justo motivo, esgrime la segunda solicitante que su intención es desarrollar su actividad de la mejor forma posible, sin que terceros abusen del prestigio que a lo largo de los años ha logrado adquirir, tratándose de un nombre de dominio directamente relacionado con la actividad de su parte, esto es, la fabricación y venta de papel para fumar, piezas de papel de uso para fumadores y librillos de papel para fumadores, circunstancias que no concurren en el caso del primer solicitante.

 

Finalmente, respecto de la existencia de dominios similares, la parte sostiene ser titular de "smokingpaper.com", y además asignatario de "smoking.cl", "smoking.es", "smoking.de", "smoking.ad", "smoking.nl", "smoking.us", "smoking.pt", "smoking.ro" y "smoking.br". Agrega la parte que pretende crear un sitio asociado a "smokingpaper.com", para facilitar la navegación por internet y evitar confusiones entre sus usuarios.

 

Concluye la parte asegurando que su línea argumental demuestra que le asiste un mejor derecho en la asignación de dominio "smokingpaper.cl", lo cual, precisamente solicita.

 

Como medios de PRUEBA de sus alegaciones, esta parte acompaña:

1‑.Listado de registros de marca "SMOKING" clase 34 en distintos países, rolante de fs. 16 a 19.

2‑.Documentos bajados de internet correspondiente a los registros de la marca "SMOKING" en Chile, rolante a fs. 20 y 22.

3‑.Documentos bajados de internet correspondiente a los registros de la marca "SMOKING" en España, rolante a fs. 23 y 24.

4‑.Copias de certificados de Registro de la etiqueta de "SMOKING" en la OMPI, Irlanda, México, USA, Nueva Zelanda, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, los que rolan de fs. 26 a 46 inclusive.

 

5.- Que a fojas 47 se declaro cerrado el término para evacuar contrargumentaciones y objeciones a la documental acompañada, quedando los autos a disposición de las partes a efectos de formular las observaciones al mérito de las probanzas acompañadas en autos; sin que ninguna de ellas las formulara o allegara mayores antecedentes.

 

6.- Que a fojas 49 se citó a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que los nombres de dominio constituyen localizadores de coadyuvan a la localización de los distintos actores o productos que se desenvuelven en la Red. De esta forma, si bien no han alcanzado un reconocimiento legislativo en orden a constituir identificadores respecto de los cuales les cabe derechos exclusivos a sus titulares, a similitud de lo que ocurre con las marcas comerciales, si, en doctrina se les reconoce una distintividad sobrevenida, fruto del reconocimiento de la práctica generalizada en orden a entender que el sitio web a que coadyuva en su localización es una prolongación natural en el nuevo estadio tecnológico, de la obra o establecimiento que se desenvolvía normalmente en un entorno físico/analógico, ahora en el mundo virtual.

Como consecuencia de lo anterior, y sin entrar en aquellas materias que complejizan a la Red como fenómeno que ha de analizarse frente a ordenamientos jurídicos naturalmente analógicos, la generalidad de los autores y ordenamientos jurídicos están contestes en su concepción de los derechos y obligaciones que asisten a los actores de la red, en el sentido que en el entorno virtual no habrán de tenerse más derechos de aquellos que al agente le asisten en el mundo físico. Asimismo, como una expresión del principio de buena fe, quien actúa en la red infringe los principios normativos que la inspiran cuando con su acción produce un desmedro a los derechos de terceros. Es en este sentido que se ha entendido que la Red no altera los principios jurídicos tradicionales, en cuanto a que en ella imperan los principios de buena fe, de seguridad jurídica, en el sentido que el ordenamiento jurídico proporcionará los medios necesarios para el restablecimiento del imperio del derecho en caso que a través de acciones desarrolladas en la red se menoscaben derechos de terceros.

SEGUNDO: Que estos principios han sido recogidos en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio de NIC Chile, que en su artículo 14 inciso primero dispone que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

Siendo la buena fe la regla general, ésta habrá de presumirse respecto de ambos solicitantes y en cuanto a los demás antecedentes legitimantes de la solicitud de nombres de dominio, quien alega que la inscripción es contraria a sus derechos habrá de acreditar los antecedentes en que funda sus alegaciones. En el caso e autos, la segunda solicitante alega que sus derechos marcarios están siendo afectados por la inscripción del nombre de dominio smokingpaper.cl por un tercero distinto de su parte, y ha allegado antecedentes acreditativos de los derechos que invoca. De su parte, la primera solicitante no se ha apersonado en autos ni ha manifestado interés en el desarrollo del conflicto, pese a habérsele notificado en la forma prevista en el Reglamento de Nic Chile.

TERCERO:Que conforme dispone el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil el arbitrador oirá a los interesados; recibirá y agregará al proceso los instrumentos que se le presenten; practicará las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos y dará su fallo en el sentido que la prudencia y equidad le dicten, entendiendo por la primera aquella virtud cardinal que nos hace conocer y practicar los medios más conducentes para obrar el bien y por la segunda una valoración ético subjetiva de los jueces derivada del sentimiento del deber o de la conciencia, más que de las prescripciones rigurosas de la justicia o del texto legal. Por el contrario, lo opuesto a la prudencia y la equidad sería la arbitrariedad entendida ésta como un acto o proceder caprichoso, contrario a la justicia, o a las leyes, inicuo, antojadizo, infundado o en último término, despótico o tiránico.

Siendo así este árbitro habrá de ponderar los antecedentes allegados en autos y aquellos que estime en prudencia y conforme a ello decidir acerca de la consolidación del nombre de dominio en disputa.

CUARTO:Que uno de los derechos validamente adquiridos en el entorno analógico que podría llevar a la cancelación e un registro de nombre de dominio es la titularidad sobre un registro marcario. Ello ha sido reconocido en el Reglamento para la Administración del Sistema de Nombres de Dominio de Nic Chile, en su titulo relativo a la revocación. La ubicación de esta normativa no es baladí, por cuanto ello nos lleva a sostener que los criterios de buena y mala fe que en ellos se recogen se aplican respecto de un dominio cuya titularidad está consolidada y que en su uso se producen las actuaciones lesivas a los derechos o intereses legalmente protegidos de un tercero. Esta normativa no es susceptible de ser aplicada automáticamente respecto de un conflicto por asignación de un nombre de dominio, puesto que no acreditándose fehacientemente la mala fe del primer solicitante mediante la realización de acciones que configuran las hipótesis señaladas, lo que no ha sucedido en autos. Siendo habremos de considerar si en la hipótesis de autos, estando ambos solicitantes de buena fe, alguno de ellos detenta un mejor derecho al registro solicitado.

QUINTO: Que, de otra parte, en la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio, la doctrina y jurisprudencia está asimismo conteste en orden a que el principio basal para su resolución es el de first come first served, el que no constituye, como señala el abogado de la segunda solicitante, una mera importación de tecnicismos creados por los ingenieros, sino más bien una lógica aplicación del viejo adagio jurídico prior in tempore prior in iure. Efectivamente, no registramos novedad del sistema jurídico a este respecto. En efecto, la jurisprudencia en esta materia ha sido clara en cuanto a que procede su aplicación en aquellos casos en que las partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos. Rompiéndose este equilibrio, por la prueba de una de las partes de su mejor derecho, habremos de pasar a un segundo estadio de análisis, en el sentido de vislumbrar si este mejor derecho es suficiente como para atribuirle la titularidad del dominio a esta parte.

SEXTO:Que siendo así, en el caso de autos, la segunda solicitante, en lo pertinente a el conflicto en discusión, argumenta y acreditó fehacientemente en autos que es titular del registro marcario SMOKING, 518.668 clase 34, incluye piezas de papel de uso para fumadores, 434.496 clase 34, renovación del Registro N° 288.457 y ésta del Registro N° 194.367 para distinguir papel de fumarRegistro N° 553.984, clase 35. No habiéndose objetado los documentos de contrario, habrá de tenerse por establecida la titularidad marcaria, sin que sea necesario realizar más argumentaciones a su respecto, que aquellas conducentes a establecer si esta titularidad es suficiente como para romper el equilibrio señalado en el considerando anterior y acoger las pretensiones de la segunda solicitante.

En este punto habremos de tener presente que la distintividad sobrevenida que se reconoce a los nombres de dominio se refiere a que éstos pueden llegar a constituirse un medio indirecto de identificación en el medio virtual, en la medida que se reflejen en el contenido real de la página web a la que sirve como clave o código de acceso (cual es su función principal). Es así como siendo los dominios de libre configuración por los usuarios, en la medida que éstos los formulen en términos coincidentes con el contenido de las páginas web que direccionan, podrán llegar a identificarlos o distinguirlos al punto de merecer una tutela legal, más no necesariamente por la vía de la protección marcaria sino reconociéndoles un importante valor comercial dentro y fuera del mercado virtual y otorgándoles protección a través de las normas que resguardan la competencia leal que debe imperar en el mercado, norma que integra el llamado orden público económico. De otra parte, la identidad o semejanza fonética o gráfica de estos con signos distintivos reconocidos en exclusividad por el ordenamiento jurídico permite atender a las normas de protección de dichos signos a la hora de resolver un conflicto por asignación o revocación de nombres de dominio. Con esto queremos evidenciar que, sin reconocerles carácter de signos distintivos a los nombres de dominio, la eventual función de distintividad de los mismos ha alertado a la doctrina nacional e internacional en cuanto a la potencial lesión que en su registro puede producirse a algún derecho exclusivo, como son los derechos marcarios.

De ahí que se considere que este podrá ser un elemento de desequilibrio de derechos con que los solicitantes aspiran a la consolidación del nombre a su favor.

En el caso se autos, queda clara la titularidad marcaria y es un hecho notorio y conocido en el mundo físico, el uso de la expresión smoking paper designa al papel empleado en la confección de cigarrillos, por lo que habrá de entenderse que el segundo solicitante tiene un mejor derecho, que sumado a su interés legítimo de identificarse en la red bajo esta denominación, que corresponde a su identidad analógica, hacen caer, a criterio de este árbitro, el principio first come first served, al romperse el equilibrio entre las partes.

SEPTIMO: Quede su parte, este árbitro ha verificado que el primer solicitante no ha dado un uso efectivo al dominio inscrito ni ha entregado antecedentes que permitan sostener su interés en la consolidación del mismo bajo su esfera de protección. Siendo así, la inactividad del primer solicitante, manifestada en su ausencia de este procedimiento y el hecho de no haber dado uso al nombre de dominio impide realizar calificaciones en torno a su fair use o uso legítimo sin perjuicio de terceros, que podría restablecer el equilibrio entre las partes. Asimismo, de los antecedentes que constan en autos no se desprende que esta parte tenga un ánimo efectivo de desarrollarse e identificarse a través de este término en la Red de Redes.

Siendo así habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, sin perjuicio de explicitar a esta parte que la manifestación de un interés legítimo en desarrollar un proyecto de información a través de Internet no se satisface suficientemente con la mera inscripción de un nombre de dominio sin que éste se use efectivamente, como ocurre con el nombre de dominio smoking.cl, que esta parte alega como fundante de su mejor derecho en estos autos, el que a la fecha de esta sentencia no es usado por esta parte, o con la mera introducción en el sitio web de la frase "smoking.com", como sucede en el sitio web correspondiente a este nombre de dominio, asimismo aducido por esta parte en sus alegaciones.

En  efecto, la Red Internet se ha constituido en la base y centro de la sociedad de la información y su desarrollo y uso eficiente pasa necesariamente por el uso leal y legítimo que de ella hagan sus usuarios. Siendo así, las conductas de mera inscripción de nombres de dominio por titulares marcarios, sin que éstos en definitiva sean usados, se ha constituido en una práctica dañina para la Red, pues el poder de las grandes corporaciones impide en definitiva que nuevos actores se incorporen a la red, con el consecuente perjuicio a los usuarios, que no podrán ser informados a través de este medio.  Siendo así, este árbitro conmina a la segunda solicitante a dar aplicación a sus alegaciones, en orden a dar un uso efectivo al nombre de dominio que a través de este procedimiento se le asigna.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "smokinpaper.cl" al segundo solicitanteEnrique Severin y Cia. Ltda., en representación de Miquel y Costa & Miquel S.A., ya individualizados en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

 

 

Sentencia dictada ante los testigos:

 

 

Carlos Reusser Monsálvez	Rodrigo Moya García
RUT: 12.734.407-8	RUT: 12.852.228-k

 

 

 

 

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Santiago, a treinta de julio de dos mil cuatro.

 

Habiéndose cometido un error de transcripción, susceptible de ser enmendado por esta vía en la sentencia definitiva recaída en los autos smokingpaper.cl, en cuanto en la resolutiva dice:"Asígnese el nombre de dominio "smokinpaper.cl" al segundo solicitante  Nancy Marcia Elizabeth Albornoz Henríquez y Enrique Severin y Cia. Ltda., en representación de Miquel y Costa & Miquel S.A., ya individualizados en autos", debiendo decir "Asígnese el nombre de dominio "smokinpaper.cl" al segundo solicitante Enrique Severin y Cia. Ltda., en representación de Miquel y Costa & Miquel S.A., ya individualizados en autos", rectifíquese el fallo, quedando en definitiva en los términos siguientes la parte resolutiva:

"SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "smokinpaper.cl" al segundo solicitante Enrique Severin y Cia. Ltda., en representación de Miquel y Costa & Miquel S.A., ya individualizados en autos.

Cada parte pagará sus costas."

Intégrese el texto a la sentencia y notifiquese por carta certificada el texto corregido conjuntamente con la presente resolución, sin perjuicio de su comunicación inmediata a las partes y a nic chile a través de sistema de correo electrónico.

 

Proveyó

 

Lorena Donoso Abarca

Arbitro