Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "su-gestion.cl"

Santiago miércoles veintiuno de julio de dos mil cuatro.-

 

VISTOS:

Con fecha 2 de octubre de 2003, don Carlos Eduvi Chacón Vivanco, en representación de Su Gestión y Cía. Ltda., ambos domiciliados en Dr. Sótero Del Río 508 Oficina 1012, comuna de Santiago, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "su-gestion.cl".

Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2003, la sociedad Editorial Gestión Ltda., domiciliada en Luis Carrera Nº 1289, Vitacura, representada por Baker & Mckenzie, domiciliado en  Nueva Tajamar Nº 481, Torre Norte, piso 21º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "su-gestion.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 3405 de 1 de marzo de 2004 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las partes, según consta en autos.

            En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

            A fs. 61, el segundo solicitante, en rebeldía del primero, hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

            A fs.71, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos y se tuvo pagados los honorarios de este juicio por parte del segundo solicitante.

            A fs.72, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "su-gestion.cl".    

            A fs.72 vta., consta notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, rindiéndose sólo por el segundo solicitante la documental que rola en autos.

            A fojas  82, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO: Con fecha 2 de octubre de 2003, don Carlos Eduvi Chacón Vivanco, en representación de Su Gestión y Cía. Ltda., solicitó la inscripción del nombre de dominio "su-gestion.cl". Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2003, la sociedad Editorial Gestión Ltda., representada por Baker & Mckenzie, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "su-gestion.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambos solicitantes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

 

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante en el período de discusión hizo valer sus derechos, solicitando el rechazó de las pretensiones del primer solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "su-gestion.cl" a su favor.

                        Funda su solicitud en que es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "Gestion" entre otras registrada para distinguir productos de la clase 16 , servicios de las clases 35, 36, 38, 39, 41 y 42, establecimiento comercial y que asimismo es propietario, entre otros, de los nombres de dominio"gestion.cl",  "egestion" y "edgestion.cl".

                        Agrega, que es imposible una coexistencia entre "gestion.cl" con el nombre de dominio en conflicto "su-gestion.cl" sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar a su sitio, ya que éllos son prácticamente idénticos. En efecto, la sílaba "su" que diferencia los nombres ya registrados a su nombre con el solicitado en autos, producirá en el usuario de Internet confusión, ya que se pensará que el dominio en disputa pertenece a un mismo dueño debido a la gran cantidad de dominios que posee con la palabra "gestión", ya que dicha sílaba "su" no es suficiente para desvincular al nombre solicitado de los nombres de dominio y marcas comerciales registrados por el segundo solicitante.

                        Afirma asimismo que el registro de un nombre de dominio es universal por lo que no hay diferenciación de ninguna clase como ocurre con las marcas comerciales, por lo que si se concede el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá confusión en el público consumidor aunque la información que se provea y los servicios sean distintos. Por lo anterior, "su-gestion.cl", no es capaz de diferenciarse con los nombres de dominio que ya tiene registrados a su nombre, los cuales a su vez estrían constituídos en torno a sus marcas comerciales "gestion".

                        Señala también que frente a conflictos de solicitudes de nombres de dominio, según la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como internacional, se debe privilegiar al primer solicitante y que este principio cede a favor de quien pruebe tener un mejor derecho y que lo anterior es aplicable en autos, donde a pesar de ser segundo solicitante funda su mejor derecho en las marcas comerciales y nombres de dominio registrados a su nombre y que contienen la palabra "gestion". Que además, no sería justo asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, ya que ha invertido grandes sumas de dinero en hacer conocida y famosa la marca "gestion".

                        Agrega además, que se debe tener presente el tema de la dilución marcaria, ya que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria muy similar a las suyas para determinados productos y servicios que no correspondan a Editorial Gestión, indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a su signo,  llamado "identidad comercial" respecto de lo cual tiene un derecho de propiedad con protección legal y constitucional.

Por último, señala que no hay ningún elemento que justifique otorgar el nombre de dominio en disputa "su-gestion" al primer solicitante, ya que ha quedado demostrado que este nombre de dominio es cuasi idéntico a otros de su dominio y que de otorgarse al primer solicitante producirá el desvío de sus usuarios  a una página de Internet que no es la suya.

TERCERO: Que para acreditar sus pretensiones sólo la parte del segundo solicitante Editorial Gestión Limitada, rindió prueba, acompañando a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Registros de la marca comercial "Gestion" para distinguir productos y servicios de distintas clases; 2) Copias de impresión de la página web de Nic Chile que da cuenta de doce distintos nombres de dominio que contienen la palabra gestión.

CUARTO: Que de lo actuado por las partes y, de la prueba rendida en autos, se tiene por establecido que el primer solicitante don Sebastián Andrés Latorre Padilla, en este juicio sólo compareció en el Acta de fijación de procedimiento, por lo que no expuso ni alegó sus derechos en el período de discusión, ni tampoco rindió prueba alguna en apoyo de su pretensión sobre el nombre de dominio en disputa "su-gestion.cl".

QUINTO: Que no obstante lo anterior, dicho primer solicitante tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante acompañó a los autos copias impresas de registros de marcas y de impresión de la página web de Nic Chile, siendo el más antiguo de ellos del año 1995, es decir documentación que acredita el uso y derechos por parte del segundo solicitante sobre la palabra "su-gestion" de por lo menos ocho años antes de la fecha de la solicitud del primer solicitante. 

SEPTIMO: Que la palabra "gestion" más el agregado "su", no es suficiente para diferenciar un nombre de otro y en segundo lugar su uso por un titular distinto al segundo solicitante interferirá con las actividades propias de éste último causando equívocos en cuanto a su origen empresarial y público destinatario.

OCTAVO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "su-gestion.cl"

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

 

 

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "su-gestion.cl" al segundo solicitante la sociedad Editorial Gestión Ltda.

II.- Que se rechaza la solicitud de don Carlos Eduvi Chacón Vivanco, en representación de Su Gestión y Cía. Ltda. respecto del nombre de dominio "su-gestion.cl"

III.- Que cada parte pagará sus costas.

 

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes. -

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. -

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELÉNDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-  Rol 12 - 2004.