Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "t-gestiona.cl"

Santiago, 3 de Julio de 2003.

Arbitraje de asignación de nombre de dominio "t-gestiona.cl"

 

Partes: Primer solicitante         :   Telefónica S.A.

      Segundo solicitante            :   Editorial Gestión Ltda.

Visto:

1.      Que mediante oficio N° OF01466 de NIC Chile de fecha 22 de abril de 2002 fui notificado de la designación de Juez Arbitro y remitidos los antecedentes relativos al conflicto de asignación del nombre de dominio "t-gestiona.cl".

2.      Que con fecha 26 de abril de 2002 se dicta resolución aceptando el cargo y citando a las partes a una audiencia de conciliación para el día 4 de junio de 2002.

Antes de la audiencia se ordenó que cada una de las partes deberá depositar en la cuenta corriente del juez árbitro los honorarios arbitrales. En caso que una o más partes no efectuare el depósito en forma previa y/o en caso de inasistencia de alguna de ellas a la audiencia se podrían devolver los antecedentes a Nic Chile o asignar el nombre de dominio en disputa a la parte diligente.

3.      Que mediante resolución de 4 de junio de 2002, se deja sin efecto la resolución precedente por no poderse realizar la audiencia fijada por causas de fuerza mayor.

4.      Que mediante resolución de 6 de junio de 2002, se cita a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 27 de junio de 2002.

5.      En el acta de comparendo de 27 de junio de 2002, se deja constancia que se llevó a efecto la audiencia de conciliación y fijación del procedimiento con asistencia de don Arturo Covarrubias Vargas, en representación de Editorial Gestión Ltda. y de don Felipe Garay Pérez en representación de Telefónica S.A.. Instadas las partes a lograr un avenimiento, este no se produce, por lo que se procede a fijar procedimiento.

De acuerdo al acta de dicha audiencia, se estableció un plazo de 30 días hábiles dentro de los cuales las partes debían depositar en la cuenta corriente del Sr. Arbitro la totalidad de los honorarios arbitrales. En caso de que alguna de las partes no consignara dicho monto dentro de plazo, la solicitud de ésta se tendría por abandonada, concediéndose el nombre de dominio a la parte diligente.

 

Una vez consignado los honorarios arbitrales, las partes tendrían un plazo de 20 días hábiles para hacer valer sus derechos y pretensiones y las pruebas en las cuales se fundan. De esta presentación se le daría traslado a cada parte, por un término de 15 días hábiles, vencidos los cuales, la causa quedaría en estado de fallo.

 

6.      Que el día 13 de agosto de 2002, se notificó la resolución dejando constancia que ambas partes han dado cumplimiento al pago de los honorarios arbitrales.

 

7.      El Sr. Arturo Covarrubias Vargas, en representación de Editorial Gestión Ltda., presenta demanda arbitral por el nombre de dominio t-gestiona.cl. con fecha 9 de septiembre de 2002.

 

En esa demanda, se señala que Editorial Gestión Ltda. posee un mejor derecho sobre la expresión que comprende el nombre de dominio en disputa. En efecto, don Víctor Manuel Ojeda, propietario de Editorial Gestión Ltda. es titular de los siguientes registros marcarios. Registro N°505.703 de la marca GESTIÓN, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38, 39, 41 y 42; registro N°514.092 de la marca  GESTION para distinguir servicios de las clases 35 y 41; registro N°440.498 de la marca GESTION para distinguir todos los productos de la clase 16; registro N°508.685 de la marca GESTION para distinguir productos de las clases 3, 18, 25, 28, 30 y 34; registro N°527.233 de la marca GESTION para distinguir establecimiento comercial para el venta de productos de las clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34 en las regiones IV, V, VIII, IX y XIII: registro N°527.234, para distinguir establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34; registro N°474.589 de la marca GESTION CENTER para distinguir productos de la clase 16; registro N°391.925 de la marca GESTION DE COMERCIO EXTERIOR para distinguir productos de la clase 16; registro N°403.697 de la marca GESTION DE ECONOMIA, para distinguir a productos de la clase 16; registro N°395.187 de la marca GESTION DE FINANZAS Y MERCADOS CAPITALES, para distinguir productos de la clase 16; registro N°391.926 de la marca GESTION DE MARKETING, para distinguir productos de la clase 16 y registro N°403.696 de la marca GESTION DE TRIBUTACION, para distinguir productos de la clase 16.

 

A continuación se indica que debe subrayarse el hecho de que el nombre de Editorial Gestión Ltda. contiene la expresión GESTION como palabra eje, expresión que él ha posicionado en la marcado nacional.

 

Finalmente se señala que es evidente que las expresiones GESTION y GESTIONA son prácticamente idénticas tanto gráfica como fonéticamente, lo cual en caso de asignarse el nombre de dominio a la contraparte, se producirá una confusión en el público.

 

8.      Que el día 10 de septiembre de 2002, don Jorge Garay Pérez, en representación de Telefónica S.A. presenta demanda arbitral de asignación de dominio t-gestiona.cl.

 

En dicho escrito se señala que en agosto de 2001, Telefónica S.A, a través de su filial T-Gestiona inicia oficialmente sus actividades. Esta filial asume la responsabilidad de proveer servicios profesionales inherentes a las áreas de logística, administración de fondos, personal, gestión inmobiliaria y seguridad entre otras, con la intención de integrar posteriormente el área de contabilidad. Actualmente T-Gestiona ofrece sus servicios a clientes que forman parte del grupo Telefónica en Chile.

 

En concordancia con la actividad realizada, Telefónica procedió oportunamente a inscribir su marca comercial T-Gestiona no sólo en su país de origen, léase España, sino que además en a lo menos 45 países, tales como Andorra, Argentina, Austria, Benelux, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Chile, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, Federación Rusa, etc.

 

A continuación se señala que Telefónica S.A. está en condiciones de acreditar la gran difusión del signo t-gestiona a través de material publicitario. A esto debe agregarse la circunstancia de que tanto la referida marca comercial como el nombre de dominio en disputa son reflejo de la razón social de una de las filiales de Telefónica S.A, motivo por el cual no podría razonablemente denegarse su carácter de titular y creadora de la marca en cuestión.

 

Finalmente, es necesario destacar que Telefónica S.A. es en la actualidad titular del registro N°624.007 de la marca T-GESTIONA para distinguir servicios de las clases 35,36 y 38. Además se encuentra en tramitación la solicitud N°519.739 de la marca T-GESTIONA para distinguir los servicios de la clase 35, 36 y 38.

 

9.      Que como consta en autos, el día 23 de septiembre de 2002 se dicta resolución proveyendo ambos escrito y dando traslado de estos a la contraparte.

 

10.  Que el día 14 de octubre de 2002 don Jorge Garay Pérez en representación de Telefónica S.A presenta escrito evacuando traslado.

 

11.  Que el día 24 de diciembre de 2002 se dicta resolución proveyendo el escrito precedente y citando a las partes a oír sentencia.

 

           

Considerando:

 

1.      Que según la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, ante solicitantes que detentan legítimos derechos frente a una expresión en disputa, se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served".

 

Sin perjuicio de lo anterior, el reglamento de Nic Chile sobre asignación de nombres de dominio, buscando el respeto de los derechos que las partes poseen sobre ciertas expresiones, ha permitido que el principio de "first come first served" ceda ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma.

 

2.      En el caso que nos ocupa, el segundo solicitante basó su mejor derecho en la titularidad de una serie de registros marcarios, enumerados en la parte expositiva de esta sentencia, sobre la marca GESTIÓN, entre otras, para distinguir una amplia gama de productos, servicios y establecimientos comerciales e industriales.

 

Según sus alegaciones, las expresiones GESTIÓN y GESTIONA son casi idénticas gráfica, fonética y semánticamente, lo que puede producir una confusión en el público en caso de concederse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante.

 

3.      Como se ha señalado en reiteradas oportunidades, este árbitro es de la convicción de que la propiedad sobre una marca comercial aun cuando sea idéntica al nombre de dominio en disputa, no habilita a un segundo solicitante para alegar que por ese solo hecho se estarían lesionando los derechos derivados de esa marca, toda vez que éstos se encuentran limitados exclusivamente a los servicios, productos y establecimientos comprendidos en los respectivos registros, considerando el carácter específico de las prerrogativas que derivan de la propiedad marcaria.

 

4.      Particularmente en este caso, no nos encontramos siquiera frente a expresiones idénticas, sino que ante denominaciones diferenciables como son T-GESTIONA y GESTIÓN.

 

A lo anterior debe agregarse que según lo postulado en otras ocasiones por este árbitro, para que efectivamente se produzca la infracción al derecho exclusivo que emana de un registro, y por lo tanto, para que se pueda romper el principio de "first come, first served", el nombre de dominio en cuestión debe infringir en forma necesaria e inequívoca la marca GESTION respecto del ámbito de protección que ésta efectivamente protege. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.

 

5.      Que a este respecto, corresponde destacar que el primer solicitante demostró poseer derechos sobre la expresión t-gestiona en virtud de los registros marcarios de esta misma marca, enumerados en la parte expositiva de este fallo, circunstancia que elimina la posibilidad de deslegitimar la pretensión del primer solicitante para obtener el registro del nombre de dominio en disputa.

 

Visto y considerando lo anterior, se resuelve:

 

Asígnese el nombre de dominio t-gestiona.cl al primer solicitante, Sres. Telefónica S.A.

 

Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante carta certificada.

 

 

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro