Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "tchibo.cl"

Santiago, 8 de noviembre de 2004.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF03925 de 16 de julio de 2004, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "tchibo.cl"

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto SERGIO ALEJANDRO PEREZ MENARES, domiciliado en calle Las Carretas 2265-1, La Reina, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio, el cual pidió a su favor el día 27 de abril de 2004 a las 17:20:30 G.M.T. y TCHIBO FRISCH-R.ST -KAFFEE GMBH, representada por Max F. Villaseca Molina, con domicilio en avenida Alonso de Córdova 5151 piso 8º, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio, el cual pidió a su favor el día 24 de mayo de 2004 a las 20:12:54 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 20 de julio de 2004, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de julio de 2004, a las 9:15 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 21 de julio  de 2004, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que el día 26 de julio de 2004, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de la segunda solicitante TCHIBO FRISCH-R.ST -KAFFEE GMBH y en rebeldía del primer solicitante, procediendo el Arbitro a establecer las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto, la cual rola a fojas 10 de autos.

Sexto: Que el mismo día 26 de julio de 2004 fueron notificadas por correo electrónico a las partes las resoluciones dictadas en el comparendo referido en el acápite precedente, según consta del estampado de fojas 15.

Séptimo: Que por escrito de fecha 9 de agosto de 2004, el cual rola a fojas 16 de autos, la parte de TCHIBO FRISCH-R.ST -KAFFEE GMBH solicitó la asignación del nombre de dominio tchibo.cl invocando los siguientes argumentos: TCHIBO es el quinto productor industrial de café más grande del mundo y, es la marca líder de café tostado en Alemania. Dicha marca es de aquellas a las cuales se les denomina famosas y notorias, pues el 100% de los alemanes la conocen, y gran parte de los habitantes de Europa. Esta compañía además produce otros artículos como accesorios deportivos, sets de cocinas, computadores, etc. Es, además, la propietaria de la expresión TCHIBO, encontrándose inscrita como marca comercial en Chile bajo los siguientes registros: Registro Nº 269.551, para la clase 30, privilegio otorgado el 11 de noviembre de 1982; Registro N° 274.828, para la clase 30, privilegio otorgado el 1 de junio de 1983; Registro N° 406.913, para la clase 30, que comprende café de la clase 30, privilegio otorgado el 6 de julio de 1993; Registro N° 403.434, para la clase 30, que incluye café puro y demás productos,  privilegio otorgado el 17 de marzo de 1993; Registro N° 600.124, para distinguir establecimiento comercial de venta de toda clase de productos con exclusión de los productos comprendidos en las clases 9, 14, 15, 21, 24, 28 y 30, privilegio otorgado el 23 de julio de 2001;Registro N° 658.813, para la clase 25 y 28, que comprende prendas de vestir, zapatería, sombrerería, juguetes, artículos para deportes y gimnasia (incluidos en esta clase), adornos para árbol de navidad,  privilegio otorgado el 27 de febrero de 2003; Registro N° 662.278, para la clase 30, que comprende café puro y demás productos de la clase, privilegio otorgado el 30 de mayo de 2003. Además, tiene inscrita como marca comunitaria "tchibo", bajo el siguiente número 2.941.441. Además, es propietaria de los siguientes dominios de internet, a saber: tchibo.info, inscrito el 1 de agosto del 2001; tchibo.biz, inscrito el 19 de noviembre del 2001; tchibo.de, inscrito el 18 de junio de 2004 en Alemania; tchibo.co.uk, inscrito el 13 de octubre de 1998 en Inglaterra; tchibo.nl, inscrito el 21 de febrero del 2002, en Holanda, por Tchibo coffe Nederlands B.V. firma subsidiaria de Tchibo GMBH; tchibo.fr, inscrito por Tchibo Café Service France firma subsidiaria de Tchibo GMBH. Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, invoca el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política del Estado y el artículo 584 del Código Civil de la República. Alega también la titularidad de dicho nombre puesto que se trata de su propia razón social, y en mérito de todo lo antes expuesto, poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, razón por la cual solicita la asignación del mismo a su favor, con costas.

Octavo: Que por resolución de fecha 16 de agosto de 2004, la cual rola a fojas 53 de autos, notificada a las partes con esa misma fecha, se dio traslado de la demanda al primer solicitante, el cual fue evacuado en rebeldía.

Noveno: Que por resolución de fecha 8 de septiembre de 2004, notificada a las partes por correo electrónico con esa misma fecha, la cual rola a fojas 54, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derecho e interés de las partes en la denominación tchibo; 2.- Utilización efectiva que las partes efectúan respecto de la denominación tchibo.

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:

            Por la parte de TCHIBO FRISCH-ROST.KAFEE GMBH,  la documental constituida por los siguientes documentos:  Copia del certificado de registro de la marca "TCHIBO SANA", N° 274.828, para la clase 30; Copia del certificado de registro de la marca "TCHIKO", N° 269.551, para la clase 30; Copia del certificado de registro de la marca "TCHIBO" N° 403.434, para la clase 30; Copia del certificado de registro de la marca "TCHIBO", N° 406.913, para la clase 30; Copia del certificado de registro de la marca "TCHIBO" N° 600.124, para distinguir establecimiento comercial de venta de toda clase de productos con exclusión de los productos comprendidos en las clases 9, 14, 15, 21, 24,25, 28 y 30; Copia del certificado de registro de la marca "TCHIBO" N° 658.813, para la clase 25 y 28; Copia del certificado de registro de la marca "TCHIBO" N° 666.278, para la clase 30; Copia de inscripción del dominio: Tchibo.info, Tchibo.biz, Tchibo.de, tchibo.co.uk, Tchibo.nl, Tchibo.fr; Balance del 2003 Tchibo Holding (sección café); Páginas del sitio tchibo.de y tchibo.co.uk.

            Por la parte de Sergio Alejandro Pérez Menares no se rindieron pruebas. 

Undécimo: Que por resolución de fecha 22 de octubre de 2004, notificada a las partes por correo electrónico con esa misma fecha, la cual rola a fojas 57, se citó a las partes a oir sentencia.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer  solicitante, Sergio Alejandro Pérez Menares, sólo ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de buena fé en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. La segunda solicitante, en tanto, ha demostrado ser la dueña de la marca "TCHIBO"; ser dicho nombre el suyo propio corporativo; usar dicho nombre activamente y poseer numerosos registros marcarios y nombres de dominio que lo comprenden.

Tercero: Puestos en confrontación los derechos de ambas partes en el nombre de dominio sub lite, no se comprende la razón por la cual el demandado solicitó dicho nombre de dominio, y no adujo motivo alguno para ello, actuando durante todo el curso del juicio en total rebeldía. Dicho proceder no puede ser legítimo en circunstancias de que tal denominación corresponde en forma exacta al de marcas inscritas y vigentes en Chile a favor de la demandante (documentos de fojas 26, 27 y 28), pasando a constituír su proceder un ostensible abuso de una marca que no le pertenece, sino que a la demandante, y desvirtúa a juicio de este Arbitrador la presunción de buena fé que le amparaba de conformidad con lo expuesto en el considerando precedente.

Cuarto: Por consiguiente, y por cuanto resulta comprobado el mejor derecho de la demandante y segunda solicitante TCHIBO FRISCH-ROST.KAFEE GMBH al nombre de dominio en disputa, el cual corresponde a su propio nombre o razón social y es marca inscrita y vigente a su favor en Chile, y por cuanto la parte acreditó los puntos de prueba del auto de fojas 54, se acogerá su demanda en los términos que pasan a indicarse: 

 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

 

RESUELVO:

 

Que se acoge la demanda deducida por la parte de TCHIBO FRISCH-ROST.KAFEE GMBH en contra de SERGIO ALEJANDRO PEREZ MENARES, y se asigna el nombre de dominio tchibo.cl a su favor, con costas. 

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.  

 

 

 

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro