Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "tecnometro.cl"

Santiago, 2 de enero de 2004. 

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "tecnometro.cl", siendo partes TECNOSOLUTION S.A., quien no designó representante al no comparecer ante este tribunal arbitral y METRO S. A. -EMPRESA  DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S. A.- representada por Silva y Compañía Patentes y Marcas Limitada, domiciliados en calle Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago

SEGUNDO: Que acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación y fijación de Bases de Procedimiento, en su caso, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que en la oportunidad de esa primera actuación asistió el egresado de Derecho don Ricardo Montero Castillo por el segundo solicitante, quien exhibió el poder que lo facultaba para comparecer a nombre de su mandante. Realizado el trámite en rebeldía del primer solicitante, se fijaron las reglas del procedimiento arbitral, de todo lo cual se dejó constancia en el acta respectiva y se notificó por e-mail al primer solicitante, a quien se le envió copia digital de todo lo actuado.

CUARTO: Que cumplidas por el segundo solicitante las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que dentro de plazo, a fojas 38, el segundo solicitante, representado por el abogado Arturo Covarrubias Vargas deduce demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio, y acompaña documentos, con citación.

Que la argumentación para fundar su mejor derecho puede sintetizarse en las siguientes ideas:

a.     Primero, en cuanto a los parámetros a utilizar para la asignación de nombres de dominio se solicitó la inaplicabilidad -para este caso concreto- del criterio "first come first served".

b.     En segundo lugar, relata la actividad desarrollada por METRO S. A. que como argumenta es "el medio de transporte que más personas movilizó en nuestro país", y a los esfuerzos realizados por éste para resguardar su imagen, siendo titular de registros marcarios -tanto denominativos como mixtos- que cautelan el concepto METRO.

c.     Además, en cuanto a la solicitud planteada por la Sociedad TECNOSOLUTION S. A., argumenta que ésta llevaría a confusión a los consumidores, sin tener ningún derecho sobre la expresión en disputa, ya que no existen sociedades con dicha razón social inscritas en el Conservador de Comercio de Santiago, ni se ha solicitado dicho concepto como marca comercial en el Departamento de Propiedad Industrial. Así la inscripción del nombre de dominio a favor de primer solicitante vulnera la "identidad comercial" de METRO S. A. uno de sus activos mas importantes.

d.     En cuarto lugar, argumenta en relación a los artículos 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en cuanto al primero de ellos estima que el hecho de la posible confusión de los conceptos es una infracción al mismo, y en cuanto al segundo, el cual, aunque ubicado en el acápite de la revocación, es plenamente aplicable -según afirma- atendiendo su espíritu, encontrándose contenidas en él las causales de revocación de la asignación de un Nombre de Dominio

e.     Por último y resumiendo su posición afirmó: "buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados" son elementos que -en su opinión- perfilan a metro s. a., "como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión"

El segundo solicitante acompañó en el primer otrosí, con citación, los siguientes documentos:

1.      Impresiones del portal del Departamento de Propiedad Industrial de algunas marcas propiedad de METRO S. A.

2.      Listado DICOM, de fecha 29 de Julio de 2003, en que consta inexistencia de sociedades cuya razón social esté conformada con la expresión motivo de esta causa.

3.      Fotocopia simple de poder para comparecer en autos a Silva y Compañía Patentes y Marcas Limitada

4.      Fotocopia simple de patente de abogado de don Arturo Covarrubias Vargas.

 

En el segundo otrosí don Arturo Covarrubias Vargas, asume patrocinio en la causa, solicitando tener en cuenta su personería, sin perjuicio de las actuaciones que realicen los demás abogados del Estudio Silva y Compañía Patentes y Marcas Limitada

 

SEXTO: Que, con fecha 5 de Noviembre de 2003, a fojas 42, y sin que el primer solicitante hubiere presentado su demanda de mejor derecho, se dio por abierto el periodo de respuestas.

 

SÉPTIMO: Con fecha 27 de Noviembre de 2003, a fojas 43, se cerró el periodo de respuestas -en el cual no presentaron escritos- y se citó a las partes a oír sentencia, resolución que fue notificada en la misma fecha por correo electrónico.

 

 

CONSIDERANDO

 

PRIMERO: Que, efectivamente este Tribunal acoge la alegación de que Metro S. A. es una de las empresas de transporte de pasajeros de mayor volumen y más conocidas a nivel nacional.

 

SEGUNDO: Que, efectivamente Metro S. A. es titular de varias marcas comerciales para proteger la expresión metro, para las clases 8, 11, 14, 17, 18, 28, 37, 42, 39, 35, 36, lo que le otorga innegables derechos marcarios sobre tal denominación.

 

TERCERO: Que, tal como ha sostenido la actora y probado por medio de un certificado de la empresa de servicios DICOM, la empresa -primer solicitante- tecnosolución no posee ninguna sociedad con el nombre tecnometro, aspecto que le podría dar al primer solicitante un argumento a favor de su pretensión.

 

CUARTO: Que, por otra parte la empresa Metro S. A. tampoco ha probado ser titular de ninguna marca comercial o sociedad que utilice la expresión tecnometro, que es la motiva la presente controversia.

 

QUINTO: Que, de todos modos el primer solicitante se encuentra amparado por el principio first come first served, el que debe ser considerado al no existir claros argumentos que fundados en la prudencia y la equidad puedan hacer aconsejable otorgar un nombre de dominio en disputa al segundo solicitante.

 

SEXTO: Que, a juicio de este Tribunal la expresión metro, si bien por si sola es una marca protegida cuyo titular es la empresa de transporte de pasajeros Metro S. A., también constituye una expresión genérica del idioma castellano, cuyas acepciones van más allá de identificar a un determinado sistema de transporte de pasajeros, por lo que su protección no puede llegar a limitar -por parte de los demás agentes sociales y económicos- su utilización.

 

SÉPTIMO: Que, la empresa TECNOSOLUTION S. A., tal como lo indica su propio nombre tiene por objeto el desarrollo de soluciones tecnológicas, por lo que a éste árbitro no le parece extraño que desee ofrecer servicios a través de la voz tecnometro, toda vez que la locución Metro da la idea de exactitud y se relaciona perfectamente con la voz tecno que es una abreviatura de la palabra tecnología, y por el contrario nada lo hace suponer que tal empresa quiera aprovecharse del prestigio y de la marca METRO, para llevar a confusión a los consumidores, pues si así lo hiciere, podría incurrir en una conducta abusiva la que, como decimos, no se puede presumir de los antecedentes que obran en el proceso.

 

OCTAVO: Que, igual criterio de amplitud hubiera aplicado este tribunal si por el contrario Metro S. A. hubiera solicitado las inscripción del dominio TECNOMETRO, por lo que a este juez árbitro le asiste la más íntima convicción de que en el presente caso la resolución del asunto debe hacerse aplicando el principio "first come first served" .

 

NOVENO: Que, si bien es cierto es que los tribunales NIC-Chile y los tribunales en general, deben proteger los intereses económicos legítimos de personas naturales y jurídicas, no es menos cierto que tal protección debe ser prudente y cautelosa, de modo que tampoco se inhiba la creación de nuevos negocios y, por tanto, el desarrollo de nuevas empresas que ayudarán también al desarrollo del país.

 

Por tanto, y en virtud de las consideraciones expuestas

 

 

RESUELVO:

 

PRIMERO: Asígnese el nombre de dominio en disputa tecnometro.cl al primer solicitante, esto es, a la empresa Tecnosolución S. A..

 

SEGUNDO: Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

 

 

Comuníquese a NIC-Chile por carta certificada para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

 

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

 

 

Autorizan los testigos: Constanza Sofía Hidalgo Ferrer y Carlos Oyarzún Selaive