Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "telecomred.cl"

SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

                                   "telecomred.cl"                                        

 

 

Santiago, viernes veintiséis de diciembre de dos mil tres.-

 

VISTOS:

Con fecha 19 de mayo de 2003, don Juan Carlos González Valenzuela, con domicilio en Mar de Chile N° 440, Villa Los Rosales, comuna de Maipú, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "telecomred.cl".

Posteriormente, con fecha 06 de junio de 2003, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., con domicilio en Av. Andrés Bello Nº 2687, Piso 13, Las Condes, Santiago solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "telecomred.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 3068 de 26 de agosto de 2003 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las partes, según consta en autos.

            En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

            El segundo solicitante cumplió dentro de plazo la obligación de pagar los honorarios de este Juez Arbitro.          

            A fs. 29 y a fs. 34  las partes del segundo y primer solicitante respectivamente hicieron valer sus derechos, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

            A fs.37, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

            A fs.40 y 50, las partes respectivamente, hicieron valer sus descargos.

            A fs.54, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "telecomred.cl".        

            A fs.55, consta notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, rindiéndose por ambos solicitantes la documental que rola en autos.

            A fs. 91, se dio a las partes el plazo de tres días para que hicieran observaciones a la prueba rendida.

            A fojas  95, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 19 de mayo de 2003, don Juan Carlos González Valenzuela, solicitó la inscripción del nombre de dominio "telecomred.cl". Posteriormente, Posteriormente con fecha 06 de junio de 2003, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "telecomred.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambos solicitantes, esto es, don Juan Carlos González Valenzuela y la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. representada por don Jaime Silva Barros, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante hizo valer sus pretensiones alegando que cuando Nic Chile activó el nombre "telecomred.cl" en el nameserver primario de .CL, no existía ninguna solicitud en trámite, lo cual fue confirmado por el correo electrónico que le envió Nic Chile en donde se le comunicaba que su solicitud había sido admitida a trámite en el Registro de Nombres del Dominio CL.

Agrega que está utilizando el nombre "telecomred", desde junio de 2002, para lo cual acompaña documentos, los cuales serán valorados en su oportunidad procesal.

Argumenta también que para darse a conocer en el mercado nacional ha invertido fuertes sumas de dinero en imagen corporativa, mercadeo, infraestructura, insumos y posicionamiento de imagen de los nombres telecomred.cl y telecomred.com. Que sus clientes los conocen como "Telecom" desde septiembre de 2002 y desde junio de 2003 como telecomred.cl y telecomred.com y cuentan además con un correo electrónico corporativo contacto@xxxxx donde mantienen contacto con sus clientes.

También expresa que para acreditar que ha efectuado trabajos con el uso del nombre corporativo "Telecomred" desde junio de 2003 enuncian una lista de clientes. Que por lo mismo para proteger su nombre corporativo, decidieron en mayo de 2003 invertir en los nombres de dominio y marca comercial "telecomred".

Continúa diciendo que al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, no tenían conocimiento de la existencia de una empresa italiana llamada Telecom, la cual tiene fuerte intereses en la empresa ENTEL S.A., segundo solicitante de autos, la cual se siente perjudicada por no haber registrado antes telecomred.cl y que se pregunta porqué no han solicitado "telecomred.com".

Termina el primer solicitante expresando que fueron los primeros en registrar en Chile el nombre "telecomred.cl" basándose en el tipo de servicios que ofrecen de telecomunicaciones y servicios computacionales.   

TERCERO: Que, la parte del segundo solicitante en el período de discusión alegó su mejor derecho y solicitó la asignación del dominio en disputa "telecomred.cl" a su favor.

Funda su pretensión en que el concepto "Telecom" identifica a nivel mundial al grupo empresarial del cual forma parte mi representada, singulariza en los cinco continentes al grupo de compañías propiedad de Telecom Italia, presente en Chile a través de ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. y sus empresas filiales, entre las cuales se encuentra ENTEL Telefonía Personal S.A.

Prosigue el segundo solicitante, que por lo anterior buscó la protección jurídica del elemento "Telecom", a través de la propiedad intelectual, dado que dicho concepto representa su imagen comercial y que solicitó como marca comercial "Telecom" el que se consolidó como registro el 8 de agosto de 1993 Nº 409.014 y que además es dueño de la misma marca para servicios de la clase 38, registro 477.928 y registro 481.521, para productos de la clase 16.

Argumenta también, que en relación al nombre de dominio en disputa "Telecomred", se compone de su imagen comercial "Telecom" y  de la palabra "Red", concepto que se aplica a las "telecomunicaciones". Que la clara semejanza existente entre "Telecom" y "Telecomred", hace presente que el criterio estrictamente matemático con que se inició la administración de los dominios, ha sido superado, y hoy la visión del conflicto entre marcas comerciales y dominios ha evolucionado y que los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión entre los consumidores. Que de lo contrario se produciría una dilución marcaria, un debilitamiento del capital comercial, lo que resulta injusto y contrario a derecho. Que lo anterior se traduce en un atentado a la identidad comercial.

Agrega, que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, lo que se vería afectado al otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante. Que el interés legítimo, buena fe, marcas y dominios registrados, trayectoria y posicionamiento comercial, son elementos que lo perfilan como titular de un mejor derecho.

Por último el segundo solicitante cita normas de la legislación de la propiedad industrial y en definitiva que la tesis de un mejor derecho se impone al principio "first come, first served".

CUARTO: Que, luego el primer solicitante hizo valer en primer lugar que cumplió con toda la normativa y especialmente con el art. 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile y además que por ser el primer solicitante de autos, le asiste el principio "first come, first serve" y por lo mismo le corresponde que se le asigne el nombre en disputa y mas aún posee un mejor derecho al nombre de dominio de autos, según argumentaciones que expone.

Así en primer lugar alega el giro o actividad que desarrolla el cual se relaciona con la instalación de redes computacionales. Y que hace cuatro años comenzó a prestar servicios como persona natural en el área de la computación y servicios relacionados, instalando redes computacionales, redes eléctricas, telefónicas, fibras ópticas y servicios computacionales en general y que para lo cual desde el año pasado, comenzó a desarrollar todo un concepto en torno al cual comenzaron a ser reconocidos sus servicios bajo la denominación "Telecomred". En efecto, dicha denominación reúne las iniciales de las principales áreas relacionadas con los servicios que ofrece: "Tel" por telefonía (redes), "Ele" por electricidad, "Com" por computación y "Red" por redes.

Que a partir del segundo semestre del año 2002 formalizó su actividad y abrió su giro para desarrollarla y prestar sus servicios, produciendo diversa papelería institucional y publicitaria donde figura visiblemente la expresión "Telecomred", logrando que sus clientes y el público en general lo conocieran bajo dicho nombre y es por lo mismo que solicitó como nombre de dominio "Telecomred.cl" y "Telecomred.com", los cuales se encontrarían plenamente operativos.

Que para tales efectos ha realizado una importante inversión, por lo que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante, se le estaría produciendo un grave perjuicio, ya que perdería la identificación, posición e inversión realizada al respecto. Agrega a lo anterior la existencia de su parte de un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa y que está de buena fe.

 Señala que con respecto a lo dicho por el segundo solicitante, la expresión "Telecom" es un elemento común existente en los registros marcarios relacionados con los servicios de telecomunicaciones perteneciente a distintos dueños citando al efecto distintos registros existentes en las clases 38, 39 y 42, por lo que no ve inconveniente en que él utilice también dicha expresión y que por lo mismo tiene la convicción de que "Telecomred" a su nombre no producirá confusiones, ni engaños en los consumidores, ni la dilución de las marcas "Telecom" registradas, ni ningún perjuicio real para el segundo solicitante de autos.

Agrega el primer solicitante, que el giro de los solicitantes de autos son diferentes, así el primer solicitante desarrolla su actividad en el ámbito computacional y las redes, el segundo principalmente, y así se desprende también de los registros de marcas comerciales que cita, desarrolla prestación de servicios relacionados con la telefonía, especialmente la telefonía personal, por lo que es posible afirmar que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Además, expresa que el titular de las marcas registradas en Chile "Telecom", no es el segundo solicitante, sino ENTEL Telefonía Personal S.A., por lo que no tiene un fundamento marcario para oponerse a éste primer solicitante y por lo mismo ésta parte no afecta ningún derecho anterior válidamente adquirido sobre el nombre de dominio en litigio.

Por último señala el primer solicitante, que atendida las diferencias de servicios que prestan y a las diferentes letras que componen "Telecom" y "Telecomred", hace que los usuarios del sistema de Internet tengan claridad de quien es quien y que es lo que buscan en Internet.

QUINTO: Que el segundo solicitante al hacerse cargo de lo expresado por el primer solicitante al dar a conocer sus argumentos, reitera que el conflicto de autos debe resolverse a la luz del principio denominado "fair use", es decir en el marco de un uso correcto y con pleno respeto de los derechos de las personas y de las entidades y que dicho autor jamás pensó en un sistema "first to file" sin un uso correcto y honesto y que en definitiva debe prevalecer la tesis del mejor derecho y que el principio del "primero en llegar" ha quedado sólo para aquellos casos en que el Juez árbitro no ha podido romper una paridad existente entre las partes, lo que en el caso de autos no ocurriría. Agrega la primacía del art. 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Registro de Nombres de Dominio de Nic Chile, que debe respetarse los principios y normas legales y constitucionales de la realidad chilena, por lo que la coexistencia en el mercado del sitio "telecomred.cl" y la marca comercial "Telecom", inducirá a error a los consumidores. Que ha quedado atrás el principio "el que primero que llega gana", lo que habría sido reconocido por ICANN y también por la OMPI al darle el carácter de una poderosa identificación comercial a los nombres de dominio. Que la OMPI le ha dado claras señales que debe privilegiarse, ante un conflicto, el mejor derecho que una de las partes acredite.

Que por último reitera el segundo solicitante los registros marcarios que posee en Chile ENTEL Telefonía Personal S.A., filial de ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. y que ha acreditado suficientemente un legítimo interés y por sobre todo un mejor derecho.  

SEXTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del primer solicitante rindió prueba documental en el período de discusión y en el término probatorio en forma legal y sin objeción de contrario, consistente en:

a)     Fotocopia de 26 facturas en donde consta la expresión "Telecom - Red" a nombre de distintos clientes, siendo la primera de ellas emitida en el mes de agosto del año 2002 y por los servicios descritos en las respectivas presentaciones de autos.

b)     Certificados de distintos clientes que expresan que don Juan Carlos González Valenzuela presta o les ha prestado servicios en instalaciones telefónicas, computacionales, soporte técnico, instalaciones eléctricas etc.

c)      Copia de presupuesto de diseño y desarrollo del sitio telecomred.cl y copia de la primera boleta pagada con fecha 1 de octubre de 2003.

d)     Carpeta y tarjeta de presentación, donde se contiene la expresión "Telecom Red".

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en el período de discusión de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Normas de Procedimiento, en  forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: Impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de las marcas "Telecom" de propiedad de Entel Telefonía Personal S.A.

OCTAVO: Que el primer solicitante de autos es don Juan Carlos González Valenzuela, por lo que de acuerdo al principio que norma esta materia referente a nombres de dominio en virtud del cual el primer solicitante como tal, tiene prioridad sobre el nombre de dominio que solicita y sólo en virtud de su mala fe al pedir el dominio o de un mejor derecho de un solicitante posterior, podría no otorgársele.

Que en consecuencia le correspondía al segundo solicitante acreditar un mejor derecho o la mala fe del primer solicitante.

Que el segundo solicitante no alegó ni acreditó mala fe en el segundo solicitante.

NOVENO: Que el segundo solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos para acreditar sus alegaciones y derechos impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de tres registros de las marcas "Telecom" de propiedad de Entel Telefonía Personal S.A. y el poder para actuar a nombre de Entel S.A. 

DECIMO: Que tales documentos no acreditan por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que la única prueba rendida referente a tres registros de la marca comercial "Telecom", están a nombre de la empresa Entel Telefonía Personal S.A. distinta a la del segundo solicitante de autos y no consta en autos un acto jurídico de representación u otro que permita a este sentenciador concluir que éste solicitante actúa a nombre de Entel Telefonía Personal S.A.

UNDÉCIMO: Por otra parte, no es aplicable a este procedimiento especial las normas de la ley 19.039 de Propiedad Industrial.

DÉCIMOSEGUNDO: Que el hecho de asignarse el nombre de dominio en disputa "telecomred" al primer solicitante, no causa perjuicio al segundo solicitante, ni induce a error a los consumidores y usuarios, ya que la prueba del segundo solicitante se refiere a un tercero como se afirmó precedentemente y gira en torno a la palabra "telecom"  y por lo mismo usa esa palabra e identifica sus servicios con esa palabra y no con la palabra "telecomred", la cual no consta en autos su uso.

DECIMOTERCERO: Que todo lo anterior no afecta la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto por parte del segundo solicitante, toda vez que no logra formar en este árbitro una convicción de contrario.

           

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

 

SE DECLARA:

I . Que se asigna el nombre de dominio "telecomred.cl" al primer solicitante don JUAN CARLOS GONZÄLEZ VALENZUELA.

 

II . Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "telecomred.cl" del segundo solicitante la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

 

III . Que atendido que el segundo solicitante tuvo motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas.

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes.-

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral.-

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELÉNDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-  Rol  34 - 2003.