Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "theautostore.cl"

Fallo por Arbitraje de dominio "theautostore.cl"

 

Santiago,  29 de enero de 2004

 

VISTOS:

 

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "theautostore.cl", siendo partes Waldo Gómez y Cía. Ltda. sociedad representada por doña Dina Valenzuela Mellado, con domicilio en calle Las Bellotas 199, of. 44, Providencia, y Automotores Gildemeister S. A., representada por Rodrigo Puchi Zurita,con domicilio en calle en Europa 2035, Providencia, Santiago.

SEGUNDO : Que, acepté el cargo y  fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 5 y siguientes.

TERCERO : Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El primero asistió representado por la abogado Dina Valenzuela Mellado y el segundo por el abogado Rodrigo Puchi Zurita, quienes exhibieron los poderes respectivos. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO : Que, en la misma audiencia se trabó además, por el primer solicitante, un incidente de nulidad de lo obrado, respecto del cual el Tribunal fijó un plazo para su presentación formal, materializándose a fs. 32 y, decretándose "traslado", el que se evacuó a fs. 34.

QUINTO : Que el incidente de nulidad interpuesto por doña Dina Valenzuela Mellado, a fs. 32, en representación del primer solicitante se fundó en las siguientes circunstancias:

a.     Que en el acta de aceptación del arbitraje y constitución del tribunal arbitral, se había establecido -en el inciso segundo del artículo tercero- que el segundo solicitante debería consignar antes del día 6 de junio de 2003, la suma de 500.000 pesos a cuenta del mismo en la cuenta corriente del árbitro, prescribiéndose además, que la omisión del referido pago inhabilitaría a la parte que ha debido efectuarlo a participar en la referida audiencia.

b.     Que el segundo solicitante, no habría cumplido con la obligación impuesta por el tribunal, toda vez que el depósito no fue efectuado antes del día 6 de junio del 2003, ni se remitió por mail ni fax el correspondiente comprobante depósito.

c.      Que de acuerdo a lo anterior, el segundo solicitante no estaba habilitado para participar de la audiencia decretada para el día viernes 6 de junio de 2003 a las 17.00 horas, por lo que su comparecencia anulaba la actuación procesal que tuvo lugar el día y hora ya señalada.

d.     Que decretada nulidad de la audiencia, el tribunal debía asignar al primer solicitante el dominio en disputa, tal como lo preceptúa el artículo segundo del acta de arbitraje.

e.     Que el plazo que se establecido en el acta tendría el carácter de fatal, al haberse utilizado la expresión antes del día 6, por lo que se habría extinguido irrevocablemente el día 5 de junio a las 12:00 de la noche.

f.      Que de acuerdo al artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal no tendría facultades para soslayar la aplicación de una norma de orden público.

 

SEXTO: Que evacuado el traslado a fs. 34, dentro de plazo, el segundo solicitante pidió el rechazo del incidente de nulidad fundado en las siguientes argumentaciones:

a.     Que la resolución de fecha 29 de mayo del año en curso, señala que los honorarios deberán ser consignados "antes" del día 6 junio.." -considerando tercero de dicha resolución-, por lo que estima que el alcance de dicha expresión es la que naturalmente debe darse a la misma, o sea la consignación debe materializarse antes de la audiencia, pues aceptar la tesis de la contraria importa una afrenta a los principios y normas de buena fe procesal, ya que las normas del artículo 49 del Código Civil y las del Código de Procedimiento Civil no pueden aplicarse en el presente procedimiento por tratarse de plazos convencionales.

b.     Que, la circunstancia de pagar el mismo día de la realización del comparendo, pero antes de su realización, es una práctica habitual en este tipo de procedimientos, y que la cláusula en cuestión se ha interpretado uniformemente por los árbitros en el sentido de que el pago realizado antes de la audiencia se encuentra realizado en tiempo y forma.

c.      Que, desde el momento que el árbitro habría aceptado el pago de sus honorarios habría también, validando el procedimiento, al permitiendo que el segundo solicitante participara en el comparendo de fijación de procedimiento.

d.     Que, finalmente, para el caso de que el Tribunal acogiera el incidente de nulidad interpuesto, solicitaron la devolución de los honorarios pagados.

SÉPTIMO : Que, a fs. 36 el Tribunal falló en el incidente de nulidad interpuesto en rechazándolo en atención a los siguientes argumentos:

1. Que la disposición del Art. 84 inciso final del Código de Procedimiento Civil sólo es aplicable al "plazo fatal indicado por la ley", no siendo el plazo en cuestión de tal naturaleza jurídica.

2. Que el acta de aceptación señala de modo textual: "La omisión del referido pago inhabilitará...", con lo que claramente dispuso que la sanción de inhabilitación sería aplicable a la omisión del pago sin calificar su oportunidad y, en la especie, el pago se había efectuado.

3. Que, en todo caso la sanción establecida para la referida omisión consiste solamente en que se inhabilitará a la parte que ha debido efectuarlo a participar en la referida audiencia, pudiendo este tribunal en virtud de sus facultades ordinarias llamar a una nueva audiencia con idéntico objeto -sobre todo si ha quedado de manifiesto la voluntad concluyente de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. A. de hacerse parte en el proceso-, lo que no parece conveniente por razones de economía procesal.

OCTAVO : Que, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa, contados desde 14 de Junio de 2003, fecha en que notificó la resolución que denegó el incidente de Nulidad de lo Obrado y en la que decretó abierto el período de planteamientos de mejor derecho.

NOVENO :Que, dentro de plazo, a fs. 62, el primer solicitante dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio acompañando documentos con citación, señalando que el dominio "Theautostore.Cl" debe serle asignado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

a.     En primer lugar, la existencia del principio rector para los casos de disputas de nombres de dominio en Internet sintetizado como "first come, first served", el que tendría sólo dos excepciones: la mala fe del primer solicitante, o bien, la circunstancia de que el segundo solicitante acredite mejor derecho. En cuanto a la primera, afirma el primer solicitante, y no obstante la presunción de buena fe que lo ampara, se consigna que el nombre de fantasía de Waldo Gómez y Cía Ltda, es precisamente "The Autostore", como consta en la Escritura de Constitución de Sociedad de fecha 23 de Agosto de 1996 y, en referencia a la segunda excepción, se alega la utilización del nombre en conflicto por más de seis años, según se ofrece acreditar con los documentos presentados, todo lo cual acreditaría en los hechos, la buena fe alegada por la solicitante.

b.     Además, hace presente que su socio y representante legal es dueño de la marca The Autostore en la clase 16, según registro 537.307 de fecha 24 de marzo de 1999. Asimismo tiene la prioridad y fallo favorable de primera instancia ante el Conservador de Marcas, según consta en las solicitudes Nº 356.466, para la clase 39 y la solicitud 356.465 para establecimiento comercial de la región metropolitana. Los citados fallos, exceptuaron del registro los productos de la clase 12 -vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima-. Sostiene también que, el segundo solicitante apelando de los mismos ante la Corte Arbitral, ha argumentado aduciendo que la expresión the autostore tiene el carácter de genérica y, por lo tanto irregistrable, lo que consta en el expediente rol 1752-2000 ante la citada Corte. Así, concluye el primer solicitante que, si theautostore.cl es una noción genérica, debe asignarse directamente al primer solicitante.

c.      En tercer lugar se afirma que la circunstancia de que Automotores Gildemeister S. A. tenga registrado autostore.cl no le otorga mejor derecho sobre el dominio en disputa, dado que no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que opera la Red, la similitud de nombres preexistentes no constituye una limitación para su inscripción, todo ello según la jurisprudencia corroborada por el fallo arbitral del dominio "farmaexpress.cl".

Para probar sus asertos, el primer solicitante acompaña, con citación, los siguientes documentos:

1.     Fotocopia de la constitución de la sociedad, su extracto y la protocolización que da cuenta de su inscripción en el Registro de Comercio y su publicación en el Diario Oficial. Documentos que dan cuenta que el nombre de fantasía de la sociedad es The Autostore.

2.     Dos fotocopias de facturas de la sociedad, la Nº 1 del 17 de Enero de 1997 y la 3.870 de 14 de Enero del 2003, en ambas se lee en forma destacada The Autostore.

3.     Contrato de afiliación a Bancheque de 01/09/97, en el cual consta la utilización del nombre The Autostore.

4.     Orden de publicación de Publiguías del 14/06/02, en la cual consta la utilización del nombre The Autostore.

5.     Hoja de las páginas amarillas, en la cual consta un aviso a nombre de la sociedad primera solicitante con el nombre The Autostore.

6.     Contrato de figuración de Chilnet de fecha 21/07/98, para The Autostore.

7.     Una hoja de papelería de Waldo Gómez y Cía Ltda, actuando como The Autostore.

8.     Un sobre de papelería de Waldo Gómez y Cía Ltda, actuando como The Autostore.

9.     Una cotización de Waldo Gómez y Cía Ltda, actuando como The Autostore.

10.Una tarjeta de presentación del gerente de la sociedad Waldo Gómez y Cía Ltda, actuando como The Autostore.

11.Carta de desistimiento de arriendo de local en Movicenter de fecha 18/07/97. Con membrete y pie de firma The Autostore.

12.Fotocopia de Cheque con el cual paga el desistimiento a Movicenter, en el cual consta The Autostore como titular de la cuenta.

13.Dos fotografías (17/06/98) del antiguo local comercial explotado por Waldo Gómez y Cía Ltda, en donde se ve en la fachada la leyenda <The Autostore>.

14.Certificado de solicitud de marca The Autostore presentada por Waldo Gómez para Establecimiento Comercial en la Región Metropolitana.

15.Certificado de solicitud de marca The Autostore presentada por Waldo Gómez para la clase 39.

16.Certificado de registro de marca The Autostore presentada por Waldo Gómez para la clase 16.

DÉCIMO :Que, también dentro de plazo, a fs. 65, el segundo solicitante dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio, acompañando documentos con citación, sosteniendo que el dominio en disputa debe serle asignado, sustentando su pretensión en argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a.     En primer lugar, que los nombres de dominio ya no sólo cumplen una función individualizadora, sino que además desempeñan en ocasiones funciones publicitarias y de identificación de los diversos agentes mercantiles -tesis desprendida de dictamen de Comisión Preventiva Central N° 1.127, de fecha 28 de Julio del año 2000-, razonamiento que la conduce a sostener que la intención del primer solicitante es aprovecharse del prestigio virtual de su representada, quien ha posicionado un nombre de dominio con caracteres de notoriedad. Para ilustrar este punto, se enuncian una serie de registros que están siendo publicitados en el mercado y como consecuencia de la gran difusión de los mismos, afirma, es un hecho notorio y evidente que dichos signos gozan de fama mercantil.

b.     En segundo lugar señala que su representada es asignataria del nombre de dominio autostore.cl, afirmando que la intención del primer solicitante es obtener un nombre de dominio similar en términos de identidad al de su mandante, por lo cual esta solicitud infringe el derecho prioritario que tiene éste sobre dicha expresión.

c.      Además, aduce que el contenido de dicho portal se referirá a <Los Autos> y no a otros productos, rubro en el cual el primer solicitante, según se intenta acreditar, no ha obtenido protección alguna desde el punto de vista marcario, en lo concerniente a la clase 12 -que integran conforme al clasificador de Niza, a los autos o vehículos y sus piezas-, acompañando para acreditar la circunstancia aludida, los fallos reseñados.

d.     Que de Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio.CL, artículo 14 y la "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet", emanada de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Industrial- en el año 2001, artículo tercero, se deben tener presente las pautas definidas por la normativa citada, para determinar el efecto comercial de un signo, y de esa manera acreditar el mejor derecho de un solicitante, mencionando entre tales criterios el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el estado miembro y la conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el estado miembro. De acuerdo a los principios antes enunciados, sostiene que es un hecho evidente que su representada es una reconocida empresa del mercado, a quien se le debe dispensar una debida protección en contra de intentos de confusión que se pretenden generar y, que de aceptarse la solicitud del primer solicitante se estarían afectando las normas de competencia leal y de ética mercantil, de manera conjunta con los derechos validamente adquiridos por terceros, recurriendo para clarificar el contenido de los conceptos utilizados a una interpretación sistemática, de las normas citadas con el artículo 10 bis del Convenio de París.

e.     Que en el primer otrosí de su presentación, el segundo solicitante pide inspección ocular del portal autostore.cl, solicitud a la que se accede según consta a fojas 100.

El segundo solicitante acompañó en el segundo otrosí, con citación, los siguientes documentos:

1.     GILDEMEISTER, registro Nº 427.175, que distingue establecimiento industrial de fabricación y armaduría de equipos y elementos eléctricos, electrónicos, maquinarias y sus accesorios y repuestos.

2.     GILDEMEISTER, registro Nº 427.176, distintiva de productos de las clases 35 y 37.

3.     AUTOMOTORES GILDEMEISTER, registro Nº 468.722, distintiva de productos de las clases 35, 37 y 39.

4.     AUTOMOTORES GILDEMEISTER, registro Nº 468.723, para distinguir establecimiento comercial de compraventa de vehículos motorizados, sus componentes, accesorios y repuestos, en todas las regiones de Chile.

5.     AUTOMOTORES GILDEMEISTER, registro Nº 468.724, para distinguir establecimiento industrial de armaduría y fabricación de vehículos motorizados, sus componentes, accesorios y repuestos.

6.     MEISTER, registro 543.214, que distingue establecimiento comercial de compraventa de todos los productos de la clase 12, en todas las regiones de Chile.

7.     MEISTER SERVICE, registro 599.628, distintiva de un establecimiento comercial de toda clase de productos en todas las regiones del país

8.     MEISTER, registro 599.648, distintiva de productos de la clase 11.

9.     MEISTER, registro 599.649, distintiva de productos de la clase 9.

10. MEISTER, registro 621.976, distintiva de servicios de importación, exportación y representación de productos de la clase 12, clase 35.

11. MEISTER, registro 621.977, distintiva de un establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 12.

12. MEISTER, registro 621.978, distintiva de servicios de reparación de productos de la clase 12, clase 37.

13. Impreso extraído de la pagina Web www.nic.cl, en la cual consta que el nombre de dominio autostore.cl, se encuentra registrado por su representada desde el 18 de abril de 2000, así como impresos de la misma página.

14. Copia de los fallos Nº 104973 y Nº 105027, relativos al rechazo de la marca THE AUTOSTORE para productos y servicios relacionados con vehículos.

DÉCIMO PRIMERO:Que, a fojas 96 este Tribunal da por iniciado el periodo de respuestas evacuándose estas a fs. 97, por parte del segundo solicitante y, a fs. 105, por parte del primer solicitante.

DÉCIMO SEGUNDO:En sus observaciones a los argumentos de la contraparte, a fs. 97, el segundo solicitante expone:

a)     Que no se encuentra en la obligación de probar la mala fe, ya que sólo es necesario acreditarla en los casos de revocaciones de nombres de dominio, según el artículo 22 del Reglamento de Registros de Dominio.CL, y no tratándose de solicitudes en competencia.

b)     En cuanto al mejor derecho, que alega tener su representada, reafirma lo expuesto en el escrito de mejor derecho.

c)      En cuanto a la aplicabilidad del principio de "first come, first served", sólo se la reconoce como elemento de última ratio decidendi, que se utiliza en el caso de persistir el equilibrio entre dos partes que han sido incapaces de probar mejor derecho.

Además adjunta copia de respuesta de señor árbitro Andrés Echeverría Bunster a la Iltma. Corte de Apelaciones, con ocasión de un recurso de queja interpuesto en un litigio de nombre de dominio.

DÉCIMO TERCERO: Que, a fs. 101, el Tribunal advirtiendo la omisión de una notificación y el posible menoscabo en las oportunidades procesales del primer solicitante, ante lo cual decreta -dadas las facultades otorgadas en las Bases del Procedimiento, artículo 4 letra i)-, dejar sin efecto la resolución que citó a oír sentencia, y resolviendo nuevamente la apertura de un período de respuestas, para ambas partes, por el término de 5 días hábiles.

DÉCIMO CUARTO: Que, a fs. 104, la abogado Dina Valenzuela Mellado, por el primer solicitante evacua el escrito de observaciones a los argumentos y pruebas de la contraparte, ideas que pueden sintetizarse en las siguientes:

a.     En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que los nombres de dominio poseen una función de publicidad e identificadora de agentes mercantiles, además de ser un identificador en la red, señala que esto último configura la regla general en esta materia, lo que ha sido reconocido indirectamente, según su opinión, en el escrito de argumentación de mejor derecho de la contraparte, que indica que con el tiempo tal idea ha sido reconocida doctrinalmente por diversos árbitros, como también por la Comisión Preventiva Central, destacando el carácter condicional con que se presenta el argumento; "en ocasiones", mismos términos en que se pronuncia el fallo de la Comisión Preventiva, restándole validez por la falta de carácter vinculante de la doctrina y jurisprudencia arbitral. Así, se deberán tener presente todas las particularidades de cada caso en estudio para pretender aplicar analógicamente el mismo principio en esta situación y alterar la regla general que regula esta materia.

b.     Además argumenta que la fama y notoriedad de una marca comercial, no puede traspasarse a voluntad de su titular a otros nombres que comience a utilizar. Así, el carácter de dominio consagrado vigente y consolidado, que afirma tener el sitio autostore.cl, debe acreditarse por hechos propios, no basta una simple declaración en tal sentido, consignando que al momento de la solicitud del primer solicitante, ésta tenía pocos meses de existencia -desde el 13 de agosto de 2002-.

c.      El tercer lugar destaca el hecho que el nombre de fantasía de la sociedad, constituida legalmente desde 1996, es "The Autostore", el cual ha sido usado profusamente por ésta en sus relaciones comerciales, siendo dueña de marcas comerciales concedidas, y otras con sentencias de primera instancia favorables, como se intenta acreditar en autos.

DÉCIMO QUINTO: Con fecha 11 de agosto, a fs. 108, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que fue notificada en la misma fecha por correo electrónico a las partes.

DÉCIMO SEXTO: Que, a fs. 109, el Tribunal decreta como medida para mejor resolver:

1. A la parte Automotores Gildemeister S. A. el que informe al Tribunal las estadísticas que posee respecto de las visitas al sitio autostore.cl, indicando si tales cifras corresponden a información propia o a información que puede ser certificada por terceros, así como que acredite todos los medios de publicidad empleados en que ha asociado la marca Automotores Gildemeister S. A. al portal autostore.cl, indicando medio específico y frecuencia en se difundido tal publicidad.

2. A ambas partes que precisen el alcance de la prohibición a Waldo Gómez y Cía. Ltda. para la inscripción de la marca The autostore en la clase 12, conforme al clasificador de Niza, y se pruebe ante este Tribunal el giro real de los negocios de la sociedad Waldo Gómez y Cía. Ltda.

Para los informes antes referidos se fija a las partes un plazo de 10 días.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a fs. 110 y siguiente, la abogado Dina Valenzuela Mellado, por el primer solicitante da cumplimiento a lo ordenado, acompañando fotocopia autorizada de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos de Waldo Gómez y Cía. Ltda.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a fs. 112 y siguientes, el abogado Rodrigo Puchi Zurita, por el segundo solicitantecumple lo ordenado y acompaña documentos que contienen los datos estadísticos del portal autostore.cl.

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en cuanto a la calificación de la motivación interna de las partes, y dada la gran cantidad de pruebas presentadas tanto por el primer solicitante como por el segundo solicitante, que acreditan encontrase utilizando nombres mercantiles, en el primer caso igual al dominio solicitado y en el segundo con una diferencia de tres letras del dominio en disputa <theautostore.cl>, es que este tribunal considera que asiste a ambas partes razones auténticas para disputar tal dominio, por lo que la conducta de ambos litigantes no puede sino ser calificada de buena fe.

SEGUNDO: Que, respecto del segundo solicitante, para este tribunal es un hecho acreditado que posee un portal de Internet en pleno funcionamiento, bajo el nombre autostore.cl, el que es conocido dentro del rubro automotriz y que registra una interesante estadística de actividad comercial, todo ello, acreditado según los documentos aportados desde fs. 90 a 93, instrumentos acompañados al dar cumplimiento a las medidas para mejor resolver decretadas por el Tribunal y, por la inspección personal que este árbitro ha realizado del sitio en cuestión.

TERCERO: Que,puede darse por acreditado queAutomotores Gildemeister S. A. posee varias marcas comerciales inscritas entre ellas, GILDEMEISTER, AUTOMOTORES GILDEMEISTER, MEISTER, todo ello según documentos que rolan desde fs. 78 a 89, pero no tiene registrado como marca comercial autostore o theautostore, no obstante, tener registrado el dominio autostore.cldesde el 18 de abril de 2000, lo que también puede darse por probado por la prueba documental aportada por el segundo solicitante, de fs. 90 a 93, y por no haber sido controvertido el hecho por el primer solicitante.

CUARTO: Que, respecto del primer solicitante obra en su favor el principio first come first served, el que además de última ratio decidendi, debe ser considerado necesariamente como punto de partida del análisis lógico del mejor derecho de los solicitantes.

QUINTO: Que, también respecto del primer solicitante puede darse por acreditado, especialmente por la prueba documental rendida desde fs. 39 a 55 y 111, y por no ser un hecho controvertido por el segundo solicitante, el que la sociedad Waldo Gómez y Cía. Ltda. posee desde su constitución, como consta en la respectiva escritura de Constitución de Sociedad de fecha 23 de Agosto de 1996, fs. 39 a 41, el nombre de fantasía the autostore, nombre que ha usado pública y profusamente en diversos medios privados y públicos, entre ellos: papelería comercial, letreros públicos, Servicio de Impuestos Internos, cuentas corrientes bancarias, tal como consta en la prueba documental aportada por dicha sociedad, hecho que también puede darse por probado, ya que no ha sido negado por la contraparte.

SEXTO: Que, también puede darse por acreditado que a la sociedad Waldo Gómez y Cía. Ltda. es titular de la marca the autostore para varias clases, marca que coincide plenamente con el dominio solicitado. Sin embargo, también es cierto, como lo ha afirmado el segundo solicitante, que tal sociedad no ha obtenido protección alguna desde el punto de vista marcario, en lo concerniente a la clase 12 -que integran conforme al clasificador de Niza, a los autos o vehículos y sus piezas-, acompañando para acreditar la circunstancia aludida copia de los fallos Nº 104973 y Nº 105027, relativos al rechazo de la marca THE AUTOSTORE para productos y servicios relacionados con vehículos.

SÉPTIMO: Que, sin embargo,la referida negación de protección marcaria para la clase 12, fue negada a la sociedad Waldo Gómez y Cía. Ltda. por considerarla el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la época, Sr. Pablo Monsalve Manríquez, "indicativa de los productos que pretende distinguir",  y no le fue negada por similitud o colisión de derechos con otras marcas legalmente inscritas ni porque se hubiera hecho mal uso de la expresión señalada, todo lo cual consta en las copias de las respectivas resoluciones que rolan a fs. 94 y 95. Tal conclusión, del Departamento de Propiedad Industrial es válida dentro del contexto en el que fue dictada, esto es, para resolver el registro de una marca comercial específicamente dentro de la clase 12, contexto jurídico que si bien se relaciona con el relativo a los nombres de dominio no es idéntico a éste último, por lo que sus conclusiones no son necesariamente aplicables a la materia que se pretende resolver en autos.

OCTAVO: Que, la circunstancia de que la sociedad Waldo Gómez y Cía. Ltda. haya utilizado profusa y públicamente -dentro del ámbito de influencia del tamaño de su empresa- el nombre de fantasía the autostore, desde el año 1996, cuatro años antes de que Automotores Gildemeister S. A. hubiera registrado el dominio autostore.cl, han llevado, entre otros antecedentes, a la convicción a este juez árbitro de que su intento de registrar a su nombre el dominio theautostore.cl, que coincide totalmente con el nombre comercial de fantasía utilizado no puede constituir un signo de mala fe, sino la pretensión de continuar con la utilización que se le ha venido dando a tal nombre en el transcurso de más de 7 años.

NOVENO: Que, la alegación formulada por el segundo solicitante, en orden a que el portal theautostore.cl será utilizado por la sociedad Waldo Gómez y Cía. Ltda. para promocionar actividades relacionadas con el rubro automotriz, el que por lo demás ha sido el giro ordinario de ambos solicitantes, en nada obsta a la licitud de su pretensión, solicitud que solamente podría ser cuestionada si produjere o pudiera inducir a confusión a los consumidores o usuarios, cuestión que no considera probable este Tribunal, de acuerdo a los antecedentes que obran en el proceso.

DÉCIMO: Que, si bien en ocasiones en algunos fallos diversos árbitros han considerado suficiente la diferencia de sólo un carácter para permitir una clara diferenciación entre dos nombres de dominio, en la especie, los caracteres adicionales del nombre que se pretende registrar son tres, por lo que a juicio de este Tribunal tal diferencia importa, de parte de los consumidores y usuarios de la red, que hayan de ingresar a cualquiera de ambos portales un acto de plena conciencia en el proceso de digitación de un nombre u otro.

UNDÉCIMO: Que, este juez árbitro estima que el nombre pública y notoriamente conocido de la sociedad Automotores Gildemeister S. A., es precisamente Automotores Gildemeister S. A., y algunas marcas de amplia notoriedad en el mercado pero no autostore.cl, por lo que estima difícil que los consumidores o usuarios vayan a digitar tal nombre de dominio para encontrar los productos y servicios ofrecidos por tal sociedad anónima.

DUODÉCIMO: Que, todo lo señalado es sin perjuicio de un futuro uso abusivo del portal theautostore.cl el que, de acuerdo a los principios generales que rigen el Derecho, no pueden presumirse ni anticiparse sino que lo que cabe presumir, por el contrario, es el uso razonable, de buena fe y de acuerdo a las mejores prácticas comerciales que Waldo Gómez y Cía. Ltda. pudiere darle a un eventual portal theautostore.cl.

DÉCIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de todo lo señalado, una eventual infracción a las citadas buenas prácticas comerciales por parte de la sociedad Waldo Gómez y Cía. Ltda., podrá facultar a Automotores Gildemeister S. A. para ejercitar la correspondiente acción de revocación.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y de las Bases del Procedimiento Arbitral aprobado por las partes,

 

RESUELVO:

PRIMERO:Aceptase a registro la solicitud presentada en el primer lugar por el nombre de dominio "theautostore.cl" asignándose, en consecuencia, a la sociedad Waldo Gómez y Cía. Ltda..

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

TERCERO:Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

 

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan los testigos Marco Vega López y Claudia Cornejo Kock