Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "todochile.cl"

Santiago, a 3 de Abril de 2002.

VISTOS:

1.- El oficio OF01709, de 29 de Noviembre de 2001, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre Baeza y Fernández Limitada y Corporación de Fomento de la Producción, por la inscripción del nombre de dominio todochile.cl, agregado a fojas 1.

2.- La individualización de las partes que rolan a fojas 2 y 3 del expediente.

3.- La resolución de fojas 4, de fecha 10 de Diciembre de 2001, donde el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento.

4.- Copia de la notificación despachada a las partes, por correo certificado, conteniendo la resolución de que trata el número anterior, de fojas 5.

5.- Formulario de admisión de envíos registrados de correos de Chile, que rolan a fojas 6, 7 y 8, en los cuales constan que la carta de notificación de que trata el número anterior, fue despachada a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, el día 10 de Diciembre de 2001.

6.- Copia del mensaje de correo electrónico que rola a fojas 9, en el que consta que con fecha 11 de Diciembre de 2001, se envió a las partes y a Nic Chile, información del despacho por carta certificada de la resolución de aceptación del arbitraje y citación a la audiencia para fijar el procedimiento, con copia de los mismos.

7.- Documento de fojas 10 y siguientes, consistente en copia de la escritura pública de 19 de Mayo de 1999, ante el Notario de Santiago don Martín Vásquez Cordero, Suplente de don José Musalem Saffie, mediante el cual la Corporación de Fomento de la Producción otorga poder judicial a don Bernardo Espinosa Bancalari.

8.- Escrito de fojas 15 mediante el cual don Bernardo Espinosa Bancalari, en representación de Corporación de Fomento de la Producción, designa abogado patrocinante y confiere poder a don Mauricio González Venegas y también confiere poder a los abogados señores Andrés Hubner Guzmán y doña Paulina Opazo Rojas.

9.- Acta del comparendo de fojas 16, celebrado con fecha 2 de Enero de 2002, con asistencia de don Ricardo Baeza Yates, en representación de Baeza y Fernández Limitada y de los abogados Mauricio González Venegas y Paulina Opazo Rojas, en representación de la Corporación de Fomento de la Producción, en el cual se fijaron las normas de procedimiento por las que se regirá el presente arbitraje.

10.- A fojas 20 y 21 rola transcripción de un documento adjunto a una mensaje de correo electrónico conteniendo una relación de hechos suscrita por el señor Ricardo Baeza Yates Gerente General de Baeza y Fernández Limitada.

11.- A fojas 22 se agrega transcripción de un mensaje de correo electrónico, transmitido por don Ricardo Baeza Yates al árbitro que suscribe, con fecha 3 de Enero de 2002, explicando su posición y adjuntando el documento conteniendo la relación de hechos referida en el número anterior.

12.- A fojas 24, rola fotocopia del cheque de 3 de Enero de 2002, mediante el cual la Corporación de Fomento de la Producción pagó los honorarios arbitrales por este caso

13.- De fojas 23 a 29, rolan la transcripción de mensajes de correo electrónico, entre don Ricardo Baeza Yates y el árbitro que suscribe, relacionado con la oportunidad del pago de los honorarios arbitrales que deberá ser hecho por la Corporación de Fomento de la Producción.

14.- A fojas 30 rola transcripción de un mensaje de correo electrónico enviado al suscrito por don Ricardo Baeza Yates, señalando que en esta causa será representado por el estudio de abogados de doña Gabriela Paiva en lo referente al arbitraje por el nombre todochile.cl.

15.- A fojas 31 rola acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción, en sesión 317, de 21 de Julio de 2000, que Crea Programa de Promoción y Atracción de Inversiones a Regiones – Todo Chile.

16.- A fojas 33 y siguiente rola resolución exenta No. 750, de 27 de Octubre de 2000, de la Corporación de Fomento de la Producción, que aprueba Reglamento para el Programa de Promoción y Atracción de Inversiones a Regiones – Todo Chile.

17.- A fojas 42, rola copia del acta de los Intendentes Regionales, suscrita en la región de Atacama el día 14 de Julio de 1999 comprometiéndose con el Programa Todo Chile en presencia del señor Presidente de la República.

18.- A fojas 43, rola copia del acta de participación del “Encuentro Vitivinícola” efectuado entre empresarios españoles y de la región de O'Higgins, suscrita el 24 de Noviembre de 2000.

19.- A fojas 44 rola copia del acta de participación del ”Encuentro Olivícola” efectuado entre empresarios españoles y de la región de Coquimbo, suscrita el 11 de Octubre de 2001.

20.- A fojas 45 rola copia de la solicitud No. 4449180, de 18 de Mayo de 1999, mediante la cual la Corporación de Fomento de la Producción solicita el registro de la marca “TODO CHILE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN REGIONAL”.

21.- A fojas 47 rola copia de la solicitud No. 444.181. de 18 de Mayo de 1999, mediante la cual la Corporación de Fomento de la Producción solicita el registro de la marca “TODO CHILE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN REGIONAL”.

22.- A fojas 48 rola certificado de registro No. 559.855, correspondiente a la marca “TODOCHILE” inscrita a nombre de Corporación de Fomento de la Producción, para identificar “servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos. Servicios de asesoría en dirección de negocios, marketing, clase 35. Servicios financieros en general, de inversiones, de leasing, de cooperativas de crédito, de administradoras y enajenadoras de inmuebles y de alquiler de todo tipo, clase 36. Servicios de comunicaciones radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados radiales y televisados, clase 38. Servicios de asesoría, consultas y orientación profesional y técnica. Servicios de agencias y laboratorios de investigación y ensayo. Imprentas, local de exposiciones. Servicios de explotaciones agrícolas y ganaderas, clase 42”.

23.- A fojas 50, rola certificado de registro No. 559.856, correspondiente a la marca “TODOCHILE” inscrita a nombre de Corporación de Fomento de la Producción, para identificar “todos los productos de la clase 16”.

24.- A fojas 51 rola resolución No. 733, de 30 de Noviembre de 1999, mediante la cual la Corporación de Fomento de la Producción aprueba contrato de publicidad con Quintana y Asociados Limitada, de una serie de 9 entrevistas televisadas sobre el programa Todo Chile y el texto de dicho contrato, agregado a fojas 53 y siguientes.

25.- A fojas 56 rola resolución No. 394 de 1º de Junio de 2000, mediante la cual la Corporación de Fomento de la Producción aprueba el contrato de publicidad con Quintana Asociados Limitada para la realización de una serie de 40 entrevistas televisadas sobre el programa Todo Chile y el texto del contrato, que rola a fojas 58 y siguientes.

26.- A fojas 61 rola resolución 568, de 10 de Julio de 2001, mediante la cual la Corporación de Fomento de la Producción aprueba el Convenio de Colaboración entre CORFO y la Universidad Internacional Sek y el texto de dicho convenio de colaboración, agregado a fojas 63 y siguientes.

27.- A fojas 67, rola Convenio de Apoyo suscrito entre la Corporación de Fomento de la Producción y Fundación FIMAULE, dentro del contexto del denominado “Programa de Promoción y Atracción de Inversiones a Regiones Todo Chile.

28.- A fojas 79 rola resolución No. 591 de 12 de Julio de 2001, mediante el cual la Corporación de Fomento de la Producción aprueba contrato de publicidad con Asexma AG, con el objeto de difundir a través de los medios de comunicación el quehacer de dicha institución pública y el texto de dicho Convenio, que rola a fojas 81 y siguientes.

29.- A fojas 85 rola Convenio de Colaboración entre CORFO y la Ilustre Municipalidad de Illapel, de 29 de Junio de 2001, en el cual se expresa que CORFO a través del Programa Todo Chile y la Municipalidad, consideran una necesidad impostergable el contribuir a generar las condiciones y a implementar los factores que permitan a la región de Illapel desarrollar el sector olívico.

30.- A fojas 88 rola resolución No. 936, de 23 de Octubre de 2001, mediante el cual la Corporación de Fomento de la Producción aprueba el Contrato con la Pontificia Universidad Católica de Chile – Canal 13 y el respectivo contrato, de fojas 90, que se refiere al programa “Todo Chile”.

31.- A fojas 91 rola resolución 1049, de 23 de Noviembre de 2001, mediante el cual la Corporación de Fomento de la Producción aprueba contrato de prestación de servicios CORFO con Alliende Barbera Limitada o Rapport Comunicaciones Limitada y el texto de dicho contrato, de fojas 92, donde se expresa que tiene por propósito difundir a nivel internacional el Proyecto Olivícola en la cuarta región que está implementando la Corporación a través de su programa Todo Chile.

32.- A fojas 95 rola copia de la resolución 1095, de 5 de Diciembre de 2001 mediante la cual la Corporación de Fomento de la Producción adjudica Contrato de Prestación de Servicios a empresa BBDO Publicidad S.A. y el texto de dicho contrato, de fojas 97 y siguientes que también dice relación con el programa Todo Chile.

33.- A fojas 101 rola copia de la resolución 1357, de 28 de Diciembre de 2001, mediante la cual la Corporación de Fomento de la Producción aprueba contrato con Ediciones Financieras S.A. – El Diario y los contratos de publicidad respectivos de fojas 103 y 104.

34.- De fojas 105 a 122, rola copia de un memorándum de BBDO que contiene plan de medios real exhibidos por CORFO, en su programa “Todo Chile” en la región de O'Higgins durante el año 2000, con una inversión total de $ 20.375.596 en televisión abierta, televisión por cable, gráfica y radios.

35.- A fojas 123 rola un ejemplar de comunicación conjunta de CORFO y Banco Santander Chile, mediante el cual se pone a disposición de los clientes un “Sistema de Fast –Track para el análisis y evaluación de sus proyectos de inversión”, a través del programa de promoción y atracción de inversiones Todo Chile de CORFO.

36.- A fojas 124 rola instructivo emanado de su Excelencia el señor Presidente de la República No. 5, de fecha 11 de Mayo de 2001, sobre “Gobierno Electrónico”.

37.- A fojas 130 rola copia de la resolución 933, de 14 de Diciembre de 2000, mediante el cual la Corporación de Fomento de la Producción aprueba convenio de colaboración entre CORFO y AT&T Chile Holding S.A. – AT&T LA, dentro del marco de programa de Promoción y Atracción de Inversiones a Regiones – Todo Chile, y texto de dicho convenio, de fojas 131 y siguientes.

38.- A fojas 138 rola impreso de la página web www.todochileinversiones.cl donde se publicita el programa Todo Chile Oportunidades de Inversión Regional de CORFO.

39.- A fojas 140 rola impreso con los antecedentes de la base de datos de Nic Chile en el cual consta que la Corporación de Fomento de la Producción tiene asignado el nombre de dominio todochileinversiones.

39.- A fojas 141 y siguientes rolan impresos correspondientes a la página web www.todocl.cl haciendo referencia a artículos de prensa que se refieren a todocl.

40.- A fojas 146 y 147 rola impreso correspondiente a la página web www.todobr.com.br.

41.- A fojas 148 rola impreso correspondiente a la página web www.barcino.cl.

42.- A fojas 149 rola impreso de la base de datos de Nic Chile, en el cual consta que el nombre de dominio todocl está asignado a don Ricardo Baeza Yates.

43.- También se han tenido a la vista los siguientes documentos que, por su naturaleza y volumen, se ordenó guardar por separado:

Diversos recortes de prensa de diarios nacionales y regionales por los años 1999, 2000 y 2001 relativos al Programa TodoChile de CORFO.

Publicaciones de circulación nacional denominadas “Encuentre su Oportunidad en las Regiones de Chile” y “Esta tarea compromete a TodoChile”; y de circulación Regional denominadas “Atacama un nuevo Norte”; “Región de Coquimbo. Inversiones en calidad de vida. Guía del Inversionista”; “Región de Coquimbo. Invierta en calidad de Vida”; “Investment Guide. O'Higgins a Profitable Investment”; “A Profitable O'Higgins Investment; “O'Higgins. Inversión que da fruto”; “Región de la Araucanía. Oportunidades sin frontera”; y los documentos del Seminario “Patagonia. Grandes Oportunidades de Negocios”, relativos a Aysén y Magallanes.

Un videocasete que contiene la publicidad audiovisual corporativa elaborada por “BBDO Publicidad S.A.” para CORFO; la promoción de TodoChile en regiones; y lo que se informó en el programa de televisión “A Fondo” de la red de televisión española “Antena 3 Internacional”.

Una cassette con las frases de radio emitidas en radioemisoras de la Sexta Región.

Invitaciones, programas, facturas y fotografías relativas a Conferencias y Ruedas de Negocios.

43.- Escrito de fojas 150 y siguientes mediante el cual la Corporación de Fomento de la Producción deduce oposición a la solicitud de inscripción del nombre de dominio todochile.

44.- A fojas 163 rola tabla confeccionada en el estudio Evolución de la web chilena, año 2000, con información relativa al número de sitios web chilenos que apuntan al sitio web indicado en cada caso.

45.- A fojas 164 rola tabla estadística de uso para el sitio web www.todochile.cl.

46.- A fojas 165 rola tabla contenida en la página web de IANA con los códigos de país para los dominios de alto nivel por código de país, en la cual se expresa que el .cl corresponde a Chile.

46.- A fojas 170 se contiene transcripción de la base de datos de Nic Chile en la cual consta que el dominio todocl.cl pertenece al señor Ricardo Baeza Yates.

47.- A fojas 173 se contiene historia de las modificaciones de dominios inscritos, donde consta que el dominio todocl se inscribió originalmente con fecha 25 de Noviembre de 1999.

48.- A fojas 174 se contiene impresión de la página web www.todocl.cl en la que se hace referencia a todochile – Todo Chile en Internet y el mundo.

49.- A fojas 176 rola impresión de los recortes de prensa referidos al buscador todochile.

50.- A fojas 181 rola copia del poder otorgado por don Ricardo Alberto Alejandro Baeza Yates a las abogados doña Gabriela Paiva Hantke y/o doña Carla Pacheco Morales, para representarlo en estos antecedentes.

51.- A fojas 182 rola escrito presentado por doña Carla Pacheco Morales, en representación de Baeza y Fernández Limitada, señalando las razones que le otorgan el mejor derecho al nombre de dominio todochile.cl.

52.- A fojas 185 fueron proveídas ambas presentaciones de las partes y a fojas 186 se les notificó la resolución anterior por correo electrónico.

53.- A fojas 187 a 190 rolan copias de los oficios de fecha 25 de Enero de 2002, despachados por el árbitro a petición de la Corporación de Fomento de la Producción, a los señores Director del Departamento de Ciencias de la Computación y Director de Nic Chile.

54.- A fojas 191 rola respuesta del señor José Miguel Piquer Director del Departamento de Ciencias de al Computación de la Universidad de Chile, recibida con fecha 5 de Marzo de 2002 el cual se ordenó agregar al expediente mediante resolución de 6 de Marzo de 2002, dictada a fojas 192 y notificada a las partes mediante correo electrónico de la misma fecha, cuya copia se agregó a fojas 193.

55.- A fojas 194, rola escrito de la Corporación de Fomento de la Producción con observaciones a los argumentos formulados por la parte contraria en su presentación original.

56.- A fojas 204 rola oficio del Vicepresidente Ejecutivo (S) de CORFO don Bernardo Espinosa Bancalari dirigido al señor Jorge Baeza Asenjo Abogado Jefe del Departamento de Defensa Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, solicitándole conocer el parecer de ese organismo respecto de la inscripción en Internet por parte de particulares de nombres del dominio cl que involucran la imagen del Estado o el nombre del país.

57.- A fojas 206 rola oficio ordinario 510 de 4 de Febrero de 2002 mediante el cual el Consejo de Defensa del Estado remite copia del oficio ordinario 2520, de 15 de Mayo de 2001 sobre nombre de dominio Chile.cl al señor Vicepresidente Ejecutivo (S) de CORFO.

58.- A fojas 207 rola copia del oficio ordinario 2520, de 15 de Mayo de 2001 de la señora Presidente del Consejo de Defensa del Estado a los H. Señores Diputados Alejandro Navarro Brain, Leopoldo Sánchez Grunert y Mario Acuña Cisternas en relación con el nombre de dominio chile.cl.

59.- A fojas 212 y siguientes rola un índice de imágenes de la página todocl.cl y a fojas 217 un ejemplar de la imagen todochile  Todo Chile en Internet y el Mundo, y a fojas 218, un ejemplar de la imagen todocl Todo Chile en Internet.

60.- Ejemplares de la página “todocl: acerca de todo cl”, correspondiente a la página web www.todocl.cl de fecha 8 de Enero de 2002, agregada a fojas 219 y de fecha 6 de Marzo de 2002, agregada a fojas 220 la cual presenta diferencias con respecto a la anterior.

61.- A fojas 221 se proveyó la presentación hecha a fojas 194 por la Corporación de Fomento de la Producción y a fojas 222, se notificó a las partes dicha providencia, mediante correo electrónico de 7 de Marzo de 2002.

62.- A fojas 223, rola escrito presentado por la defensa de Baeza y Fernández Limitada, con fecha 8 de Marzo de 2002, conteniendo sus observaciones respecto a los argumentos y pruebas de la contraria, el cual fue proveído a fojas 228 y dicha providencia notificada a las partes mediante correo electrónico cuya copia rola a fojas 229.

63.- A fojas 230 rola oficio dirigido por el árbitro que suscribe al señor Patricio Poblete Director de Nic Chile, con fecha 12 de Marzo de 2002, reiterando la petición de información solicitada por la parte de Corporación de Fomento de la Producción.

64.- A fojas 231 rola escrito de la defensa de Baeza y Fernández Limitada solicitando se tengan presentes nuevos argumentos y acompañando un documento, con citación.

65.- A fojas 233 rola copia de un mensaje de correo electrónico de don Andrés Parker Galdames a legal@xxxxx, consultando cómo materializar la decisión de compartir el dominio todochile.cl, entre Baeza y Fernández Limitada y CORFO.

66.- A fojas 234 se agregó carta del señor Patricio Poblete Director de Nic Chile, respondiendo las consultas formuladas a petición de la Corporación de Fomento de la Producción.

67.- A fojas 235 se proveyó la presentación efectuada por Baeza y Fernández Limitada y el oficio de respuesta de Nic Chile y a fojas 236 se notificó a las partes dicha providencia por mensaje de correo electrónico de 14 de Marzo de 2002.

68.- A fojas 237 la defensa de la Corporación de Fomento de la Producción reconoce la existencia del documento acompañado con citación y agregado a fojas 233, solicitó se tengan por reconocidos los documentos acompañados anteriormente por dicha parte y pide que se traigan los autos para fallo.

69.- A fojas 241 se provee la presentación hecha por CORFO y se ordena citar a las partes a oír sentencia y a fojas 232 se notifica dicha resolución a las partes, todo con fecha 18 de Marzo de 2002.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que con fecha 6 de Agosto de 2001 Baeza y Fernández Limitada, RUT No. 77.451.000-1, con domicilio en Marchant Pereira 1050, Depto. 803, solicitó el nombre de dominio todochile.cl.

II.- Que con fecha 13 de Agosto de 2001, la Corporación de Fomento de la Producción, RUT No. 60.706.000-2, con domicilio en Moneda 921, Of. 806, Santiago, presentó una solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio.

III.- Que, en consecuencia, la materia objeto de arbitraje, consiste en determinar a cuál de los solicitantes corresponde el mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio “todochile.cl”

IV.- Que en su escrito de fojas 150, la Corporación de Fomento de la Producción señala que el Estado de Chile ha venido impulsando un programa público-privado de alcance nacional denominado TodoChile tendiente a promover y atraer inversiones privadas en las diferentes regiones del país. Dicho programa fue lanzado oficialmente para toda la Nación por el ex Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su cuenta político-administrativa ante el Congreso Nacional Pleno de fecha 21 de Mayo de 1999; lanzamiento al que adhirieron la totalidad de los Intendentes Regionales del país en reunión celebrada en la ciudad de Copiapó, Tercera Región de Atacama, según consta del acta suscrita con fecha 14 de Julio de 1999 que se ha acompañado a estos autos.

Agregan que teniendo CORFO por mandato legal la misión de fomentar el desarrollo económico del país y habiéndosele asignado esta misión, por acuerdo de su Consejo No. 2090, de 25 de Julio de 2000, constituyó el programa denominado “Promoción y Atracción de Inversiones a Regiones-Todo Chile”; programa que después fue reglado en el reglamento aprobado por resolución No. 750 de 2000 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación; siendo socios estratégicos de este programa, entre otros, la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril y los Gobiernos Regionales.

Agregan que desde el lanzamiento de dicho programa en todas las regiones y provincias del país ocurrido desde 1999 a la fecha, se han desarrollado un gran número de seminarios, reuniones oficiales, conferencias de prensa, etc., en todas las cuales se ha dado a conocer el programa “Todo Chile” de CORFO como se acredita con la documentación acompañada, materializándose hasta la fecha de dicha presentación 187 proyectos de inversión sumando US$ 1.401.000, con un empleo potencia de 14.025 plazas.

Agrega la presentación que, simultáneamente con lo anterior, con fecha 18 de Mayo de 1999, CORFO presentó las solicitudes No. 449.180 y 449.181 al Departamento de Propiedad Industrial requiriendo la inscripción de la marca TODOCHILE en las clases 35, 36, 38, 42 y 16, obteniéndose el registro de las marcas respectivas cuyo certificado acompaña y hace ver la enorme publicidad de que ha sido objeto este programa difundido en televisión y otros medios de publicidad escrita y radiada todo lo cual permite concluir que CORFO ha alcanzado fama y notoriedad con la marca TODOCHILE.

Agregan que para difundir este programa en Internet hicieron un convenio con la empresa AT&T con el objeto de desarrollar una página web, pero al momento de solicitar el nombre de dominio todochile.cl, se dieron cuenta que éste ya se encontraba inscrito a nombre de don Claudio José Rutllant Torres, por lo que se vieron forzados a identificar esta página web con el nombre de dominio “todochileinversiones.cl” mientras hacían gestiones con el señor Rutllant para obtener el traspaso del nombre de dominio todochile.cl

En su primera presentación CORFO agrega que Baeza y Fernández Limitada, cuyo nombre de fantasía es Barcino Limitada solicitó el nombre de dominio todochile para un motor de búsqueda originalmente denominado “todocl” que sería producto de una tecnología obtenida como resultado del trabajo desarrollado en forma conjunta por el Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y su símil de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil; origen y denominación que se le atribuye en los sitios de Internet de “barcino.cl”; “todbr.br” y en el mismo “todocl.cl”. La sociedad Baeza y Fernández Limitada, o Barcino Limitada fue constituida por escritura pública de 29 de Mayo de 2000 en la Notaría de don Hernán Blance Sepúlveda, siendo sus socios doña Elena Fernández Martín y don Ricardo Baeza Yates, académico de jornada completa del mencionado Departamento de Ciencias de la Computación (DCC), siendo éste último el administrador  de dicha sociedad, cuyo objeto principal es la asesoría y prestación de servicios, especialmente en materia de computación y nutrición, y otros tales como inversiones y servicios de traducciones.

En lo que se refiere a los antecedentes jurídicos, hacen presente que el Reglamento para el Funcionamiento y Registro de los Nombres del Dominio CL en su Artículo 10 y siguientes establece expresamente la posibilidad de oposición a la presentación de una solicitud de dominio; posibilidad de oposición que torna relativo el principio “first come, first served”, tal como nutrida jurisprudencia del cuerpo arbitral de Nic Chile lo ha sancionado.

Agregan que conforme a lo dispuesto en el Artículo 20 y siguientes del mencionado Reglamento sólo para resolver cuestiones de revocación de nombres de dominio se debe considerar el abuso o mala fe de las partes; mientras que en el presente litigio se deberá resolver sobre cuál de las partes tiene mejor derecho para atribuirse el nombre de dominio en cuestión, en los términos prescritos por el Artículo 14 del Reglamento que establece como indicadores: las normas sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal, la ética mercantil y los derechos válidamente adquiridos por terceros.

En esas circunstancias, el sólo antecedente de que CORFO tenga inscrita la marca TODOCHILE, conforme a las normas de la Ley 19.039, desde Enero del año 2000 a la fecha, es un fuerte argumento para alegar mejor derecho.

Señalan también que en los documentos de OMPI se hace manifiesta la voluntad de dicho organismo de fortalecer la protección de las marcas y derechos preconstituidos por sobre las solicitudes de nombres de dominio que terceros puedan llegar a presentar en perjuicio de tales marcas.

En su escrito CORFO reitera que en los sitios “todocl.cl”, “barcino.cl” y “todobr.br”, no sólo se reconoce la paternidad del buscador todocl en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, sino también que su denominación fue originalmente y por mucho tiempo “todocl” para luego evolucionar a “todochile”; cambio que ocurrió en todo caso, con fecha muy posterior a la creación del Programa TodoChile por parte de CORFO.

Agregan que el hecho de que CORFO ha invertido un enorme caudal de dinero en difusión para efectos de promover la marca TodoChile, incluso antes de su inscripción formal como marca, utilizando dicha inscripción por más largo tiempo que la contraria, alcanzando con ello un fuerte posicionamiento y fama y notoriedad entre los habitantes de las regiones del país que hoy la asocian a CORFO, es otro argumento trascendental para alegar mejor derecho por sobre Barcino Limitada. A este respecto hacen presente que no es un antecedente menor que si fue efectivamente el Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la institución que desarrolló el buscador todocl, únicamente sería el propio DCC quien podría alegar derechos sobre el nombre de dominio en cuestión y no la sociedad Baeza y Fernández Limitada o el señor Baeza Yates; a menos que la mencionada sociedad demostrara alguna clase de relación jurídica que la habilitara para inscribir el dominio todochile y explotarlo en nombre del DCC.

V.- Que en su escrito de fojas 182, la defensa de Baeza y Fernández Limitada señala que, en primer término, a su representada le asiste un mejor derecho en términos de prioridad, a fin de que el nombre de dominio en disputa le sea asignado definitivamente en su calidad de primer solicitante, habiendo actuado sin contravención a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y la ética mercantil, así como no se encuentra contrariando derechos válidamente adquiridos por terceros.

En segundo término argumenta que la solicitud ha sido efectuada de buena fe toda vez que Baeza y Fernández Limitada es el creador de la expresión todochile y la solicitó como nombre de dominio para ser usado para identificar un buscador de todas las páginas web de Chile creado por dicha empresa; proyecto que se encuentra en funcionamiento desde Enero del año 2000; encontrándose antes inscrito el dominio todocl.cl.

Agrega que es el creador del nombre y afamado buscador para el cual registró el nombre todocl.cl conocido también como todochile debido a la equivalencia conceptual entre ambas expresiones; resaltando que términos como todocl.cl y todochile.cl no son sino distintas formas de expresar una misma idea o concepto. La primera de la cual data del 25 de Noviembre de 1999, lo que acredita su buena fe pues simplemente al solicitar el nombre se basó en su negocio existente y en sus proyecciones, sin vulnerar derechos de terceros.

Agrega que le asiste un mejor derecho para la definitiva asignación del nombre de dominio todochile.cl, el cual se fundamenta en el hecho de que ha sido precisamente la solicitante Baeza y Fernández Limitada quien ha creado y utilizado la expresión todochile y sus expresiones como todocl.cl, todocl.com, etc., y en su home page, al inicio, está la expresión todochile expresiones que han alcanzado fama y notoriedad y son reconocidas por el público consumidor en su ámbito, esto es como buscadores de Internet.

En su presentación señalan que se trata de una sociedad constituida el año 2000 con el objeto de otorgar asesoría y prestación de servicios, especialmente en materias de computación, traducción, preparación de informes y de artículos, y otros relacionados; de modo que en Enero del año 2000, el sitio todocl.cl ya se encontraba en la red, para servir como un instrumento de ayuda y utilidad a quien lo quisiera visitar, siendo además la información buscada, otorgada en forma absolutamente gratuita al usuario.

Agregan que la expresión todochile ha sido utilizada desde hace 2 años en un sitio que se constituye en una parte de una familia de buscadores que incluye a modo de ejemplo, a todobr, buscador de página web de Brasil. Es decir, la expresión todochile ha sido utilizada desde hace 2 años en Internet, razón por la cual el público usuario la asocia perfectamente con el buscador que Baeza y Fernández Limitada ha creado y el cual recibe gran cantidad de visitas por lo que la eventual privación del dominio en disputa le crearía un perjuicio enorme traducido en la pérdida de 2 años de esfuerzo económico y trabajo realizado para hacer conocido el buscador entre los usuarios de Internet.

Finalmente, argumentan que desde que Baeza y Fernández Limitada solicitó el nombre en disputa, el público consumidor, debido a la identidad conceptual de todochile.cl con todocl.cl lo identificó de inmediato con los servicios prestados por el buscador que le pertenecía y con toda naturalidad comenzó masivamente a visitar la dirección todochile.cl para tales servicios.

VI.- Que en su oficio de Marzo de 2002, el señor José Miguel Piquer, Director del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, respondiendo el oficio enviado por el árbitro a petición de la Corporación de Fomento de la Producción, señala que

“el señor Ricardo Baeza Yates, es profesor titular jornada completa del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC) y ha desarrollado una extensa labor a nivel internacional, siendo uno de los líderes a nivel mundial en motores de búsqueda. Dentro de sus múltiples actividades de investigación, el profesor Baeza Yates lideró la componente chilena de un proyecto de investigación en conjunto entre la Universidad de Chile y la Universidad de Minas Gerais de Brasil el cual consistía en desarrollar tecnologías para buscadores Internet. El producto final de este proyecto fue un buscador de país que se instaló en Chile con el nombre todocl.cl, como una vitrina de la tecnología desarrollada. Por lo tanto, este motor de búsqueda fue desarrollado en nuestro Departamento en cooperación con la Universidad Federal de Minas Gerais.

“En cuanto a la pregunta 2, sobre la relación de la sociedad Baeza y Fernández Limitada con el Departamento, informo a UD. que no existe ninguna relación contractual entre ella y el DCC. Sin embargo, existe un acuerdo de palabra de que el 10% de las posibles utilidades de todocl.cl serán donadas al DCC para investigación tecnológica. Cabe señalar que el estatuto universitario vigente en la Universidad de Chile, hace prácticamente imposible tener empresas asociadas hijas de proyectos de investigación (Spin-off), por lo que la existencia de empresas asociadas a los académicos y con acuerdos de buena voluntad de palabra es un hecho habitual en nuestra institución”.

VII.- Que en su escrito de fojas 194 conteniendo observaciones a los argumentos formulados por la contraria, la Corporación de Fomento de la Producción señala que debe ser rechazado el argumento del primer solicitante en cuanto a aplicar el criterio “first come, first served” toda vez que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile, en sus Artículos 10 y siguientes establece expresamente la posibilidad de oposición a la presentación de una solicitud de dominio, además de existir un tema de fondo que debe ser resuelto, el cual consiste en determinar si Baeza y Fernández Limitada contrarió con su solicitud derechos válidamente adquiridos por terceros.

En su argumentación estima que el primer solicitante vulneró los derechos de CORFO sobre su marca registrada todochile, al tiempo que le parece absolutamente ilógico que una sociedad comercial privada, por medio del expediente de registrar en Nic Chile emblemas, denominaciones o siglas que la ley prohíbe inscribir como marca comercial, pretenda arrogarse derechos sobre una expresión que hace clara referencia al nombre del Estado de Chile que como tal, sólo puede ser utilizado por quienes la Constitución o las leyes han entregado la facultad de actuar por él y al efecto acompaña y se refiere a los argumentos expuestos en un informe elaborado por el Consejo de Defensa del Estado, al cual se hará referencia más adelante.

Frente a la alegación de la contraria de que su solicitud fue efectuada de buena fe, insiste en que en el presente litigio debe resolverse sobre la base de a cuál de las partes asiste un mejor derecho para atribuirse el nombre de dominio en cuestión, ya que en este caso no se trata de una demanda por la revocación de un dominio ya asignado.

Refuta también un error recurrente en la presentación de la contraria, al confundirse respecto del primer solicitante para el nombre de dominio en disputa, ya que en dicho documento tal calidad se le atribuye en ciertos casos a la sociedad Baeza y Fernández Limitada, y en otros, a don Ricardo Baeza Yates, quien, como persona natural es titular del dominio “todocl.cl”.

En cuanto a la alegación de que fue el señor Baeza Yates el creador del nombre “todocl” en Internet, efectúan las siguientes puntualizaciones:

a.- El buscador de sitios chilenos de Internet denominado “todocl” considerado como producto tecnológico es el fruto de una tecnología desarrollada en forma conjunta por el Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y su símil de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, lo cual queda corroborado en autos con la información proporcionada por el señor Director del DCC.

b.- Que siendo la sociedad Baeza y Fernández Limitada la primera solicitante del nombre de dominio “todochile”, al señor Baeza sólo se le podría reconocer la autoría del signo de Internet “todocl” como expresión desprovista de contenido.

Además en esta presentación la defensa de CORFO refuta el argumento de que exista una exacta equivalencia conceptual entre las expresiones todocl y todochile, ya que en su concepto resulta demasiado pretensioso sostener que la libre asociación del nombre propio que posee nuestro país Chile con las letras “cl” resulte natural y espontánea en el mundo real, lo cual requiere de un raciocinio; resultando mucho más fácil, espontáneo y no forzado, relacionar el programa de gobierno administrado por CORFO denominado “todochile” con el nombre de dominio “todochile” en disputa.

Por último, en cuanto al posicionamiento de la expresión, hacen presente que la enorme caudal de dinero y tiempo que CORFO ha invertido en la difusión de la marca todochile y del programa de gobierno que administra y en cuyo destino ha puesto grandes expectativas tanto el gobierno central de Chile como entidades privadas como la SOFOFA y la CPC.

VIII.- Que en el oficio 2520, de 15 de Mayo de 2001, agregado a fojas 207 y siguientes, el Consejo de Defensa del Estado informa a un grupo de señores Diputados sobre los problemas e implicancias de la inscripción del nombre de dominio “chile.cl“.

En resumen, dicho informe se basa en las siguientes consideraciones:

Estado y Soberanía. En el capítulo I de la Constitución Política de la República que establece las Bases de la Institucionalidad se agrupan las normas fundamentales relativas al Estado, a su soberanía y al ejercicio de ella por los órganos que dicha carta fundamental establece.

El reconocimiento de la existencia del Estado de Chile implica obviamente la afirmación de todos los elementos constituyentes de un Estado soberano, es decir, sus elementos sociológicos: población, territorio y órganos gubernamentales, y muy especial y específicamente su elemento jurídico: la soberanía.

El reconocimiento de la soberanía como elemento inseparable del concepto de Estado lo corrobora la Constitución Política al determinar quién es su titular y la forma de su ejercicio en los Artículos 5º, 6º y 7º; mientras que el Artículo 24 regula la forma en que la soberanía debe ser ejercida, al disponer que el Gobierno y la administración del Estado corresponde al Presidente de la República.

Los Derechos fundamentales del Estado. Todo Estado tiene un nombre que lo singulariza tanto en el ámbito interno como en el de las relaciones internacionales y ese nombre constituye un derecho personalísimo inherente a su personalidad nacional e internacional, que integra el ámbito de la soberanía del Estado y que, como tal, sólo puede ser utilizado para identificar al ente jurídico por aquellos a quienes la Constitución y las leyes entregan la facultad de actuar por el Estado y exclusivamente de la manera y para los fines que tal facultad haya sido concedida.

Legalidad de la apropiación por particulares del nombre del Estado. Constituyendo el nombre del Estado un atributo de su soberanía, un derecho personalísimo y un derecho extrapatrimonial, no cabe duda que es contrario a la ley la apropiación de su uso por una persona distinta de su titular, cualquiera que sean los medios empleados.

El efecto jurídico de la violación de esa prohibición, a falta de desarrollo en el derecho administrativo, se encuentra en las normas generales del Código Civil:

Actos contrarios al derecho público. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1462 del Código Civil hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno y la  consecuencia del objeto ilícito es la nulidad absoluta del acto en cuestión.

Enajenación de las cosas incomerciables. El Artículo 1464 No. 1 del Código Civil establece que hay un objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio. Las cosas incomerciables no puede ser objeto de relaciones jurídicas; a su respecto no es posible constituir un derecho de dominio ni de posesión, por ello su enajenación está sancionada con la ilicitud del objeto, lo que configura una causal de nulidad absoluta. Siendo el nombre del Estado un atributo de su soberanía, es un bien que está fuera del comercio humano, afirmación ésta que no parece merecer duda alguna.

Corrobora la incomerciabilidad de los derechos personalísimos del Estado el Artículo 20 de la Ley de Marcas, al disponer que no pueden registrarse como marcas comerciales los escudos, banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

Siendo evidente que nadie podría legítimamente registrar en Internet una marca comercial ajena sin la autorización de su dueño, no lo es menos que en Chile resulta legalmente inadmisible que los particulares puedan registrar en Internet los emblemas, denominaciones o siglas que la Ley prohíba registrar como marca comercial.

Enajenación de los derechos personalísimos. De acuerdo con el No. 2 del Artículo 1464 del Código Civil, hay objeto ilícito en la enajenación de los derechos y privilegios que no puedan transferirse a otras personas, es decir, de los derechos personalísimos, entre los cuales se encuentra indiscutiblemente el nombre.

Sentido en que se emplea la palabra enajenación en el Artículo 1464 del Código Civil. Con respecto al significado del vocablo enajenación, se han dado dos conceptos, uno restringido y otro amplio. Conforme al primero, se entiende por enajenación la transferencia del derecho de dominio por acto entre vivos, el que concuerda con su origen etimológico: hacer ajena una cosa. En su acepción amplia enajenar implica no sólo transferir el dominio de una cosa por acto entre vivos, sino que, además, constituir sobre ella un derecho real diferente de la propiedad, siendo esta opinión la que ha prevalecido en la doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia.

Sin embargo, cualquiera sea el sentido en que se tome esta palabra, es evidente que el registro por un particular de la voz Chile en Internet, como una denominación privada, significa la enajenación de este nombre respecto de su legítimo dueño y, en este caso, la enajenación respecto de quien es titular del mismo como un atributo de su soberanía.

Más aún, tal registro transforma para el tercero adquirente en un bien comerciable el nombre de un Estado que, por naturaleza, es jurídicamente inalienable e incomerciable.

El respecto de los derechos fundamentales de los Estados en el derecho internacional. El respeto mutuo a sus derechos fundamentales es hoy una obligación internacional de los Estados, según queda establecido en los siguientes instrumentos internacionales:

1.- La Carta de las Naciones Unidas dispone, en el No. 1 de su Artículo 2º: La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros.

2.- La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 2625 (XXV), de 24 de Octubre de 1970 sobre los principios de Derecho entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, dispone: En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes:

b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía;

c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados.

3.- Por su parte la Carta de la Organización de Estados Americanos dispone:

Art. 10. Todo Estado Americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional.

Art. 11. Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo en forma regular.

Resulta, en consecuencia, que el Estado de Chile no sólo debe cautelar el respeto de sus propios derechos fundamentales dentro de su territorio, sino que, además, está obligado a cautelar el respeto dentro de él de los derechos fundamentales de los demás Estados.

En dicho informe se concluye que el nombre Chile es un derecho personalísimo del Estado que emana de su condición de ente soberano, por lo cual la apropiación de él por particulares adolece del vicio de nulidad por las siguientes razones:

a).- Por ser contrario al derecho público chileno;

b).- Por tratarse de un derecho personalísimo del Estado que es por su naturaleza inalienable.

c).- Por tratarse de un bien incomerciable.

El hecho de registrar el nombre de Chile en Internet como patrimonio de un particular, nombre que, además, resulta por ello susceptible de comercialización, implica violar claramente principios fundamentales del derecho público chileno y, además, hacer ajeno al Estado de Chile su derecho personalísimo al nombre de dominio de Internet, en un acto que adolece, a mayor abundamiento, de objeto ilícito, por tratarse de un derecho inalienable e incomerciable.

IX.- Al observar los argumentos y pruebas de la contraria, en su escrito de fojas 223, la defensa de Baeza y Fernández Limitada se refiere en primer lugar a los principios aplicables a la resolución de las disputas por nombres de dominio, recalcando que la decisión en torno a establecer a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa incumbe el análisis de varios factores que deben ser apreciados conjuntamente, y destaca que su mandante ha cumplido a cabalidad con todos los principios que inspiran la elaboración del Uniform Disput Resolution Policy del Ican y que a su vez se encuentran implícitos en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, elaborado y aplicado por el Nic Chile:

a.- Criterio del primer solicitante o “first come, first served”: Señala que su parte no sólo tiene derecho a que se le asigne el dominio en disputa por ser el primer solicitante, sino también porque cuenta además con otros derechos sobre la expresión “todochile” y con la buena fe; toda vez que en el mismo año 1999, creó un proyecto consistente en la elaboración de un buscador denominado todochile, que agrupa en un solo lugar los diferentes sitios chilenos; habiendo solicitado este nombre de dominio una vez que estuvo libre.

b.- Principio de la responsabilidad de los solicitantes: Consagrado en el Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el cual señala que será responsabilidad de los solicitantes que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros.

Agregan que este principio debe ser interpretado en una forma amplia, no restringido sólo al ámbito de las marcas comerciales, sin que se pueda inferir ni concluir de un modo determinante, que su representado ha vulnerado alguno de los tópicos mencionados y destaca que el uso que Baeza y Fernández Limitada ha hecho del nombre de dominio en disputa, mediante el buscador todochile, no interfiere ni vulnera en modo alguno el ámbito de protección de las marcas de la oponente.

c.- Principio de buena fe. Estima que cabe aplicar el mencionado principio en el sentido que el solicitante no ha pedido el dominio con el conocimiento que se trata de un derecho ajeno, o no ha solicitado el dominio con el propósito de venderlo o perjudicar a su titular o de alguna forma vulnerar derechos de terceros.

Conflictos con derechos marcarios de la contraparte. La defensa de Baeza y Fernández Limitada hace ver que CORFO es dueña de la marca “TODOCHILE” inscritos en las clases 16, 35, 36, 38 y 42 para identificar los productos y servicios que se señalan y que en ninguna de las clases en las cuales se encuentran los registros de CORFO se menciona siquiera alguno de los servicios de buscador o de Internet para los cuales utiliza el nombre de dominio todochile.cl; es decir, los servicios prestados por el primer solicitante bajo el nombre todochile.cl no están cubiertos por las marcas de la CORFO; y recuerda el Artículo 23 de la Ley 19.039 que establece expresamente el principio de la especificidad de los servicios, concluyendo así que el uso que ha dado de ese dominio, esto es el buscador todochile de todas las páginas web de Chile, no vulnera, ni siquiera interfiere con el ámbito de protección de las marcas de la oponente. Con lo anterior concluye que Baeza y Fernández Limitada es el creador del signo todochile.cl en el ámbito de buscadores de Internet.

Interés legítimo de Baeza y Fernández Limitada respecto al nombre de dominio todochile.cl. Señalan que han hecho un uso legítimo del dominio “todochile.cl” sin ánimo de engañar a los consumidores o de denigrar los registros marcarios pertenecientes a la contraparte. Hacen presente que el origen de todochile.cl fue un proyecto de investigación conjunto entre las Universidades de Chile y Federal de Minas Gerais de Brasil a cargo en Chile, de don Ricardo Baeza Yates. El buscador inicialmente, igual que el proyecto de la contraparte, quiso registrarse bajo el dominio “todochile.cl”, pero por las mismas razones que la Corporación de Fomento de la Producción, esto no pudo ser realidad por ya estar registrado dicho dominio a nombre de Claudio Rutllant.

No obstante lo anterior, desde el comienzo el lema del buscador, claramente expuesto en su página principal como consta de los documentos acompañados, es “Todo Chile en Internet”, por lo que el nombre todochile, el cual deriva en el dominio disputado “todochile.cl” es su nombre natural.

Finalmente, insisten en el uso y la notoriedad del buscador y de su designación “todochile.cl”, en la Internet.

XII.- Que en su escrito de fojas 231 la defensa de Baeza y Fernández Limitada, en forma coincidente con lo expresado por el señor Ricardo Baeza Yates en el documento adjunto a su mensaje electrónico de 3 de Enero de 2002 y que se encuentran agregado al expediente a fojas 20, hace una relación de un proceso de negociación fallido con CORFO, en el cual en algún momento pactaron compartir el dominio en disputa con un representante de dicha entidad; acuerdo que en definitiva no se materializó por haber sido rechazado por los organismos competentes de la Corporación de Fomento de la Producción.

En relación a los argumentos dados en el informe del Consejo de Defensa del Estado, hacen presente que se refieren al nombre de dominio chile.cl y ellos no deben ser extensivos al caso de autos, puesto que el dominio todochile.cl es una expresión en la cual el nombre Chile constituye sólo un elemento. Al respecto, señalan, bastan sólo mencionar las miles de marcas registradas y nombres de dominio en cuya denominación se incluye dicho nombre y que corresponden a diversos titulares que no son precisamente el Estado de Chile.

XIII.- Que en su informe de fojas 234, el señor Patricio Poblete O., Director de Nic Chile, respondiendo al oficio enviado por el suscrito a petición de la Corporación de Fomento de la Producción, informa que el nombre de dominio todochile.cl estuvo inscrito a nombre de don Claudio José Rutllant Torres, desde el 6 de Mayo de 1999 hasta el 6 de Julio de 2001, oportunidad en la que fue eliminado por falta de pago de la renovación, quedando disponible desde esa fecha para nuevas solicitudes.

XIV.- Que de los temas planteados en el debate de las partes, carece de importancia el relativo a un principio de acuerdo llegado entre un funcionario de CORFO y el señor Ricardo Baeza, toda vez que la voluntad de los organismos públicos se expresa a través de sus órganos competentes y si dicha voluntad no llegó a materializarse a los niveles correspondientes, sólo cabe concluir que no existió un acuerdo válido entre las partes y es, en definitiva, esa la razón por la cual se encuentran frente a un arbitraje.

XV.- Que desde el momento en que el Artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl establece la posibilidad de presentar solicitudes competitivas, que se asimilan a una forma de oposición a la asignación de un determinado nombre de dominio, concediendo para ello un plazo de 30 días en el cual cualquier interesado puede solicitar a su nombre el mismo dominio, y desde el momento en que se establece un procedimiento para resolver esa controversia, sólo puede concluirse que, de acuerdo con esa normativa, el principio de “first come, first served” no es algo primordial y absoluto.

En efecto, dicho principio, según el cual el primer solicitante es el que tiene un derecho prioritario sobre el nombre de dominio pedido, sólo puede ser aplicado si ninguno de los solicitantes demuestran tener un mejor derecho que el otro, toda vez que de otra forma no podría entenderse la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, ya que, si así no fuera, no tendría sentido conceder un plazo para que los que se estimaren afectados con una solicitud, puedan también pedir el mismo nombre de dominio para sí.

En consecuencia, trabada la litis, lo que corresponde en cada caso es considerar a todos los solicitantes en una situación completamente equivalente y, sobre un plano de absoluta igualdad, estudiar si alguno de ellos tiene un mejor derecho sobre los otros, a la solicitud de nombre de dominio materia del arbitraje. Sólo en el caso que ninguno de ellos acredite tener un mejor derecho, o que todos sus derechos sean básicamente equivalentes y no exista un criterio justo para sostener que alguno de ellos prime por sobre los demás; entonces, debe aplicarse el principio del “first come, first served” y resolver el asunto a favor del primer solicitante.

XVI.- Que en la especie hay que distinguir si se trata de resolver una controversia entre solicitudes competitivas o una petición de revocación de un dominio; por cuanto la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl establece causales diferentes para ambos casos.

El Artículo 22 de dicha Reglamentación establece que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe; en cambio el Artículo 10 de la misma normativa sólo requiere que los eventuales interesados en un nombre de dominio, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

Por su parte, el Artículo 14 obliga a todo solicitante a que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros.

En consecuencia, al resolver entre solicitudes competitivas, la cuestión a determinar es quién tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, no siendo suficiente que el primer solicitante haya obrado de buena fe o si pretende realizar negocios legítimos con dicho nombre de dominio.

XVII.- Que en este caso no se han planteado cuestiones relativas a abusos de publicidad, principios de competencia leal o de ética mercantil sino, exclusivamente, a derechos válidamente adquiridos por terceros.

Esos derechos, desde la óptica de la Corporación de Fomento de la Producción, son sus marcas comerciales registradas, por cuanto la inscripción del dominio pedido por Baeza y Fernández Limitada, la priva de su derecho a utilizarla también en la Internet como dirección de una página web en la que se publiciten los proyectos de desarrollo que identifica con la denominación todochile, en el contexto del programa de gobierno destinado al efecto.

Frente a ello, la defensa del primer solicitante plantea que el uso que Baeza y Fernández Limitada ha hecho de la expresión todochile.cl para identificar un buscador de Internet, no vulnera los derechos constituidos por CORFO sobre su marca comercial “todochile”.

Sobre este particular es necesario reflexionar acerca de la distinta naturaleza que tienen las marcas comerciales y los nombres de dominio.

En efecto, las marcas comerciales se deben inscribir en clases, lo cual produce como lógica consecuencia que de hecho coexistan las mismas marcas, en diferentes clases, siendo de propiedad de distintos titulares.

Por la naturaleza de los nombres de dominio, ello no es posible, toda vez que la única posibilidad de que el nombre de dominio cumpla su fin, es que sea exclusivo y único, ya que de lo contrario no sería un direccionador eficaz.

Por otra parte, cuando se inscribe un nombre de dominio no se adquiere ningún compromiso ni limitación en orden a cómo éste va a ser utilizado, o qué tipo de información o servicio se va a prestar en la página web que se identifique con dicho nombre, y el contenido de tal página podrá ser modificado a libre voluntad de su propietario, cuantas veces lo desee.

También, los nombres de dominio pueden ser transferidos, conforme a las normas del Artículo 16 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl y su nuevo titular es libre de destinarlo al objeto que desee; de modo tal que no existe ninguna vinculación entre un nombre de dominio y un determinado objeto específico con el cual deba estar asociado.

De esta forma, la alegación del primer solicitante en orden a que el uso que ha hecho de la expresión “todochile” en su buscador de Internet situado bajo la dirección electrónica “todochile.cl” no ha vulnerado los derechos de CORFO sobre sus marcas registradas “TODOCHILE”, sólo permite concluir que al haberse hecho un uso en un ámbito distinto de aquel en que se encuentran inscritas las marcas, no se habría cometido ninguno de los delitos que sanciona la Ley sobre Propiedad Industrial; pero de ninguna forma tal situación asegura una vinculación indisoluble entre el dominio y un uso específico del mismo.

XVIII.- Que bajo estas circunstancias, es necesario dilucidar si debe entenderse que el titular de una marca registrada tenga o no un mejor derecho a la asignación de la misma denominación como nombre de dominio, partiendo de la base de que en el mundo real las marcas pueden coexistir en distintos rubros, mientras que en el mundo virtual, los dominios no.

Es cierto que cualquier persona puede utilizar una denominación no registrada como marca y en tal sentido actúa en forma legítima y no puede ser perseguido por las disposiciones de la Ley 19.039, mientras no exista una marca inscrita con anterioridad en el mismo rubro cuyos derechos esté vulnerando.

Pero, tal como se ha dicho, la situación de los nombres de dominio presenta una realidad diferente y, ante ella, deben primar aquellos derechos que tengan un respaldo legal, o que hayan sido conferidos con anterioridad al amparo de la Ley.

En tal sentido, los derechos de propiedad constituidos sobre las marcas registradas, sí deben primar sobre el simple uso que terceros hagan de una denominación, aún cuando ese uso no sea ilegítimo.

Lo anterior, por cuanto el derecho de propiedad que tiene el titular de una marca registrada, garantizado por la Constitución y la Ley, le permite utilizarla en forma exclusiva y esa utilización también debe ser posible en los medios electrónicos como la Internet.

La circunstancia de que un tercero, que no tiene derechos de propiedad sobre esa denominación, impida a quien sí los tiene, el uso de la misma en la Internet, constituye un menoscabo a los atributos de esa propiedad, especialmente a su derecho al uso de la misma.

Quien no haya constituido derechos de propiedad sobre una denominación, en conformidad con la Constitución y las leyes, no tiene los derechos de uso, goce y disposición sobre la misma, que posee quien es titular de tal derecho.

Esto no significa otorgarle al dueño de una marca más derechos de los que la Ley de Propiedad Industrial le asigna; ya que no se está ampliando el ámbito de cobertura de la marca registrada, sino sólo se está asegurando que este derecho de propiedad, limitado a la forma y extensión con que se encuentra constituido, pueda ser ejercido en plenitud también mediante el uso de los instrumentos que constituyen la red global de Internet .

Hoy en día, esta conclusión resulta completamente indiscutida universalmente, si se trata de una marca comercial notoria.

XIX.- Que con los documentos de fojas 31 a 136, así como los demás acompañados al escrito de fojas 150 y que por su volumen y naturaleza se ordenó guardar por separado, se tiene por acreditado que la Corporación de Fomento de la Producción ha desarrollado un programa de promoción y atracción de inversiones a regiones denominado “Todo Chile”; que ha contado con amplia cobertura de los medios de comunicación y la participación de las más altas autoridades del país, constituyendo un esfuerzo conjunto entre el gobierno y entidades privadas de la relevancia de la Confederación de la Producción y del Comercio, Sociedad de Fomento Fabril y Asexma, entre otros, habiéndose desarrollado un gran esfuerzo publicitario, todo lo cual permite concluir que sus marcas registradas bajo los No. 559.855 y No. 559.856, revisten el carácter de marcas notorias.

XX.- Que, con lo relacionado, sólo cabe concluir que la Corporación de Fomento de la Producción tiene derechos preexistentes sobre la denominación “TODOCHILE”.

XXI.- En cuanto a los derechos preexistentes de Baeza y Fernández Limitada, se plantea que éstos derivan de la vinculación que existe entre el señor Baeza, socio principal de Baeza y Fernández Limitada con el buscador de Internet identificado como todocl.cl, desarrollado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -del cual el doctor Baeza Yates es profesor-, en un programa conjunto con la Universidad de Minas Gerais de Brasil.

Lo anterior queda demostrado con los dichos contestes de las partes y lo informado por el señor José Miguel Piquer, Director del DCC de la Universidad de Chile, a fojas 191 quien se refiere a tal proyecto y señala que el producto final del mismo “fue un buscador de país que se instaló en Chile con el nombre todocl.cl, como una vitrina de la tecnología desarrollada. Por lo tanto, este motor de búsqueda fue desarrollado en nuestro Departamento en cooperación con la Universidad Federal de Minas Gerais.”

XXII.-  Que el Artículo 8º de la Ley 17.336 señala

“se presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquella a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca al seudónimo con que la obra es dada a la publicidad.

“Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes,  en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario.

“Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero para ser comercializados por su cuenta y riesgo, se reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario”.

A su vez, de acuerdo con el Artículo 4º de la Ley sobre Propiedad Intelectual, el título de la obra forma parte de ella y deberá ser siempre mencionado junto con el nombre del autor, cuando aquella sea utilizada públicamente.

XXIII.- Que en el presente caso con los dichos de las partes y los documentos de fojas 141 a 145, 163 a 179, 191 y 212 a 220, se tiene por acreditado que el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile asignó al profesor de jornada completa señor Ricardo Baeza Yates liderar la componente chilena en un proyecto de investigación en conjunto entre la Universidad de Chile y la Universidad de Minas Gerais de Brasil, consistente en desarrollar tecnologías para buscadores de Internet, cuyo producto final fue un buscador de país que se instaló en Chile con el nombre todocl.cl el cual, bastante tiempo después, pasó a ser identificado en la red con el nombre “todochile.cl”.

XXIV.- Que de acuerdo con la citada disposición del Artículo 8º de la Ley sobre Propiedad Intelectual los derechos de propiedad intelectual sobre el buscador “todocl.cl” corresponderían a la Universidad de Chile, dado que se trataría de desarrollos realizados por personal docente de dicha casa de estudios en el cumplimiento de sus labores de tales; o a ésta en conjunto con la Universidad Federal de Minas Gerais, dependiendo de los acuerdo que existan entre ellos, respecto de los cuales no se ha rendido prueba en el expediente.

XXV.- Que tampoco en el expediente se rindió prueba alguna tendiente a demostrar de qué forma los derechos intelectuales sobre dichos programas de búsqueda y su nombre todocl.cl podrían pertenecer ahora a Baeza y Fernández Limitada, quien es el solicitante del nombre de dominio en disputa.

XXVI.- En cuanto al derecho que le asistiría al solicitante Baeza y Fernández Limitada a utilizar la expresión Chile, correspondiente al nombre propio del Estado chileno, su defensa alega que las conclusiones del informe del Consejo de Defensa del Estado no son aplicables al caso de autos, por cuanto se trata de un dominio compuesto en el cual el nombre Chile constituye sólo un elemento, y basta con mencionar las miles de marcas registradas y nombres de dominio en cuya denominación se incluye el nombre del país, que corresponden a diversos titulares que no son el Estado de Chile.

XXVII.- Que sobre el particular cabe puntualizar que el Artículo 23 Letra a) del Decreto Ley No. 958 sobre Propiedad Industrial, antigua Ley de Propiedad Industrial, prohibía el registro como marca del “escudo, la bandera o el emblema de la nación o de cualquiera de los demás países.”

Sin embargo, el Artículo 20 letra a) de la Ley No. 19.039 que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, vigente desde 30 de Septiembre de 1991, prohíbe el registro como marcas de los “escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.”

En consecuencia, la ley chilena, a partir del 31 de Septiembre de 1991, prohíbe el registro como marca del nombre de un país y las marcas que subsisten con esas características, son las que se inscribieron conforme a la legislación antigua, que no tenía tal prohibición, o utilizan el nombre de un país en conjunto con otros elementos que los hacen distintivos.

En razón de lo anterior, el hecho de que existan marcas registradas que contengan la palabra Chile, no obsta a la circunstancia de que la legislación actual prohíbe el registro de nuevas marcas constituidas por las denominaciones o siglas de cualquier Estado.

Esta norma ha sido interpretada por el Departamento de Propiedad Industrial de un modo no restrictivo, permitiendo la incorporación de la palabra Chile en marcas compuestas además por otros elementos que resulten suficientemente distintivos. Las marcas registradas así concedidas, otorgan a sus titulares los derechos regulados en la Ley de Propiedad Industrial.

XXVIII.- Que sin embargo, los nombres de dominio son una materia no regulada en la legislación, sin perjuicio de lo cual de su inscripción derivan derechos que tienen incidencia patrimonial.

En efecto, los nombres de dominio son “bienes”, de acuerdo con las normas del derecho civil. La doctrina define los bienes como las cosas que son útiles para el hombre y que pueden ser objeto de propiedad exclusiva, incorporándose así a su patrimonio.

De acuerdo con lo prescrito en el Artículo 565 del Código Civil, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales y cosas incorporales son las que consisten en meros derechos.

El Artículo 576 del Código Civil establece que las cosas incorporales son derechos reales o personales y el Artículo 578, que los derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas.

El dominio o propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno según lo establece el Artículo 582 del Código Civil.

Pero, sobre las cosas incorporales hay también una especie de derecho de propiedad como se señala en el Artículo 583 del mismo Código; luego, los derechos personales que emanan de un contrato son cosas incorporales. Son por lo tanto bienes que se incorporan al patrimonio de las personas y son susceptibles de propiedad.

En consecuencia, para que existiera un derecho de propiedad sobre los nombres de dominio se requeriría de una ley especial que así lo reglara en conformidad con lo establecido en el inciso 2º del No. 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República; sin perjuicio de lo cual, quien contrata con Nic Chile la asignación de un nombre de dominio, es dueño de los derechos personales que emanan de su relación contractual con dicha entidad.

Los derechos que emanan de dicha relación contractual, a su vez, son susceptibles de ser transferidos a cualquier título, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl.

En consecuencia cabe preguntarse si es legítimo que particulares constituyan derechos personales sobre el nombre del país, los cuales posteriormente podrán ser objeto de distintos actos jurídicos y actos de comercio.

XXIX.- Resaltando las diferencias que existen entre la situación de las marcas comerciales que otorgan a sus titulares derechos regulados por una Ley, dictada en el marco de las atribuciones y garantías constitucionales, con la de los nombres de dominio que es una situación de hecho, que carece de toda regulación jurídica específica, cabe resolver cuál es el derecho del primer solicitante, al nombre de dominio en disputa y siguiendo el análisis efectuado por el informe del Consejo de Defensa del Estado ningún particular tiene derecho sobre el nombre Chile, que es un derecho personalísimo del Estado y atributo de su soberanía.

En consecuencia, el suscrito hace suya las conclusiones del informe del Consejo de Defensa del Estado en cuanto a que la apropiación del nombre del país “por particulares adolece del vicio de nulidad por ser contrario al derecho público chileno, por tratarse de un derecho personalísimo del Estado que es por su naturaleza inalienable y por tratarse de un bien incomerciable”.

También hace suya la conclusión en el sentido de que “el hecho de registrar el nombre de Chile en Internet como patrimonio de un particular, nombre que, además, resulta por ello susceptible de comercialización, implica violar claramente principios fundamentales del derecho público chileno y, además, hacer ajeno al Estado de Chile su derecho personalísimo al nombre en el dominio de Internet, en un acto que adolece, a mayor abundamiento, de objeto ilícito, por tratarse de un derecho inalienable e incomerciable”.

A lo anterior se suma también la importancia de que al apropiarse un particular de un nombre de dominio adquiere sobre él derechos exclusivos absolutos, que difieren sustancialmente de los derechos limitados que otorga la Ley sobre Propiedad Industrial a quien registra una marca, confiriéndole sólo exclusividad en el ámbito de los productos o servicios específicos para los que se registre.

Por su propia naturaleza, la inscripción de un dominio debe ser exclusiva y excluyente e impide a toda otra persona la utilización del mismo bajo cualquier circunstancia.

Al no estar regulada por una ley la asignación de los nombres de dominio, ningún particular tiene el derecho de apropiarse del nombre del país, ni existe la autoridad u órgano investido del poder suficiente para otorgar a un particular derechos exclusivos sobre tal denominación; ya que su utilización corresponde unicamente al Sr. Presidente de la República como Jefe del Estado y encargado de su administración, conforme se establece en el artículo 24 del la Constitución Política.

XXX.- Acotado el punto anterior, cabe preguntarse si, al igual como ocurre con la práctica de la inscripción de marcas comerciales, en el caso de los nombres de dominio se podrían constituir designaciones de fantasía que contengan el nombre del país y cuáles serían los requisitos para que ello fuera posible.

En principio, pareciera que nada obsta a la posibilidad de que se constituyan nombres de fantasía que incluyan el nombre del país y que puedan inscribirse como dominios, a condición de que sus elementos distintivos constituyan realmente una creación del solicitante y sean un elemento identificador efectivo, y no consistan sólo en una forma de apropiarse del nombre del país.

Es distinto que un nombre de dominio intente en una forma sana vincularse con un país, a que alguien pretenda apropiarse en forma excluyente del nombre de un país; sobre todo si se considera, como se ha reiterado, que la inscripción del nombre de dominio otorga una exclusividad absoluta.

Que aplicando estos raciocinios al caso en estudio, se concluye que, para ser aplicada a un nombre de dominio, con las características ya descritas, la expresión “todo” resulta insuficiente para dar forma a un nombre de fantasía, unido a la palabra Chile.

Por su característica etimológica de abarcar algo en su integridad, sumado a la declarada intención del solicitante de identificar con esto un buscador que agrupe a la totalidad de los sitios web de Chile, no puede concluirse que, en este caso en particular, la palabra “todo” sea suficiente para dar forma a un signo novedoso, unido al término Chile; sino más bien es claro que su objetivo es pretender la exclusividad en ese país.

Si bien la actividad de intentar vincular la mayor cantidad de sitios web de un país a un buscador no es ilegítima ni ilegal, el que un particular pretenda apropiarse de la voz “Chile” es contrario al derecho público chileno.

XXXI.- De lo relacionado se desprende que los señores Baeza y Fernández Limitada no han acreditado tener derechos preexistentes legítimos sobre la expresión “todochile” para solicitar su inscripción como nombre de dominio.

XXXII.- Que es responsabilidad exclusiva del solicitante de un dominio, que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros con respecto a la misma denominación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL

XXXIII.-  Que, en virtud de lo expuesto, a la Corporación de Fomento de la Producción le asiste un derecho de propiedad derivado de la protección legal de que goza sobre su marca comercial Todochile, el cual se ve amenazado en uno de sus atributos por la posible inscripción de la misma denominación como nombre de dominio por parte de un tercero, puesto que ello entorpecería su derecho al uso de su marca en el ámbito de la Internet.

XXXIV.-  Con lo descrito debe concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa corresponde a la Corporación de Fomento de la Producción.

RESUELVO:

1.-  Rechazar la solicitud de nombre de dominio TODOCHILE.CL pedida por Baeza y Fernández Limitada.

2.-  Aceptar la solicitud de la Corporación de Fomento de la Producción y asignarle en forma definitiva el dominio TODOCHILE.CL.

Andrés Echeverría Bunster

Arbitro