Fallo de Arbitraje "topsalud.cl", NIC Chile

Oficio OF02624

VISTOS:

1. Que con fecha 3 de octubre de 2002, doña ALEXSANDRA PATRICIA SOTO BASTIAS solicita la inscripción del nombre de dominio topsalud.cl. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2002, FARMACIAS AHUMADA S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don ALEX SEVERIN SAAVEDRA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio topsalud.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF02624, NIC Chile designa al infrascritocomo árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 8 de enero de 2003, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el día 30 de enero de 2003, a las 11:00 horas, en Amunátegui 277, Piso 3, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 30 de enero de 2003, se efectúa el comparendo fijado para ese día, asistiendo únicamente doña PAULINA FLORES PRENAFETA, quién exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A., y asimismo acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Al no haber comparecido el Primer Solicitante, el árbitro fija las normas de procedimiento, y las notifica por correo electrónico y por carta certificada;

5. Que con fecha 6 de febrero de 2003, el Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A., acredita la consignación de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 14 de febrero de 2003;

6. Que con fecha 16 de febrero de 2003, el Primer Solicitante, ALEXSANDRA PATRICIA SOTO BASTIAS, acompaña su presentación de mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, señalando que luego de considerarlo durante mucho tiempo, solicitó con fecha 3 de octubre de 2002 ante NIC Chile el nombre de dominio topsalud.cl, y con posterioridad con fecha 19 de noviembre de 2002, solicitó la marca comercial "TOP SALUD" bajo el N° 589.301 ante el Departamento de Propiedad Industrial, para distinguir servicios de la clase 38, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de enero de 2003.

Agrega la Primera Solicitante, que su idea era iniciar una empresa cuyo nombre se inspiraba en el jugador de tenis chileno "Chino Ríos", y su inclusión entre los "TOP 10" tenistas del mundo. Señala que nunca supo que la empresa FARMACIAS AHUMADA S.A. fuera dueña de esta marca ni menos aún que tuviera relación alguna con ella o con otra similar. Agrega que en cualquier caso, el uso que ella le dará al nombre de dominio en conflicto no está relacionado al tema de las farmacias.

Mediante e-mail enviado al árbitro con fecha 21 de febrero de 2003, el Primer Solicitante reitera lo señalado con anterioridad, agregando que su única intención fue tener su propio negocio y no el de perjudicar a un tercero, siendo una marca creada por ella, sin la finalidad de darle un uso farmacéutico.

7. Que con fecha 4 de marzo de 2003, doña MARIA LUISA ARREGUI LANDABEREA, en representación del Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A., solicita la asignación del nombre de dominio topsalud.cl. Fundamenta su demanda en que FARMACIAS AHUMADA S.A. es una empresa que se estableció en Chile el año 1969, y ha permanecido durante estos años abarcando no sólo el mercado nacional, sino que también el latinoamericano. Agrega que el éxito de su empresa ha sido fruto de la constante dedicación especializada, no únicamente en lo que dice relación con los establecimientos farmacéuticos, sino que también con los rubros que de alguna u otra forma se relacionen con ella, tales como la publicidad, la atención al cliente, los nombres de dominio y marcas comerciales, entre otros. Agrega que es una empresa que debió adecuarse a los nuevos tiempos, con la finalidad de facilitar a su público consumidor el acceso a la información que requiera, y por esta razón es que ha ingresado al mundo de los nombres de dominio.

La finalidad que ha tenido el Segundo Solicitante para ingresar a este nuevo mundo de los nombres de dominio, ha sido doble:

a) Facilitarle a sus consumidores el acceso a información.

b) Protegerlos, para que al navegar y entrar a un dominio que diga relación con el rubro farmacéutico, tengan la certeza de que van a encontrar también el dominio de mi representada, y de este modo evitar que gente inescrupulosa, valiéndose de la fama y notoriedad de otros establecimientos, adquieran dominios con nombres semejantes a los ya registrados o genéricos, con la única finalidad de inducir a error a los consumidores, quienes advertirían esto sólo una vez que hayan adquirido algún producto. Es por esta razón que FARMACIAS AHUMADA S.A. ya es titular de más de 170 nombres de dominio.

FARMACIAS AHUMADA S.A. señala tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio topsalud.cl en disputa, al ser la asignataria de diversos nombres de dominio, tales como salud.cl, totalsalud.cl, todo-salud.cl, mas-salud-cl, etc., todos los cuales consideran que se relacionan o se vinculan a una excelencia y globalidad en materias de salud. De esta forma, señalan que la palabra "TOTAL" se define por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española como "adjetivo general, universal y que lo comprende todo en su especie"; a su vez, dicho diccionario define "TODO" como "adjetivo, dícese de lo que se toma o se comprende enteramente en la entidad o en el número". Por último, la palabra "MAS" es un adverbio comparativo que denota "idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobreentendida".

Agrega el Segundo Solicitante que al pedir el nombre de dominio topsalud.cl, no ha querido otra cosa que ampliar la familia de dominios relacionados con la excelencia y globalidad en materia de salud. La palabra "TOP" es una palabra inglesa que se traduce como "cima, cumbre, pico, cúspide, parte superior, parte de arriba". Respecto del término "SALUD", señala que no es necesario ahondar en ella, ya que es una palabra directamente relacionada con farmacias, y reitera que FARMACIAS AHUMADA S.A. ya es asignataria del nombre de dominio salud.cl.

Señala el Segundo Solicitante que además de los nombres de dominios ya individualizados con anterioridad, el Segundo Solicitante también es asignataria de otros nombres de dominio que incluyen el término "SALUD", tales como mundo-salud.cl, mundosalud.cl, tu-salud.cl, famisalud.cl, nuestra-salud.cl y clubsalud.cl, todos ellos relacionándose por el grupo de personas a quien va dirigido la prestación de salud, y estos dominios conforman una segunda familia. Además, FARMACIAS AHUMADA S.A. es asignataria de los nombres de dominio mundosalud.cl, centrosalud.cl, nortesalud.cl, vidasalud.cl, red-salud.cl, biosalud.cl, nuevasalud.cl, pesossalud.cl y puntossalud.cl. La necesidad de registrar los nombres de dominio citados que tienen una naturaleza semejante, se debe a la existencia de "mal intencionados" que buscan precisamente algún tipo de similitud con los sitios de otras empresas para valerse de la fama y prestigio de éstas, y de este modo confundir al público consumidor y usuarios de Internet acerca de la procedencia, calidad y cualidad de los productos ofrecidos, obteniendo de este modo un lucro que de otra forma sería imposible de adquirir.

Agrega el Segundo Solicitante que el nombre de dominio solicitado en esta ocasión no es más que la incorporación de un nuevo integrante a la familia de dominios de su propiedad vinculados a la salud. Considera que de no reconocérsele mejor derecho a FARMACIAS AHUMADA S.A., significará inducir a error al público en general en cuanto al contenido de ese sitio. Señala que deben tenerse presente tres criterios imperantes en materia de resolución de conflictos sobre nombres de dominio:

a) Existencia de registro de marca comercial: FARMACIAS AHUMADA S.A. es titular de diversas marcas comerciales, tales como "PUNTOSSALUD" Registro N° 645.223 para servicios de la clase 41; "PESOSSALUD" Registro N° 645.224 para productos de la clase 16; "PESOSSALUD" Registro N° 645.225 para distinguir servicios de la clase 35; "PUNTOSALUD" Registro N° 645.226 para distinguir servicios de la clase 38; "PESOSSALUD" Registro N° 645.227 para distinguir servicios de la clase 36; "SALUDPESOS" Registro N° 645.228 para distinguir servicios de la clase 36; "SALUDPUNTOS" Registro N° 645.229 para distinguir servicios de la clase 38; "PESOSSALUD" Registro N° 645.230 para distinguir servicios de la clase 38 y "PESOS.SALUD" Registro N° 645.231 para distinguir servicios de la clase 41.

b) Existencia de inversiones o proyectos desarrollados: FARMACIAS AHUMADA S.A. ya ha dado muestras de las fuertes inversiones realizadas para lograr concretar sus proyectos en beneficio de la comunidad en general, tanto a través de sus marcas registradas como también a través de los nombres de dominio adquiridos.

c) Buena fe o justo motivo: a través de la solicitud del nombre de dominio presentada por FARMACIAS AHUMADA S.A. señalan que su única intención es la de poder desarrollar su actividad de la mejor forma posible, sin que terceros abusen del prestigio que a través de los años han logrado adquirir, y en consecuencia, no existen dobles intenciones ni mala fe, en el sentido de crear algún nombre de dominio que de alguna manera pueda inducir a error o engaño por encontrarse registrada una marca o dominio similar. Por el contrario, lo que ella pretende es evitar todo tipo de confusiones. Señala que por esta razón, si se le adjudica a un tercero que no se encuentre relacionado con el rubro farmacéutico, ello conllevaría consecuencias nefastas para FARMACIAS AHUMADA S.A. y su público, puesto que estos últimos por error o confusión asociarán el término topsalud.cl a la Segunda Solicitante, perjudicándose estos y beneficiándose a terceros.

FARMACIAS AHUMADA S.A. acompaña documentos probatorios que acreditan que es titular de los registros marcarios aludidos en su presentación, como asimismo de los nombres de dominio que le han sido asignados, sin que ellos hayan sido objetados por el Primer Solicitante;

8. Que con fecha 11 de abril de 2003, se da traslado a las partes de las demandas arbitrales correspondientes;

9. Con fecha 23 de abril de 2003, doña MARIA LUISA ARREGUI LANDABEREA, en representación del Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A., evacúa el traslado, reiterando que su mandante es asignatario de varios nombres de dominio, todos los cuales conllevan la idea de excelencia y globalidad en materia de salud. Por esta razón, al solicitar el nombre de dominio topsalud.cl, no ha querido otra cosa que ampliar esta familia de dominios relacionados, y en especial reiterar que FARMACIAS AHUMADA S.A. es asignatario del nombre de dominio salud.cl.

Agregan que el Primer Solicitante no es titular de la marca "TOP SALUD" para distinguir servicios de la clase 38, ya que únicamente se trata de una solicitud, sin haber adquirido aún la calidad de marca registrada, y lo que es más importante, dicha solicitud fue presentada con fecha 19 de noviembre de 2002, es decir un mes después de haberse suscitado el conflicto a raíz de la inscripción del nombre de dominio topsalud.cl. En consecuencia, frente a los dominios de que es asignatario el Segundo Solicitante, que se vinculan a la excelencia en materia de salud, y la gran cantidad de nombres de dominios que conllevan el término "SALUD", una solicitud de marca aún no resuelta, posterior a la fecha en que se dio origen al conflicto, no reviste mayor importancia.

El Segundo Solicitante señala que doña ALEXSANDRA PATRICIA SOTO BASTIAS no posee marca comercial alguna para fundamentar su mejor derecho, ni tampoco ha dejado claro las inversiones o proyectos desarrollados y que pretende efectuar con la obtención de este nombre de dominio, lo que sí ha establecido FARMACIAS AHUMADA S.A., la cual es una empresa reconocida a nivel nacional e internacional. Termina señalando que de no asignársele este nombre de dominio al Segundo Solicitante, ello significaría inducir a error al público en general en cuanto al contenido del sitio, así como también en cuanto al titular de éste.

10 Con fecha 5 de mayo de 2003, el Primer Solicitante, doña ALEXSANDRA PATRICIA SOTO BASTIAS, evacúa el traslado, señalando que ella solicitó con anterioridad a otras personas el nombre de dominio topsalud.cl ante NIC Chile, y asimismo solicitó la marca comercial "TOP SALUD", ajustándose a la legislación vigente, pagando los impuestos correspondientes, etc.

Agrega la Primer Solicitante, que ella no copió la expresión "TOP SALUD" de un tercero, ni quiso jamás que se le relacionara con otras empresas, menos aún del rubro farmacéutico, el cual no es su giro ni es de su interés. Agrega que sólo se ha visto molestada e injuriada por FARMACIAS AHUMADA S.A., y agrega que con la experiencia que dicen tener en relación con las marcas, no entiende cómo pueden pelear por algo sobre el cual ellos debieran saber no tener derecho alguno.

Doña ALEXSANDRA PATRICIA SOTO BASTIAS complementa su presentación de fecha 5 de mayo de 2003, a través de un manuscrito de fecha 6 de mayo de 2003, reiterando que con fecha 3 de octubre del año 2002, solicitó el nombre de dominio topsalud.cl ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha 19 de noviembre de 2002, solicitó ante el Departamento de Propiedad Intelectual la marca comercial "TOP SALUD" bajo el N° 589.301 para distinguir servicios de la clase 38. La finalidad de lo anterior es poner en marcha un servicio más transparente en el tema de elección de sistemas públicos o privados de salud. Señala que por el mismo hecho de tener FARMACIAS AHUMADA S.A. más de 170 nombres de dominio inscritos, no tiene excusa alguna dicha empresa para no haber pedido con anterioridad el nombre de dominio en conflicto, ya que tienen experiencia de sobra en el tema de los dominios, y en cualquier caso, considera que los 170 nombres de dominios que poseen no se relacionan en ningún caso con la empresa FARMACIAS AHUMADA S.A., indicando que como consumidor, ellos dan más bien la idea de centro médico o de clínica.

Por otro lado, indica que la palabra "SALUD", no solamente se relaciona con farmacias como indica el Segundo Solicitante, sino que más bien se relaciona con hospitales, clínicas o centros médicos. En cambio, lo que sí se relaciona con las farmacias, son los remedios o medicamentos.

Agrega el Primer Solicitante que no tiene intención alguna de ser similar a una farmacia, puesto que el negocio que pretende amparar bajo el nombre de dominio en conflicto no vende bienes tangibles ni medicamentos. Agrega que tras la defensa del dominio en conflicto por su parte, no existe más que la intención de poder desarrollar su actividad de la mejor forma posible, sin que terceros abusen de su prestigio para que de mala fe induzcan a pensar mal o perjudicar al Primer Solicitante. En efecto, no tiene interés alguno de ser relacionada con terceros, ya que ella es capaz de demostrar su capacidad por sí sola;

11. Con fecha 2 de julio de 2003, se proveen los escritos a través de los cuales las partes evacuan el traslado.

12. Con fecha 4 de junio de 2004, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que se notifica a las partes por correo electrónico;

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y por ende deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que la finalidad de los arbitrajes relativos a las solicitudes de nombres de dominio competitivas no es determinar solamente si los solicitantes tienen algún derecho sobre el dominio en cuestión, sino que determinar cuál solicitante tiene un mejor derecho sobre el mismo;

6. Que si bien a la luz de los antecedentes de autos, no habría impedimento alguno para que FARMACIAS AHUMADA S.A. solicitara el nombre de dominio topsalud.cl, este arbitraje nace a la luz de una solicitud competitiva presentada por el Segundo Solicitante, y en consecuencia es necesario que éste pruebe tener un mejor derecho sobre el dominio en conflicto, o que el dominio en conflicto infrinja derechos previos válidamente adquiridos. En consecuencia, el hecho que FARMACIAS AHUMADA S.A. únicamente haya querido "ampliar" la familia de dominios de la cual ya es asignataria, es un argumento insuficiente para un Segundo Solicitante en un arbitraje;

7. Que contrariamente a lo que señala el Segundo Solicitante, a juicio de este sentenciador la palabra "SALUD" no es una palabra directamente relacionada con farmacias. En efecto, este árbitro coincide con el Primer Solicitante en que el término "SALUD" se relaciona antes con hospitales, clínicas o centros médicos. También coincide este árbitro con el Primer Solicitante en que los consumidores relacionarían la palabra "FARMACIAS" con remedios o medicamentos antes que con la palabra "SALUD";

8. Que efectivamente, doña ALEXSANDRA PATRICIA SOTO BASTIAS solicitó con fecha 19 de noviembre de 2002 la marca "TOP SALUD" bajo el N° 589.301, marca que con posterioridad fue aceptada a registro. Sin embargo, y tal como señala el Segundo Solicitante, dicha solicitud fue presentada después de la iniciación del presente conflicto, y por lo tanto, no debe ser tomado en cuenta para los efectos de este arbitraje;

9. Que de acuerdo a las copias de los certificados de registro de propiedad de FARMACIAS AHUMADA S.A., el Segundo Solicitante no tiene marca comercial alguna igual o similar al nombre de dominio topsalud.cl objeto de este arbitraje;

10. Que el Segundo Solicitante efectivamente acreditó ser titular de numerosos nombres de dominio que incluyen el término "SALUD". Sin embargo, el ser asignatario de nombres de dominio, mas aún cuando éstos son en su mayoría genéricos, no le otorga derecho preferente alguno al Segundo Solicitante sobre el nombre de dominio en conflicto, de tal forma que el argumento de FARMACIAS AHUMADA S.A. de que el nombre de dominio topsalud.cl debiera asignársele por el hecho de contar ya con numerosos otros registros de nombres de dominio similares, carece completamente de relevancia;

11. De las presentaciones del Segundo Solicitante se deduce que de acuerdo a su criterio, la forma de impedir que los consumidores se vayan a ver inducidos a error o engaño en relación con sitios Web dedicados al tema de la salud, es a través de la obtención de todos los nombres de dominio que tengan relación con ese concepto, lo que a juicio de este árbitro, es una situación que claramente no se ajusta a las normas de libre competencia imperantes en nuestra sociedad;

12. Que este árbitro considera extremadamente difícil entender la línea de argumentación de la empresa FARMACIAS AHUMADA S.A., dado que señala que se han visto en la necesidad de registrar innumerables nombres de dominio que incluyen el término "SALUD" o debido a la existencia de lo que denomina "mal intencionados", que según señala, buscan algún tipo de similitud con los sitios de empresas para valerse de la fama y prestigio de éstas, y de este modo confundir al público consumidor y usuarios de Internet acerca de la procedencia, calidad y cualidad de los productos ofrecidos, obteniendo de esta forma un lucro que de otro modo sería imposible de adquirir. Sin embargo, FARMACIAS AHUMADA S.A., no puede pretender tener el monopolio sobre todos los nombres de dominio que incluyan la palabra "SALUD", ni tratar de ser la garante de los usuarios de Internet, evitando así que "gente inescrupulosa adquiera un dominio con nombres semejantes a los que ya tienen registrados, o genéricos con la única finalidad de inducir a error a los consumidores";

13. Que FARMACIAS AHUMADA S.A. hace hincapié en el hecho de que el Primer Solicitante no posee marca comercial alguna para fundamentar su mejor derecho, y sin embargo, el Segundo Solicitante tampoco ha acreditado ser titular de una marca comercial que sirviera para fundamentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto;

14. Que FARMACIAS AHUMADA S.A. también señala que el Primer Solicitante no ha dejado claras las inversiones y proyectos desarrollados y que pretende efectuar con la obtención de este nombre de dominio. Sin embargo, este sentenciador considera que no es necesario que el Primer Solicitante acredite tener inversiones y proyectos desarrollados relativos al nombre de dominio en conflicto, ya que es el Primer Solicitante, y por este solo hecho, goza del beneficio denominado "first come, first served". En consecuencia, y considerando que el Segundo Solicitante no ha podido acreditar tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, es plenamente aplicable a este caso el principio mencionado;

15. Que contrariamente a lo que señala FARMACIAS AHUMADA S.A., a juicio de este árbitro el hecho de no asignársele el nombre de dominio en conflicto a la Segunda Solicitante no significaría inducir a error al público en general en cuanto al contenido del sitio, así como tampoco en cuanto al titular de éste, puesto que el Primer Solicitante ha dejado en claro a través de sus presentaciones el contenido de su sitio web, y en cuanto al titular del mismo, es un hecho público que no requiere de mayores explicaciones. Asimismo, aún cuando el Primer Solicitante no tuviera claro el contenido del sitio que pretende amparar bajo el nombre de dominio topsalud.cl, el hecho de que el Segundo Solicitante no haya podido acreditar tener un mejor derecho sobre el dominio en conflicto ya es suficiente como para que el mismo le sea asignado al Primer Solicitante.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio topsalud.cl al Primer Solicitante, ALEXSANDRA PATRICIA SOTO BASTIAS.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 1 de julio de 2004.-

Christian Ernst S.
ARBITRO

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