Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "tugato.cl"

Santiago, 27 de julio de 2004.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF03382 de 6 de enero de 2004, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio tugato.cl

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don Marcelo Eduardo Rojas Vidal, domiciliado en calle Almirante Barroso 436 departamento 6, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio tugato.cl, el cual pidió a su favor el día 5 de octubre de 2003 a las 00:12:31 GMT y Viña San Pedro S.A., representada por doña Sandra Seguel, ambos domiciliados en avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio tugato.cl, el cual pidió a su favor el día 14 de octubre de 2003 a las 20:27:21 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 12 de enero de 2004, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 20 de enero de 2004 a las 9:45 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 13 de enero de 2004, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 6 de autos.

Quinto: Que el día 20 de enero de 2004 a las 9:45 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de la segunda solicitante y en rebeldía del primer solicitante, procediendo el Arbitro a establecer las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 8 de autos, teniendo lugar la notificación de las resoluciones allí dictadas el mismo día 20 de enero de 2004, en virtud de la comparecencia del primer solicitante al Tribunal con posterioridad a la audiencia a tal fin, según consta del estampado de fojas 9.

Sexto: Que por escrito de fecha 23 de enero de 2004, el cual rola a fojas 23, la parte de Marcelo Eduardo Rojas Vidal solicitó la asignación del nombre de dominio tugato.cl invocando los siguientes argumentos: es el primer solicitante del nombre de dominio "tugato.cl", respecto del cual tiene un proyecto por llevar a cabo en un futuro sitio web adscrito a este dominio, y además se trata del nombre de una mascota conocida, el cual no tiene nada de reservado. Aduce ser también un amante de los gatos. Con posterioridad, el día 27 de enero de 2004, por escrito que rola a fojas 24, la misma parte acompañó un memorial conteniendo un resumen de su proyecto en extenso, en el cual expuso lo siguiente: se trata de un proyecto cuyo propósito es cubrir, suplir y crear necesidades dentro del amplio espectro de fanáticos de los gatos que existen en el grupo socioeconómico ABC1 dentro de la Región Metropolitana, en los siguientes rubros: alimentos para gatos, veterinarios especialistas en gatos, accesorios y juguetes para gatos, salón de belleza para gatos, guardería para gatos, chat para gateros, comunidad de gateros, ventas de gatos finos y contactos para el cruce de gatos finos. El sitio propende también a la creación del la comunidad exclusiva de gateros de la Red llamada "Club gato", con beneficios especiales en compras, ofertas y atenciones veterinarias a domicilio. Se prevee una cuota de incorporación de $ 3.000 y un pago mensual de $ 2.000 para ser socio exclusivo del sitio www.tugato.cl.

Séptimo: Por escrito de fecha 28 de enero de 2004, la parte de Viña San Pedro S.A. presentó demanda para la asignación del nombre de dominio "tugato.cl", invocando los siguientes antecedentes: Viña San Pedro es una empresa vitivinícola fundada el año 1865, que produce y exporta vino bajo distintas marcas, entre ellas la tradicional marca "Gato", producto que se produce y vende en Chile por muchos años con gran aceptación por parte del público consumidor. Aduce ser también titular de varios registros para la marca "Gato", la cual goza de uso y fama entre el público consumidor, y menciona al efecto las marcas Gato, gato blanco, Gato negro, gato de oro, Gato export, Gato premium, así como los nombres de dominio www.gato.cl; www.gatoblanco.cl; www.gatomo.cl; www.gatonegro.cl; www.gatopremium.cl; www.grangato.cl. Alega la parte que, de adjudicarse al demandado el nombre sub-lite se produciría confusión entre los usuarios de la red y perjuicio para la parte, al desviarse los visitantes de la red para productos vitivinícolas a un sitio que les es ajeno. Invoca los criterios de titularidad sobre marcas comerciales asociadas al nombre en disputa, así como la notoriedad del signo pedido y un mejor derecho al mismo.  Manifiesta que el demandado no posee registros marcarios para los signos "Gato" o "Tugato" ni otros nombres de dominio que incluyan el signo "Gato". En mérito de lo anterior, solicita la asignación del nombre de dominio a su favor, con costas.

Octavo: Que por resolución de fecha 28 de enero de 2004, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 53 de autos, se confirieron sendos traslados de la alegación de mejor derecho presentada por el demandado y de la demanda de la actora, los cuales fueron evacuados en rebeldía.

Noveno: Que con fecha 3 de mayo de 2004, mediante resolución que rola a fojas 55 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "derechos de las partes en la denominación tugato o en sus componentes" y  "utilización efectiva que las partes han hecho de la  denominación tugato o de sus componentes".

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:

            Por la parte de Marcelo Eduardo Rojas Vidal, el solo memorial de fojas 24, referido en el acápite sexto, cuyo valor será ponderado en la parte considerativa de la sentencia.

Por la parte de Viña San Pedro S.A., los siguientes documentos: 1.- Panfleto para ser puesto en locales comerciales aludiendo a la marca "Gato"; 2.- Afiches publicitarios para el vino tinto "Gato negro"; 3.- copia de los registros de propiedad industrial para las marcas Gato, gato blanco, Gato negro, gato de oro, Gato export, Gato premium; 4.- Historial de los nombres de dominio gato.cl; gatoblanco.cl; gatomo.cl; gatonegro.cl; gatopremium.cl; y grangato.cl.

Undécimo: Que por resolución de fecha 25 de junio de 2004, notificada con esa fecha, la cual rola a fojas 59 de autos, se citó a las partes a oir sentencia.  

 

CONSIDERANDO:

 

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación o reservas, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que, en lo pertinente al memorial de fojas 24, acompañado por la demandada, es preciso determinar su valor en esta litis, para lo cual el Tribunal tiene presente lo siguiente: a) Dicho memorial fue presentado durante el período de discusión, con posterioridad a la exposición de los argumentos de mejor derecho, razón por la cual debe estimarse que él mismo no puede formar parte de dichos argumentos, al haber precluído por su ejercicio la facultad de exponer tales argumentos, la que se llevó a efecto por escrito de fecha 23 de enero de 2004; b) Tampoco puede asignarse al memorial valor probatorio, desde que sólo contiene las características de un proyecto para el nombre de dominio sub-lite, sin antecedentes de respaldo del mismo. En mérito de lo anterior, el Tribunal asigna a dicho documento el valor de un téngase presente.

Tercero: El objeto de este proceso consiste en determinarcual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.

Cuarto: La parte de Marcelo Eduardo Rojas Vidal ha demostrado ser la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como principio "first come, first served", la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba contraria. Ha aducido también, sin que sus argumentos al respecto hayan sido objeto de controversia por la parte contraria, que tiene un proyecto por llevar a cabo en un futuro sitio web adscrito al dominio sub lite, y que además se trata del nombre de una mascota conocida, el cual no tiene nada de reservado, así como ser amante de los gatos.

Quinto: La parte de Viña San Pedro S.A., en tanto, ha demostrado tener varios registros de propiedad industrial para la marca "Gato", así como comerciar y publicitar activamente sus vinos "Gato" (Gato negro y gato blanco) los cuales gozan de reconocida fama y notoriedad en el medio nacional.

Sexto: Confrontadas las posiciones de las partes, particularmente de cara al auto de prueba de fojas 55, ambas han probado tener derechos sobre el nombre de dominio en conflicto, y la demandante  utilizar actívamente uno de sus componentes, a saber, el nombre "gato".

Séptimo: Las circunstancias descritas en el considerando anteriorior, particularmente el hecho de que la demandante sólo ha comprobado poseer derechos sobre y utilizar una parte de la denominación sub lite, obligan al Tribunal a concentrarse en las características del nombre de dominio, y a desprender las conclusiones que dimanan de las mismas.

Octavo: La denominación "tugato" se configura por el "nominativo y vocativo del pronombre personal de segunda persona en género masculino o femenino y número singular tú" (Diccionario de la Real Academia Española, 21ª edición de 1992) y por el nombre del animal mamífero "gato".- En la especie, dicha denominación, al contener las palabras "tu" y "gato" sin solución de continuidad (la cual pudo tener lugar mediante el uso de guión, que el sistema sobre nombres de dominio permite) pone de relieve la conjunción de ambos conceptos, realzando la atribución del animal a una segunda persona abstracta y aminorando la individualidad de ambas palabras. Adicionalmente, ambas palabras. Individualmente consideradas, son genéricas, quedando afectas, entre otras normas legales, al artículo 19 inciso 3º de la Ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Los asertos anteriores llevan a la consecuencia de que la demandante, que posee inscrita la marca "gato" y otras denominaciones que la contienen, no posee mejor derecho a una denominación que contempla la palabra "gato" en conjunción con el pronombre personal "tú", ambas genéricas y ambas aminoradas por la fórmula copulativa empleada. Del mismo modo, tampoco se percibe que dicho nombre de dominio en manos de un tercero depare una amenaza a sus derechos, desde que dificilmente un sitio web con las palabras "tugato.cl" pueda desviar a sus usuarios, clientes y proveedores de su clara órbita de actividades, negocios y productos. Por otra parte, de concretarse tal amenaza, el sistema de nombre de dominios provee una acción específica -la acción de revocación- tendiente a poner término a tal estado de cosas. El demandado ha sido vehemente en manifestar su intención de desarrollar un sitio web para amantes de los gatos, la cual lo sitúa en un plano de buena fé que no ha sido contrariado, y deja asentado en un proceso judicial antecedentes probatorios que equivalen a confesión extrajudicial, cuyo valor puede llegar al de plena prueba, supuesto el caso de que faltara a su palabra y amenazara con abuso o mala fé los derechos de la demandante. 

Noveno: Por las consideraciones anteriores, y por cuanto no existe amenaza a los derechos de la demandante, el Tribunal no hará lugar a la demanda, en los términos que se expondrán en la parte resolutiva de la sentencia.

 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

 

RESUELVO:

 

Primero: Que se rechaza la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio tugato.cl  al primer solicitante,  Marcelo Eduardo Rojas Vidal. 

Segundo: Que cada parte soportará sus costas. 

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comúníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.  

 

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro