Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "uc.cl"

Re.:     Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio uc.cl

            Oficio OF01657

 

VISTOS:

 

1.       Que con fecha 11 de julio de 2001, don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL solicita la inscripción del nombre de dominio uc.cl. Posteriormente, con fecha 21 de julio de 2001, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio uc.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje; 

 

2.       Que mediante Oficio OF01657, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

 

3.       Que con fecha 2 de enero de 2002, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el día 4 de febrero de 2002, a las 11:00 horas, en Amunátegui 277, Piso 3, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

 

4.       Con fecha 17 de enero de 2002, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, solicita el cambio de la fecha del comparendo, dictándose una resolución con esa misma fecha a través de la cual se cambia la audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 6 de marzo de 2002 a las 11:00 horas en las oficinas del árbitro;

 

5.         Que con fecha 6 de marzo de 2002, se efectúa el comparendo fijado para ese día, compareciendo por un lado don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL como Primer Solicitante, y por la otra doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Ambas partes acreditan la consignación de los honorarios provisionales correspondientes, y no habiendo acuerdo entre las partes, se fijan las normas de procedimiento;   

 

6.       Que dentro del plazo fijado en las normas de procedimiento, tanto el Primer Solicitante, JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL, como el Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, acreditan la consignación de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 3 de abril de 2002;

 

7.         Que con fecha 5 de abril de 2002, el Primer Solicitante, JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL, solicita copias del poder otorgado por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE a Sargent & Krahn y de la delegación de poder de Sargent & Krahn de fecha 14 de enero de 2000 otorgado ante el notario público de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo;

 

8.         Que con fecha 8 de abril de 2002, se provee la solicitud de fecha 5 de abril de 2002 hecha por don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL, dándose copia autorizada del poder y de la delegación correspondiente;

 

9.         Que con fecha 23 de abril de 2002, el Primer Solicitante, don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL, presenta demanda de asignación del dominio uc.cl, exponiendo como fundamento de su demanda que Internet no debiera ser visto en forma distinta a los periódicos, revistas u otros medios de comunicación, y en consecuencia, al uso que se haga de un nombre o palabra ajena a través de Internet, se le deberá aplicar la legislación existente respecto de esa materia. Agrega que el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC), no puede dar un nombre de dominio en propiedad en virtud de lo establecido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República de Chile, y por lo tanto, no estando el DCC ni el procedimiento de asignación de dominios autorizados por ley, mal podría éste otorgar el dominio o propiedad sobre un nombre para que sea usado en Internet. Señala que el derecho que emana de un nombre de dominio no surge del servicio prestado por el DCC, sino que por el sólo ministerio de ley o a través del reconocimiento administrativo correspondiente, por lo que se concluye que la asignación que hace el DCC de un nombre de dominio a un número IP, no constituye un derecho de propiedad distinto al de su titular, sino que una forma de uso y goce que éste efectúa y respecto del cual puede o no tener derecho.

 

Agrega el Primer Solicitante que el derecho de propiedad sobre una determinada expresión generalmente va a estar determinado por el derecho marcario correspondiente, que es la forma más común en que nuestro ordenamiento reconoce la propiedad sobre signos distintivos. Indica que el espectro de la propiedad marcaría está limitado a los productos protegidos  por el registro correspondiente, denominándose en doctrina "Principio de la Especialidad", y en consecuencia, no se puede pretender un derecho per se sobre un nombre de dominio en Internet por el solo hecho de tener una marca comercial. Así, para que efectivamente se produzca la infracción, el nombre de domino debe infringir íntegramente la marca comercial y exclusivamente respecto del ámbito de protección de dicha marca.

 

Señala que la función básica de una marca es ser un medio para identificar un producto o servicio. El rol de identificación, asociado al "Principio de Especialidad", es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que estos sean, y para que la protección de una marca sirva para oponerse a un nombre de dominio, debe considerarse si el sitio cumplirá o no una función comercial, la cual se define como "toda forma de utilización relacionada o conectada con el comercio o con un fin comercial". Carecería de la función comercial la utilización del signo en los sitios privados de familia, de grupos de discusión, de organizaciones no lucrativas o de organizaciones gubernamentales que no participen en actividades comerciales.  

 

El Primer Solicitante señala que el motivo por el cual decidió solicitar el nombre de dominio en conflicto fue y sigue siendo el de desarrollar una página web con el objeto de difundir informaciones y opiniones desde la perspectiva del hincha del Club Deportivo Universidad Católica, y en el ejercicio de la garantía constitucional referida a la libertad de informar en cualquier forma y por cualquier medio. Agrega que al no existir disposición en contrario, tiene pleno derecho para difundir las actividades del equipo de fútbol Universidad Católica, como un hincha que es de tal club.

 

Indica que si bien es cierto que el Primer Solicitante no tiene registro marcario sobre el signo "UC", tampoco lo tiene el Segundo Solicitante, toda vez que al día de trabarse la litis, éste no tenía ningún registro ni solicitud de registro que contuviera completa o íntegramente el mencionado signo. El acrónimo "UC" no es una marca registrada de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, ni menos de su uso exclusivo, toda vez que el club deportivo al que dedica el Primer Solicitante la página web correspondiente es ampliamente conocido como "UC", cosa que señala se acredita a través de los diferentes recortes de prensa, revistas especializadas en fútbol y copias de páginas web que se acompañan en autos, los cuales no fueron objetados por el Segundo Solicitante. Considera que no está siendo vulnerada por la solicitud del nombre de dominio en conflicto el registro de la marca "TV UC" Nº 377.995 para productos de las clases 9 y 16, ni tampoco puede ser considerada de mala fe la solicitud que él ha presentado, ya que no se ha contrariado ninguna de las circunstancias que en manera no taxativa enumera el artículo 22 de la Reglamentación, las que, por lo demás, son circunstancias que deben aplicarse en casos de solicitudes de revocación.

 

Además, el Primer Solicitante señala que jamás ha sido su intención el vender u obtener alguna compensación monetaria o de otra índole por el nombre de dominio en conflicto, y por el contrario, tanto en la etapa de mediación como en el transcurso de este arbitraje, estuvo dispuesto a conversar con los representantes de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, con el fin de llegar a un acuerdo amistoso, el cual no se materializó por motivos ajenos a su voluntad. Esto, de ninguna forma es un reconocimiento del Primer Solicitante de los derechos del Segundo Solicitante sobre el nombre de dominio de autos, y por el contrario, se trataron únicamente de gestiones de buena fe para evitar llegar a la instancia de arbitraje.

 

Por último, el Primer Solicitante acompaña, además, una serie de documentos probatorios, los cuales no fueron objetados por el Segundo Solicitante.              

 

10.     Que con fecha 23 de abril de 2002, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, solicita la asignación del nombre de dominio uc.cl. Fundamenta su demanda en ser titular de numerosos registros marcarios que incluyen la sigla "U.C.", y de nombres de dominio que también la incluyen. Señala que la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA fue fundada en el año 1888, siendo la segunda universidad más antigua de Chile. Es una institución privada con aportes económicos del Estado, y compuesta por 16 facultades que, distribuidas en cuatro campus, acogen a 15.000 alumnos de pre-grado, 12 programas de doctorado y 1.212 profesores de jornada completa. Forman parte de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA un canal de televisión de cobertura nacional,  un club deportivo con 20 ramas deportivas, el DUOC-UC y la Fundación de Vida Rural.

 

Señala que en relación con el Club Deportivo Universidad Católica, éste fue fundado el 21 de abril de 1931, siendo su rama más famosa la de fútbol, la que ha ganado numerosos campeonatos profesionales. Asimismo, es uno de los tres clubes de fútbol más importantes del país, siendo conocida comúnmente como "UC". En este sentido, señala que si el nombre de dominio en conflicto se le adjudicara al Primer Solicitante, los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de uc.cl, se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para el Segundo Solicitante, y produciría confusión en los usuarios de Internet, además de producir una dilución de las marcas "UC" del Segundo Solicitante.

 

El Segundo Solicitante señala además que la marca "UC" es una marca creada, desarrollada y publicitada por ella, otorgándole fama y notoriedad, y no existe ningún registro marcario para la expresión "UC" o que contenga la expresión "UC" a nombre del Primer Solicitante, ni tampoco solicitudes presentadas.

 

La PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE considera que tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, al ser la que le ha otorgado fama y prestigio a la denominación UC en el ámbito nacional e internacional. Destaca que el Primer Solicitante está usando la página en conflicto para dar información relativa a la rama de fútbol de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, siendo un uso indebido y no autorizado de las marcas "UC", como asimismo del logo del Club Deportivo Universidad Católica, y consideran que dicha página causa confusión en los usuarios, ya que sin ningún tipo de autorización tiene enlaces a las páginas web de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ubicado en www.puc.cl y del Canal 13 ubicado en www.canal13.cl, haciendo creer a los usuarios de Internet que es un sitio relacionado con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, lo que es falso.

 

Agrega el Segundo Solicitante, que el Club Deportivo Universidad Católica fue titular del nombre de domino en conflicto con anterioridad, y que por lo tanto, el Primer Solicitante no puede desconocer los derechos prioritarios del Segundo Solicitante. Agrega que la solicitud de autos vulnera los derechos tanto de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, como del Club Deportivo Universidad Católica, donde además existe una abuso de publicidad al publicitar la rama de fútbol de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, no estando autorizado para ello, por lo cual también vulnera la ética mercantil y los principios de competencia desleal.

 

En definitiva, el Segundo Solicitante considera que tiene el mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, al ser quien le ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "UC" tanto en Chile como en el extranjero. Indica que la asignación del dominio uc.cl a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaría vigente, los criterios propugnados por ICAAN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile aplicable en esta materia. En dicha presentación, el Segundo Solicitante además acompaña diversa documentación probatoria, en particular, copias de los certificados de registros de las marcas "UC CABLE" Nº 447.377, Nº 447.376, "CANAL 13 UC" Nº 581.934, "CANAL 13 UC CABLE" Nº 581.933, "CANAL 13 UC" Nº 581.973, "TV UC" Nº 621.858 y otros, no siendo objetados dichos documentos por el demandado;

 

11.   Con fecha 26 de abril de 2002, se da traslado a las partes de las demandas arbitrales correspondientes;

 

12.   Que con fecha 14 de mayo de 2002, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, evacúa el traslado, señalando que su mandante, el verdadero dueño y titular del derecho de propiedad sobre la marca "UC", está ejerciendo las acciones que contemplan la Reglamentación de NIC Chile a objeto de que se le asigne el nombre de dominio sobre el cual tiene derechos válidamente adquiridos con anterioridad a la solicitud de dominio presentada por el Primer Solicitante y por el cual es públicamente conocido, como se acredita a través de la prueba acompañada por el Primer Solicitante en autos. Agrega que efectivamente se están infringiendo los derechos marcarios correspondientes, al existir por lo menos cuatro registros de la marca "UC" para distinguir distintos productos y servicios, de tal forma que la solicitud del nombre de dominio en conflicto infringe las marcas comerciales del Segundo Solicitante, y además, vulnera sus ámbitos de protección.

 

El Segundo Solicitante agrega que lo que está haciendo es proteger su marca con el objeto de evitar que un tercero con el cual no tiene vinculación alguna la use como un nombre de dominio para publicitar los mismos servicios protegidos por el Segundo Solicitante y por el cual es conocido, esto es, el equipo de la rama de fútbol de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, evitando de esta forma que la capacidad distintiva necesaria para competir en el mercado real y también virtual se diluya en manos de terceros no relacionados.

 

El Segundo Solicitante aclara que muchos de los dominios que el Primer Solicitante señala estár inscritos a nombre de terceros, pertenecen a organismos dependientes de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA,  y cuentan con la debida autorización de dicha casa de estudio, y asimismo, los nombres de dominio que no están a nombre de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, se encuentran registrados a nombre de personas que trabajan en la misma, o pertenecen a personas que tienen derechos legítimos no contrapuestos con los del Segundo Solicitante, o simplemente no tienen una página web, por lo que no es posible alegar mala fe en su utilización.

 

La PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE se refiere a la mala fe del demandado, y señala que el Primer Solicitante, en la página web uc.cl que funciona provisionalmente, realiza enlaces con diferentes páginas web tales como emol.com, latercera.cl, vivefutbol.cl, lun.cl, futbol.com, etc., provocando un perjuicio al Segundo Solicitante que nunca ha sostenido ningún tipo de conversaciones con los medios publicitarios señalados para realizar enlaces a dichas páginas, lo que se realiza sin ningún tipo de permiso y puede provocar todo tipo de situaciones confusas. Asimismo, el Primer Solicitante realiza enlaces con puc.cl, la página web del Segundo Solicitante y con el sitio canal13.cl de la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En consecuencia, los usuarios de Internet perfectamente podrían pensar que el Primer Solicitante tiene la autorización del Segundo Solicitante, lo que no es cierto, y de esta forma, el Primer Solicitante está impidiendo a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE utilizar su conocida marca comercial en Internet, privándola de las infinitas ventajas comerciales que ello implica;

 

13.   Con fecha 15 de mayo de 2002, el Primer Solicitante, don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL, evacúa el traslado señalando que en la solicitud competitiva presentada por el Segundo Solicitante, se declara como derecho preexistente afectado por la solicitud del Primer Solicitante el hecho de existir un registro previo de la marca "TV UC" Nº 377.995. El demandado considera que al momento de fundamentarse una solicitud competitiva, debe hacerse respecto del hecho que con su inscripción de un nombre de dominio, el Primer Solicitante vulnera total e íntegramente un registro marcario respecto del cual tiene título vigente. Además, agrega que el Segundo Solicitante no tiene títulos sobre los registros marcarios que menciona en su demanda. Además, sostiene que los registros citados por el Segundo Solicitante como fundamento de su demanda arbitral, fueron otorgados con protección para el conjunto, por lo que no puede solicitarse la reivindicación de sus elementos aisladamente considerados.

 

Por otro lado, señala que el artículo 33 del Reglamento de la Ley 19.039 establece la reivindicación de la marca comercial en la forma que se le ha conferido el privilegio por parte del Departamento de Propiedad Industrial, y en este caso, fueron otorgados estos registros marcarios con limitaciones. Por consiguiente, el titular del derecho marcario tiene una obligación de utilizar el derecho para el fin que ha sido creado, y de lo contrario, se desvía de su función social correspondiente, abusando de su derecho.

Además, el Primer Solicitante, señala que la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE menciona y acompaña un contrato de promesa de compraventa celebrado el 8 de junio de 1998, el cual considera que le es inoponible por falta de publicidad, encontrándose hasta ese momento los registros marcarios a nombre del Club Deportivo Universidad Católica.

 

Respecto a lo señalado por el Segundo Solicitante en relación a que es titular de diversos nombres de dominio que incluyen el acrónimo "UC", el Primer Solicitante considera que esto no prueba nada, ya que enumera una serie de otros nombres de dominio que no pertenecen a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, y que contienen dicho acrónimo.

 

Agrega el Segundo Solicitante que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE sostiene que forma parte de dicha entidad un club deportivo, lo que no se acredita de forma alguna. Hace presente que la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE y el Club Deportivo Universidad Católica, son personas jurídicas distintas, respecto de las cuales sólo la primera de ellas es parte de este proceso arbitral, lo que acredita mediante diversos documentos.

 

El Primer Solicitante señala que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE se equivoca al aseverar que el nombre de dominio lleva implícito la idea de identificar a cada usuario, ya que existen innumerables nombres de dominio que no lo son, y señala acreditar esto mediante un documento que acompaña. Agrega que la denominación "UC" no es la forma natural y obvia de identificar a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE  en Internet, ya que el Segundo Solicitante es identificado en la red por el nombre de puc.cl, lo que es coincidente a la forma como es reconocida dicha Universidad en el mercado y en la sociedad. Hace presente que la demandante intencionalmente o no, omite reiteradamente el título de "Pontificia" otorgada por la Santa Sede, haciéndose llamar sólo  UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, y hace notar que en Chile existen otras universidades católicas, algunas de las cuales tienen presencia en Internet, lo que acredita mediante un documento que acompaña. Sin embargo, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE sí incluye su título de "Pontificia" en la papelería que utiliza, lo que acredita mediante un documento que acompaña, y además, en folletos que distribuye dicha casa de estudios.

 

El Primer Solicitante hace presente que no corresponde determinar en este caso la existencia de mala fe, ya que dicho criterio sólo debe ser usado  en los casos de revocación de nombres de dominio, tal como lo señala el artículo 22 del inciso primero de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

 

Respecto al criterio de titularidad invocado por el Segundo Solicitante, don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL señala que la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE no tiene titularidad sobre los registros marcarios que hace valer en su demanda arbitral, por lo que no cabe hacerlos valer en autos y menos reivindicarlos si no es dueño de los mismos. El Primer Solicitante señala que PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE no solo no ha acreditado poseer registros marcarios en Chile para la expresión "UC", sino que tampoco lo ha hecho en el extranjero.

 

Además, respecto a la afirmación del Segundo Solicitante de haber creado, desarrollado y publicitado la marca "UC", don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL señala que el Segundo Solicitante no ha aportado prueba alguna de sus afirmaciones, y en cualquier caso, considera que el Segundo Solicitante no puede atribuirse la creación de la denominación PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (UC), ya que en todo el mundo existen universidades católicas y pontificias universidades católicas, lo que acredita mediante un documento que acompaña. Agrega que el Segundo Solicitante tampoco acreditó haber desarrollado la marca "UC", y teniendo presente el hecho de que tanto en Chile como en el extranjero existen otras universidades que utilizan la expresión "UNIVERSIDAD CATOLICA", se concluye  que no es de uso exclusivo del Segundo Solicitante, y en consecuencia, no puede alegar que ella ha sido la que le ha dado fama y notoriedad a la marca "UC".

 

En relación a la afirmación del Segundo Solicitante que "el Primer Solicitante, JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL está usando esta página web precisamente para dar información relativa a la rama de fútbol de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA", el Primer Solicitante señala que está errado, ya que no se trata de una página de la rama de fútbol de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, y al contrario, acredita que al ingresar a la página web que opera bajo el dominio en conflicto, se destaca "sitio no oficial de los hinchas del Club Deportivo Universidad Católica". Además, aclara que el nombre correcto de dicha institución deportiva es Club Deportivo Universidad Católica y no Club Deportivo de la Universidad Católica, lo que le da una connotación de propiedad que no tiene. Respecto a la aseveración del Segundo Solicitante relativa a que el Primer Solicitante utiliza enlaces en su página web sin la debida autorización, aclara que en dicha página señala "algunos links de interés", de tal forma que no podría causarse confusión entre los consumidores como señala el Segundo Solicitante. Por otro lado, la inclusión de enlaces en la página web del Primer Solicitante, sin la autorización de la PONTIFICIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE y de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, es consecuencia del hecho que ninguna de estas páginas web cuentan con políticas de uso para los usuarios que prohíban tal hecho.

 

Don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL señala que el Segundo Solicitante no ha aportado prueba alguna que él haya infringido los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, y menos respecto de la figura genérica que establece el tipo monopólico del artículo 1 del Decreto Ley 211;

 

14.   Con fecha 22 de mayo de 2002, se proveen los escritos a través de los cuales las partes evacúan el traslado;

 

15.   Con fecha 22 de julio de 2002, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, presenta un escrito con observaciones hechas al escrito de contestación de demanda arbitral presentada por don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL. Señala que el Primer Solicitante se encuentra utilizando el dominio uc.cl de mala fe, dado que el nombre de dominio es idéntico a una marca de productos sobre la que tiene derecho el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es conocido. El Segundo Solicitante dice ser dueño de diversas marcas comerciales que contienen las siglas "UC", y dice ser conocido ampliamente por el público en general bajo el concepto de "UC".

 

Agrega que a lo largo de los años, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ha requerido constituir diversas organizaciones de las más diversas áreas para poder continuar con su rol, por lo que se transformó en un conglomerado universitario, dentro del cual se han desarrollado una serie de instituciones, siempre bajo la subordinación y dependencia de la Universidad, y dentro de este ámbito, se han desarrollado todas las instituciones que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, las cuales nunca han perdido su vinculación con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA. Una de estas instituciones es el Club Deportivo Universidad Católica, institución que fue constituida por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE con la intención de fomentar dentro de sus socios la práctica del deporte y la cultura física en general, y asimismo, sus directores están estrechamente vinculados con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA.

 

Indica que con el prestigio que ha adquirido la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA a lo largo de los años, ha hecho que la denominación "UNIVERSIDAD CATOLICA" haya pasado a constituirse en una denominación conocida y famosa, y que como consecuencia de la práctica de las personas de reducir las palabras a siglas, esta denominación ha pasado a ser simplemente "UC". Bajo dicha denominación, se comprende no sólo a la Universidad, sino que a todo aquello que está relacionado con ella, lo que acredita mediante los documentos que acompaña en su presentación. Asimismo, el Club Deportivo Universidad Católica, también es conocido como "UC", lo que se debe a que forma parte del conglomerado de instituciones que se relacionan con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA.

 

Señala que como elemento adicional, debe ser considerado como un antecedente de la mala fe de la contraparte al solicitar el nombre de dominio en conflicto, el hecho que tal como lo reconoce el Primer Solicitante, estableció una serie de enlaces con sitios pertenecientes a la red de instituciones ligadas a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, lo que denotaba el interés manifiesto del Primer Solicitante de inducir a error al público, para que éste creyese estar en presencia de una sitio perteneciente o relacionado a la red de instituciones que la Universidad ha ido creando en el tiempo para cumplir con sus diversos roles sociales. Agrega el Segundo Solicitante que tan evidente fue el interés de la contraparte de inducir a error al público, que una vez hecha valer esta situación en la demanda arbitral correspondiente, el Primer Solicitante procedió a eliminar dichos enlaces desde su página, pretendiendo con esto desconocer su manifiesta mala fe.

 

Respecto a la aseveración del Primer Solicitante que la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE estaría desconociendo el interés social de los derechos, el Segundo Solicitante señala que la defensa de un derecho válidamente adquirido, por todos los medios legítimos que la ley le confiere a su titular, no puede ser considerada de ninguna forma como un desconocimiento al interés social y un abuso del derecho, en especial si en este caso la función principal de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA es eminentemente social, no comercial.

 

En relación a la inoponibilidad del contrato de promesa de compraventa de los registros marcarios citados, el Segundo Solicitante considera que don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL no puede alegarlo, al constar dicho contrato en una escritura pública anotada en los respectivos registros del notario ante el cual se extendió tal documento, los cuales son esencialmente públicos. Agrega que un contrato de promesa de compraventa no requiere como medida de publicidad el anotarse en los registros del Conservador de Marcas, dado que no se trata del medio por el cual se va a transferir el dominio de las marcas, ni se trata tampoco de un gravamen que les afecte.

 

Agrega el Segundo Solicitante, que contrariamente a lo que afirma el Primer Solicitante en relación a que los nombres de dominio mencionados en su contestación no tienen relación alguna con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, la sigla "UC" se utiliza en estos casos precisamente por la vinculación directa que tienen las instituciones mencionadas con la Universidad, y de esta forma, los nombres de dominio que don JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL señala no pertenecer a la  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE en definitiva sí pertenecen a instituciones vinculadas  a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA. Los nombres de dominio que no pertenecen realmente a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, sí tienen legítimos titulares, los que en ningún caso pretenden establecer relaciones de algún tipo con los sitios de la Universidad o con los de sus instituciones relacionadas;

 

16.   Con fecha 24 de diciembre de 2003, se recibe la causa de prueba, resolución que es corregida mediante otra de fecha 6 de enero de 2004 que la deja sin efecto, y la cual en definitiva cita a las parte a oír sentencia;

 

17.   Con fecha 8 de enero de 2004, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, solicita la reposición de la resolución de fecha 6 de enero de 2004, pidiendo que se reciba la causa a prueba, solicitud a la cual no da lugar el árbitro mediante resolución de fecha 16 de enero de 2004;

 

Y CONSIDERANDO:

 

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

 

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

 

3. Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

 

4. Que la finalidad de los arbitrajes relativos a las solicitudes de nombres de dominio competitivas no es determinar solamente si los solicitantes tienen algún derecho sobre el dominio en cuestión, sino que determinar cuál solicitante tiene un mejor derecho sobre el mismo;

 

5. Que contrariamente a lo que señala el Primer Solicitante, no es aplicable a los nombres de dominio el Principio de la Especialidad Marcaria de acuerdo a la Clasificación de Niza que regula las clases de productos y servicios en aquella materia. En efecto, para considerarse que los derechos de un tercero se ven afectados, basta con que el nombre de dominio en conflicto sea idéntico o muy similar a una marca comercial, sin que sea necesario que, además, el asignatario o titular del nombre de dominio en conflicto lo utilice para productos o servicios amparados por la marca comercial;

 

6. Que para oponerse a una solicitud de nombre de dominio, no es necesario tener en cuenta si el sitio cumplirá o no una función comercial, como señala el Primer Solicitante. Es así como no tiene relevancia alguna la finalidad para la cual va a usarse el nombre de dominio solicitado, ya que es posible presentar una solicitud competitiva cualquiera sea la finalidad del sitio. Sin embargo, sí podría ser de importancia la utilización que se le dé al nombre de dominio, cuando éste ya está asignado, y un tercero pretende revocarlo por considerar afectados sus derechos. En este caso, podrá tomarse en cuenta la utilización que se le ha dado al dominio, ya que con dicha utilización, se podría probar una eventual mala fe del asignatario del dominio que pretende revocarse;

 

7. Que el Primer Solicitante señala que la finalidad que tiene la página web que opera bajo el nombre de dominio uc.cl es la de difundir informaciones y opiniones desde la perspectiva del hincha del Club Deportivo Universidad Católica, y en el ejercicio de la garantía constitucional referida a la libertad de informar en cualquier forma y por cualquier medio;

 

8. Que asimismo, señala no tener registro marcario, ni acreditó tener derecho previo alguno sobre la expresión "UC";

 

9. Que el Segundo Solicitante ha acreditado tener registrada marcas comerciales que incluyen la expresión "UC", tales como "UC CABLE" Registros N° 447.377 y N° 447. 376; "CANAL 13 UC" Registro N° 581.934; "CANAL 13 UC CABLE" Registro N° 581.933; "CANAL 13 UC" Registro N° 581.973 y "TV UC" Registro N° 378.639, entre otros.

 

10. Que si bien algunos de los registros marcarios concedidos por la Oficina de Marcas Comerciales al Segundo Solicitante tienen protección para el conjunto de la marca solicitada, y no para los elementos aisladamente considerados, es de toda lógica pensar que en aquellos casos en que se otorgó protección a las marcas como conjunto, se hizo en atención a que incluyen palabras genéricas o de uso común para los servicios solicitados, tales como la palabra "canal" o la palabra "cable", y no por el hecho de incluir la expresión "UC" dichas marcas;

 

11. Que es indudable que la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE le ha conferido fama, notoriedad y distintividad a la expresión "UC";

 

12. Que la expresión "UC" forma parte de organismos dependientes o relacionados con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, tales como DUOC UC, Salud UC, Preuniversitario UC, etc. En consecuencia, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA abarca más que el Club Deportivo Universidad Católica, al incluir todas las demás organizaciones dependientes de la misma;

 

13. Que evidentemente la expresión "UNIVERSIDAD CATOLICA" no es de uso exclusivo del Segundo Solicitante, ni puede éste atribuirse la creación de dicha denominación, al existir otras universidades que la incluyen tanto en Chile como en el extranjero. Además, la expresión "UC" es utilizada también por otras instituciones, entre otras, el Club Deportivo Universidad Católica. Dicha organización está estrechamente relacionada con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Tanto así, que este sentenciador considera que de no existir la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, difícilmente se hubiera creado el Club Deportivo Universidad Católica, con ese mismo nombre. En términos prácticos, la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE es lo principal, y el Club Deportivo Universidad Católica sería lo accesorio, ya que sin la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, es probable que no existiría como tal el Club Deportivo Universidad Católica;

 

14. Que, en cualquier caso, la finalidad del presente arbitraje no es determinar quién es el creador de la expresión "UNIVERSIDAD CATOLICA" o del acrónimo "UC", sino quién tiene mejor derecho al nombre de dominio en conflicto;

 

15. Que si bien al momento de presentarse en línea una solicitud competitiva por un nombre de dominio es necesario declarar cuáles son los derechos preexistentes afectados por la solicitud por la cual se compite, dichos derechos no se limitan única y exclusivamente a los registros de marcas comerciales que pueda tener el que presenta la solicitud competitiva, sino que pueda tratarse de una razón social o del nombre a través del cual es conocido el Segundo Solicitante;

 

16. Que el Primer Solicitante claramente eligió el nombre de dominio uc.cl por la distintividad de dicha expresión, al ser asociado a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA;

 

17. Que el Primer Solicitante reconoce que la finalidad de su página web es difundir las actividades del equipo de fútbol Universidad Católica, por lo que reconoce que el dominio elegido por él es consecuencia de la inmediata relación de la expresión "UC" por parte de los usuarios, con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA;

 

18. Que el Primer Solicitante es uno de los muchos hinchas del Club Deportivo Universidad Católica, sin tener un especial derecho o título sobre la expresión solicitada, y en cambio la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE es ampliamente reconocida por la expresión "UC";

 

19. Que la expresión "UC" no es una expresión de uso común, sino que es el acrónimo utilizado generalmente para designar a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE;

 

20. Que a juicio de este árbitro, el nombre de dominio uc.cl necesariamente se asociará al Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE;

 

21. Que este sentenciador considera que el acrónimo "UC" es la designación natural y obvia de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Asimismo, la forma natural y obvia de identificar a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE en Internet no es puc.cl, sino que es uc.cl, e indudablemente, la gran mayoría de la gente identifica a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE únicamente como UNIVERSIDAD CATOLICA o UC, lo que lleva a este árbitro al convencimiento que la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE tiene derechos preexistentes sobre la expresión "UC" y, en consecuencia, sobre el nombre de dominio en conflicto;

 

22. Que por el solo hecho de haber sido JORGE ENRIQUE DELGADO GUNCKEL el primero en solicitar el nombre de dominio materia de este arbitraje, no le asiste un mejor derecho al dominio uc.cl, y en cambio, sí le asiste un mejor derecho al Segundo Solicitante, al haber tenido derechos legítimamente constituidos sobre la expresión "UC" con anterioridad a la iniciación de este conflicto, y por ser conocido a través de esta expresión desde hace muchos años;

 

SE RESUELVE:

 

Asígnese el nombre de dominio uc.cl al Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.

 

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

 

Notifíquese a las partes personalmente y a NIC Chile por carta certificada.

 

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

 

Santiago, 12 de marzo de 2004.-

 

 

 

Christian Ernst S.

ARBITRO