Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "vanward.cl"

En Santiago de Chile, a veintinueve de marzo de dos mil cuatro.

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva, en inscripción nombre de dominio "vanward.cl".

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 02900 de fecha 27 de Mayo de 2003, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "vanward.cl", surgido entre Servicios Vanward Limitada y  Ward Van Lines S.A.. Que por resolución de fecha 29 de Mayo de 2003 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 23 de  Junio de 2003, según consta a fojas 8 y 9 de autos.

 

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Servicios Vanward Limitada., Rut 77.742.980-9, del giro guardia y vigilancia, representada por don Jaime Chávez Espinoza ambos con domicilio en calle Don Bosco 3766, comuna de San Miguel, primer solicitante del nombre de dominio "vanward.cl", sociedad que comparece en estos autos representada por su Abogado don Roberto Miranda Brunet y  en calidad de opositor o demandante Ward Van Lines S.A., sociedad del giro transporte, representada en estos autos por su Abogado don Ignacio Martínez Cornejo, ambos domiciliados para estos efectos en Alfredo Barros Errazuriz 1953 Oficina 506, comuna de Providencia.

 

Tercero:  Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor Ward Van Lines S.A. y segundo solicitante de autos:

 

 

La parte demandante u opositor de autos Ward Van Lines S.A. funda su demanda de oposición para que no se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "vanward.cl" a Servicios Vanward Limitada, haciendo valer los siguientes fundamentos:

 

A)    Señala que los nombres de dominio fueron concebidos como identificadores de los ordenadores que figuran interconectados en la red; los que se alfabetizaron y pasaron ser alfanuméricos; y que los primeros conflictos surgieron por la década de los 90, al descubrirse las infinitas potencialidades comerciales de la Internet. Agrega que el registro de la marca como nombre de dominio, persiguió dos objetivos: 1.- extender el signo comercial a un nuevo mercado intangible; y, 2.- evitar que terceros no vinculados a las respectivas empresas y creadores, solicitaran como nombres de dominios, marcas idénticas y  o similares.

B)     Respecto al signo "Ward Van Lines", señala que designa societariamente a su representada y que posee los siguientes registros de marcas: "Ward Van Lines Embalajes S.A.", registro Nº 507.621, clase 35; "Ward Van Lines Embalajes S.A.", Registro Nº 507.622, clase 16; "Ward", registro Nº 637.292, clase 36 M "Ward", registro Nº 498.366, clase 39. Agrega que el signo "Ward Van Lines" constituye una verdadera marca comercial matriz, denominación bajo la cual por años los consumidores chilenos la han asociado a la sociedad del mismo nombre.

En cuanto  a la red mundial de Internet, Ward Van Lines S.A., señala que posee presencia comercial y es legitima creadora y titular de los siguientes nombres de dominio en Internet: "Wardvanlines.cl", "Wardvanlines.com", "Ward.cl", "forward.cl", "forward.com".

C)    En cuanto al dominio en disputa "vanward.cl", señala que conforme su tenor gráfico y fonético es indudable que el nombre de dominio solicitado por la contraria "es idéntico al signo comercial de propiedad de la firma "Ward Van Lines S.A.". Agrega que existe semejanza fonética y / gráfica que puede hacer previsible "el desconcierto entre los consumidores"; existiendo además una verdadera y real "equivalencia conceptual" entre el nombre de dominio solicitado y las marcas y nombre de la sociedad oponente.

Agrega que "de participar coetaneamente estos nombres y signos comerciales en el mercado, obviamente que su coexistencia no será pacifica, y muy por el contrario, el desconcierto que sufrirán los consumidores y usuarios será irremediable".

Finalmente, el opositor señala que la marca comercial definida en el artículo 19 de la Ley Nº 19.039, cumple respecto al nombre de dominio "una función muy similar a las marcas comerciales, esto es, relacionar a determinados productos y/o servicios, con determinadas características, todo por asociaciones que efectúa automáticamente el publico consumidor".

 

La parte demandada o primer solicitante del nombre de dominio "vanward.cl", Servicios Vanward Limitada, a fojas 23 procedió a contestar la demanda de autos, en los términos que se pasa a resumir:

 

A)                Señala que la demandada es la primera solicitante respecto del nombre de dominio "vanward", toda vez que lo solicitó con fecha 27 de febrero de 2003, en cambio el opositor recién lo hizo el 21 de marzo de 2003, lo que de acuerdo a la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (NIC Chile), le confiere prioridad en la inscripción del nombre solicitado.

B)                Agrega que "vanward" de encuentra debidamente registrado en el Registro de Marcas del Ministerio de Economía por don Jorge Bultó Ballesteros, socio de la solicitante, quien ha autorizado el uso a la sociedad;

C)                Argumenta que los nombres solicitados inscribir en Nic Chile, no tienen similitud fonética ni gramatical y se refieren a servicios totalmente diferentes; el de la solicitante esta referido a guardias de seguridad y el del opositor a un servicio de transporte de carga, con lo que no hay posibilidad de que los clientes confundan los nombres y los servicios a que cada uno de ellos refiere. Agrega que no es afán de la solicitante en ampliar su giro comercial y menos desarrollar en el futuro algún servicio de carga; y que su interés en inscribir el nombre es para utilizarlo legítimamente en sus actividades regulares, excluyendo el propósito de venderlo, arrendarlo o cederlo a un tercero a cualquier titulo, ni impedir que la contraparte use su nombre ofreciendo los servicios de la actividad económica que explota. Señala que tampoco es su voluntad perturbar o amenazar los negocios de la competencia; y que finalmente no creará confusión en los usuarios de Internet a su sitio web.

 

Cuarto: A fojas 26 se presentó escrito por la parte opositora , evacuando el trámite de réplica, el que fue proveído con fecha 21 de Junio de 2003.En dicho escrito no se agregaron nuevos argumentos a los ya reseñados.

Quinto: Con fecha 26 de noviembre de 2003 se recibió la causa a prueba, fijándose el siguiente hecho controvertido: "Si Servicios Vanward Limitada o su socio  don Jorge Bultó Ballesteros tiene inscrita la marca comercial "vanward" en el Registro de Marcas Comerciales".

La parte solicitante a fojas 33 acompañó a los autos fotocopia emitida por el DPI, que acredita que Jorge Bultó Ballesteros es propietario inscrito de la marca comercial "vanward", bajo el número 530.258; y, acompañó fotocopia emitida por el DPI, que acredita que Ward Van Lines S.A., solicitó la marca "Vanward" el 27 de Julio de 203, por solicitud 615.328, la que fue denegada.

Dichos documentos fueron agregados al proceso con fecha 19 de diciembre de 2003, con citación y no fueron objetados por la parte demandante, sino que solo objeto de precisiones jurídicas respecto a la titularidad y cesión de marcas comerciales.

Sexto: Con fecha 14 de enero de 2004, el Tribunal Arbitral conforme al mérito del proceso y agotada la fase de prueba, citó a las partes a oír sentencia definitiva. Dicha resolución fue notificada con igual fecha a los apoderados de las partes por correo electrónico.

 

Parte Considerativa:

 

Séptimo: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

 

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "vanwardcl", esto es si a Servicios Vanward Limitada.,  primer solicitante, o a Ward Van Lines S.A., segundo solicitante u opositor.

 

2º  Que el opositor fundamenta su demanda en el hecho de que existiría una similitud gráfica, fonética y material entre el nombre de dominio en disputa"vanward.cl" y el nombre de la opositora "Ward Van Lines S.A.", de tal suerte que de otorgarse el nombre a la primera solicitante se produciría confusión en los consumidores y usuarios de la red de Internet; al efecto cita los principios y normas jurídicas de la Ley Nº 19.039, y particularmente la definición legal de marca comercial que establece el artículo 19 del texto legal citado, criterio de propiedad que debería aplicarse al caso de autos.

 

3º  Que este sentenciador no advierte confusión para los usuarios de Internet, para el evento de asignarse el nombre de dominio "vanward.cl" a Servicios Vanward Limitada., toda vez que los litigantes operan en mercados y servicios distintos, en efecto, por una parte el giro de negocios de Servicios Vanward Limitada, es como se ha señalado servicios de guardia y vigilantes  y el de Ward Van Lines S.A., es el transporte de carga, razón por la cual ningún usuario informado confundiría a los agentes económicos mencionados con los servicios que ofrecen  en los  mercados en que operan, cuestión que resulta evidente.

En acierto a lo señalado, este sentenciador tiene en especial consideración a que en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, el número 6 bajo el Titulo "De las inscripciones", señalan expresamente que por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio CL, se entiende que el solicitante:.... "Acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie", declaración que supone un compromiso de actuar de buena fe y sin afectar los negocios de la competencia. Ambas declaraciones han sido expresadas en escrito de fojas 23, al contestar la demanda por Servicios Vanward Limitada.

 

4º Que en lo referente a las marcas comerciales invocadas por la parte opositora si bien puede constituir un antecedente a considerar, en el caso de autos no hay tal similitud fonética entre las marcas comerciales referidas y el nombre de dominio solicitado, máxime si se considera que a fojas 32 consta que a la opositora se le denegó la marca comercial "vanward", en clase 39,  presentada con fecha 27 de Julio de 2003, ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

 

5º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador tiene en consideración que Servicios Vanward Limitada, según consta en autos es el primer solicitante del nombre de dominio "vanward.cl", razón por la cual se le puede aplicar el principio "first come first served", el que como se ha señalado es reconocido como regla de solución de conflictos en materia de inscripción de nombres de dominio, tanto a nivel nacional como internacional.

 

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación de los principios "first come first served" y mejor derecho o legitimidad; y teniendo en consideración a que los litigantes tienen distinto giro de negocios y mercados, de tal suerte que no se producirá confusión entre los usuarios de la red Internet, asignar el nombre de dominio "vanward.cl", a Servicios Vanward Limitada . 

 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

 

Notifíquese a las partes mediante carta certificada  y  a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia, conjuntamente con el Juez Árbitro, los testigos señores Francisco José Aguayo Bahamondes y doña Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo.

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador