Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "varela-cia.cl"

En Santiago de Chile, a 29 de octubre del año dos mil cuatro.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 9 a 11 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 03697 de fecha 30 de abril de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "varela-cia.cl", surgido entre Héctor Varela y Compañía Limitada, sociedad del giro servicios de asesoría en ingeniería y construcción, representada por don Héctor Varela López, ambos domiciliados en calle Hernando de Aguirre 731, oficina 901, Providencia, y Varela Construcciones S.A., sociedad del giro de su nombre, representada por su abogado don Jaime Silva Barros, domiciliado en Hendaya 60 Piso 4º, Las Condes. Que por resolución de fecha 3 de mayo de 2004 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del  Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de mayo de 2004 según consta a fojas 9 a 11 de autos.

 

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Héctor Varela y Compañía Limitada, sociedad del giro servicios de asesoría en ingeniería y construcción, representada por don Héctor Varela López y Varela Construcciones S.A.,  sociedad del giro de su nombre, representada por su abogado don Jaime Silva Barros.

 

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos Varela Construcciones S.A.:

La parte  demandante u opositor de autos Varela Construcciones S.A. funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "varela-cia.cl" a Héctor Varela y Compañía Limitada a haciendo valer los siguientes fundamentos:

1.- Fundamentos de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 17 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante Héctor Varela y Compañía Limitada:

Señala que dentro de plazo Varela Construcciones S.A., solicitó el mismo nombre de dominio CL que la sociedad Héctor Varela y Compañía Limitada, quien lo solicitó con fecha 6 de febrero de 2004.  Agrega que en la fase de mediación, ni posteriormente se llegó a acuerdo entre las partes.

2.- Fundamentos de Derecho: Como primer argumento jurídico, Varela Construcciones S.A. señala que "la regulación sobre nombres de dominio esta orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho" y que en el  caso de autos posee sólidos fundamentos para reivindicar el dominio en cuestión.

 

Al efecto señala que Varela Construcciones  S.A. es una de las empresas constructoras e inmobiliaria de mayor importancia en nuestro país, "la cual ha posesionado el concepto VARELA", en los rubros en que ejerce su actividad. Agrega que por lo mismo ha protegido su capital intelectual a través del registro de la marca comercial "varela", registros 551.991, para servicios clase 37 y registro 551.992, parea servicios de la clase 36.

Agrega que Varela Construcciones S.A. ha hecho un uso extensivo e intensivo de la expresión "varela", que utiliza desde hace varios años para "publicitarse y darse a conocer en el mercado", por lo que le asiste el derecho a capitalizar esta visibilidad que ha construido en torno al concepto, "máxime cuando la Internet es un medio de comunicación electrónica"; y, que de asignarse el nombre de domino en disputa a la contraparte capitalizaría ésta  los beneficios del registro marcario del opositor.

Finalmente, señala que en el caso de autos el principio "first come first served", debe ceder ante la tesis de un mejor derecho al nombre de dominio, por ser titular entre otros de marcas comerciales, que comprenden dicha expresión.

Por las razones señaladas concluye solicitando que se le asignado el nombre de dominio "varela-cia.cl", con expresa condena en costas.

 

Con fecha 2 de junio el Tribunal tuvo por presentada la demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Héctor Varela y Compañía Limitada, por el término de 10 días  hábiles para su contestación.

Con fecha 17 de junio de 2004 Varela y Compañía Limitada presentó escrito de contestación de demanda, exponiendo los siguientes fundamentos:

1.- Señala que en carácter de primer solicitante, actuando de buena fe  y motivados por un interés comercial legitimo procedió a solicitar el nombre de dominio "varela-cia.cl", y "que comprende parte de la razón social y nombre de fantasía de nuestra empresa", según consta de escritura de constitución social que acompaña.

 

Agrega que "no existe en caso alguno intención de apropiarnos de un nombre que no nos pertenece, ni menos aprovecharnos del supuesto prestigio que dice tener el segundo solicitante en torno al concepto VARELA..., lo que sí podría suponerse en caso que el dominio disputado fuera "varelaconstrucciones.sa.cl o varela-sa.cl" o "varela-mr.cl".

Argumenta que "las actividades desarrolladas por nuestra empresa no afectan en lo absoluto el registro marcario del segundo solicitante ya que nuestro principal capital esta en la capacidad profesional de los socios", quines son ingenieros civiles; y que "para el desarrollo de nuestra empresa de asesorías un medio de comunicación electrónica como Internet resulta fundamental".

Agrega que el antecedente que invoca Varela Construcciones S.A., respecto a ser titular de la marca comercial "varela", no le confiere por ser una propiedad sobre la denominación, ya que además es parte de la razón social y apellido de uno de los socios.

 

Concluye señalando que si se les asigna el nombre de dominio en disputa "no impide u obstaculiza la libre competencia, ni es causal de una competencia desleal", ya que ambas empresas operan en mercados objetivos diversos.

Por las razones señaladas solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa en su calidad de primer solicitante. La contestación de demanda se proveyó con fecha 22 de junio de 2004, notificándose a las partes con igual fecha por correo electrónico.

El Tribunal con fecha 30 de septiembre de 2004, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las  partes.    

 

 

Parte Considerativa:

 

Tercero: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

 

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "varela-cia.cl", esto es sí a Héctor Varela y Compañía Limitada, primer solicitante, o a Varela Construcciones S.A, segundo solicitante y demandante.

2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas de derecho de fondo hechas valer por la parte demandante considera que la litis no puede ser resulta por aplicación  del principio procedimental "first come first served".

3° Que la parte demandante Varela Construcciones S.A., a efectos de acreditar un legitimo derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de las marcas comerciales "varela" para servicios en clase 36 y 37, para empresa constructora.

Que la titularidad de la marcas comerciales la acreditó mediante copia de impresión de pagina web del Departamento de Propiedad Industrial, documentos que fueron acompañados al proceso con citación y si bien no fueron objetados por la parte contraria, este sentenciador no puede dejar de considerar, para resolver la litis, que las marcas comerciales "varela", se refieren a empresa constructora y no a "servicios de asesoría en ingeniería y construcción", actividades similares pero no idénticas.

Por lo señalado, las marcas comerciales invocadas refieren a empresa constructora de inmuebles y edificios, pero no a servicios de asesoría en ingeniería y construcción.

4º Que la primera solicitante Héctor Varela y Compañía Limitada, sostiene que se le debe asignar el nombre de dominio en disputa, en consideración a  que su razón social es "Varela y Cía Ltda.", lo que coincide con el nombre de dominio "varela-cia.cl", y que para el desarrollo de su giro de negocios le resulta fundamental contar con el referido nombre, motivación que parece plausible, máxime si se considera que ambas empresas operan sus negocios en mercados distintos de la construcción.

 

5º Que entre los elementos relevantes del litigio aparece que el giro de negocios de Construcciones Varela S.A., es la construcción de inmuebles y el giro de negocios de  Héctor Varela y Compañía Limitada, son "los servicios de asesoría en ingeniería y construcción", industria en la cual pueden tener actividades concurrentes ambas empresas, la primera como constructora de inmuebles y la segunda como empresa prestadora de servicios de asesoría en ingeniería y construcción, siendo ambas actividades semejantes pero no idénticas o iguales.

 

6º Que Construcciones Varela S.A, es una empresa que tiene presencia en el mercado desde el año 1946, según se publicita en su sitio en Internet que opera con el nombre "varela.cl", hecho a virtud del cual ya goza de un prestigio y una clientela en su giro de negocios, clientela que asocia la expresión "construcciones varela" o "constructora varela" a dicha empresa.

Por el contrario Héctor Varela y Compañía Limitada, es una sociedad de personas que se constituyó como tal el año 2003, y que inicia recién su giro de negocios asesoría en ingeniería y construcción, razón por la cual no es factible que induzca a confusión a los usuarios de Internet, en cuanto a introducir en dicha red, confusión en cuanto a la identidad de ambas empresas, considerando que los giros de negocios no son idénticos, según se señaló en el numero anterior.

 

7.- Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que Valera y Compañía Limitada, puede ser titular y consecuentemente operar o administrar el nombre de dominio "valera-cia.cl", en consideración a que los giros de negocios de ambas empresas en disputa no son idénticos, según se ha razonado en los números anteriores, sin que ello signifique desconocer la titularidad de las marcas comerciales de que es titular Construcciones Varela S.A., en el marco regulatorio de la Ley Nº 19.039, de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

 

 

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad, asignar el nombre de dominio "varela-cia.cl", a  Héctor Varela y Compañía Limitada. 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo y a don Francisco José Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo

 

 

 

Francisco José Aguayo Bahamondes