Fallo de Arbitraje "vascos.cl", NIC Chile

1.1. Primer Solicitante: «Vascos Impresores Limitada», domiciliado en De las Claras 195, Oficina 1-B, Providencia, santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por su contacto administrativo doña María Gloria Ubilla Nogueira.

1.2. Segundo Solicitante: «Viña Los Vascos S.A.», domiciliado en Benjamín 2944, departamento 31, Las Condes, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por el abogado don Luis Fernando Ureta Icaza.

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <vascos.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

Con fecha 15 de julio de 2002, Vascos Impresores Limitada solicitó la inscripción del nombre de dominio <vascos.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Viña Los Vascos S.A. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <vascos.cl> con fecha 23 de julio de 2002, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF02462, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 23 de diciembre de 2002, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 22 de enero de 2003, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 045-2002.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 22 de enero de 2003 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don Luis Fernando Ureta Icaza, representante del Segundo Solicitante Viña Los Vascos S.A., en presencia de este árbitro y con la asistencia del egresado de Derecho don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por el compareciente, por el árbitro y por el actuario.

Con fecha 25 de enero de 2003 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a las partes por correo electrónico con igual fecha. En el Artículo Primero de la referida resolución, literal A.), se dispuso que en caso que las partes presenten un avenimiento destinado a poner término al presente litigio, hasta el día 18 de febrero de 2003, de ser aprobado, se dictaría sentencia definitiva resolviendo la asignación del nombre de dominio en disputa. En el literal B.) se indicó el monto de los honorarios arbitrales de cargo del Segundo Solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del apartado 8 del Anexo, y se dispuso que toda resolución dictada en este proceso produciría efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico.

Las demás reglas de procedimiento establecidas en la referida resolución fueron básicamente las siguientes:

- «Artículo Segundo: Sólo en caso que el segundo solicitante cumpla oportunamente con la consignación indicada en el apartado B) del artículo Primero de esta resolución, este tribunal dictará una resolución en la cual fijará un plazo para que el primer solicitante presente, en documento impreso y firmado, los argumentos en virtud de los cuales sostiene tener derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En dicha presentación, el primer solicitante deberá además cumplir con los siguientes requisitos: a) Acompañar todas las pruebas en que funda su pretensión; b) Acompañar copia de la escritura en donde la personería del representante del primer solicitante y copia del RUT de dicha sociedad, y en caso de comparecer a través de un abogado, se deberá además acreditar la personería del compareciente; c) Designar un domicilio postal del primer solicitante; y d) Designar una o más direcciones de correo electrónico del primer solicitante.-

- «En caso que el primer solicitante no cumpla íntegra y oportunamente con todo lo indicado en este artículo Segundo, se tendrá a dicha parte por desistida de su solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa, el cual será asignado al segundo solicitante. Sin perjuicio de ello, se seguirán considerando hábiles tanto el domicilio postal como la(s) direccion(es) de correo electrónico del primer solicitante, singularizados en la primera resolución de autos.

- «Artículo Tercero: Sólo en caso que el primer solicitante cumpla con lo dispuesto en el artículo Segundo precedente de esta resolución, el tribunal dictará una resolución en la cual fijará un plazo para que el segundo solicitante presente por escrito los argumentos en virtud de los cuales sostiene tener derecho sobre el nombre de dominio en disputa, debiendo acompañar todas las pruebas en que funda su pretensión, todo ello bajo apercibimiento de tener a dicha parte por desistida de su solicitud de inscripción del dominio en disputa, el cual será asignado al primer solicitante.

- «En caso que el segundo solicitante cumpla oportunamente con lo anterior, el tribunal fijará un plazo común no superior a seis días para que las partes realicen observaciones a las presentaciones y/o pruebas contrarias, sin que puedan acompañar nuevos documentos. Vencido dicho plazo, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.»

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 14 de febrero de 2003, Viña Los Vascos S.A. cumplió con la carga impuesta en la resolución indicada de fecha 25 de enero de 2003, consignando oportunamente los honorarios arbitrales.

Con fecha 29 de marzo de 2003 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: « VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que el segundo solicitante cumplió oportunamente con la consignación de los honorarios arbitrales; Y visto además lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución de fecha 25 de enero de 2003 que contiene las normas de procedimiento; SE RESUELVE: El Primer Solicitante tendrá plazo hasta el día 10 de abril de 2003, para presentar, en documento impreso y firmado, los argumentos en virtud de los cuales sostiene tener derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En dicha presentación, el primer solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Acompañar todas las pruebas en que funda su pretensión; b) Acompañar copia de la escritura en donde la personería del representante del primer solicitante y copia del RUT de dicha sociedad, y en caso de comparecer a través de un abogado, se deberá además acreditar la personería del compareciente; c) Designar un domicilio postal del primer solicitante; y d) Designar una o más direcciones de correo electrónico del primer solicitante.- En caso que el primer solicitante no cumpla íntegra y oportunamente con todo lo indicado precedentemente, se tendrá a dicha parte por desistida de su solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa, el cual será asignado al segundo solicitante.»

Con fecha 10 de abril de 2003, Vascos Impresores Limitada presentó un escrito dando cumplimiento a la referida resolución de fecha 29 de marzo de 2003, en adelante el «Presentación Principal del Primer Solicitante».

Con fecha 12 de abril de 2003 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «A la presentación efectuada por el primer solicitante con fecha 10 de abril de 2003: Téngase por cumplido lo ordenado y por acompañados documentos estatutarios y RUT. Remítase por esta misma vía a la contraparte copia de la presentación en que recae esta resolución. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que el Primer Solicitante cumplió oportunamente con lo ordenado en la resolución de fecha 29 de marzo de 2003, y visto además lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución de fecha 25 de enero de 2003 que contiene las normas de tramitación; SE RESUELVE: El Segundo Solicitante, Viña Los Vascos S.A., tendrá plazo hasta el día 25 de abril de 2003, para presentar, en documento impreso y firmado, los argumentos en virtud de los cuales tendría derechos o intereses legítimos para ser asignatario del nombre de dominio en disputa, debiendo acompañar a dicha presentación todas las pruebas en que funda su pretensión, todo ello bajo apercibimiento de tener a dicha parte por desistida de su solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa. Dicha parte deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la resolución de fecha 25 de enero de 2003, que contiene las normas de tramitación.»

Con fecha 25 de abril de 2003, Viña Los Vascos S.A. presentó un escrito dando cumplimiento a la referida resolución de fecha 12 de abril de 2003, en adelante el «Escrito Principal del Segundo Solicitante».

Con fecha 9 de mayo de 2003 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo la presentación efectuada por el Segundo Solicitante con fecha 25 de abril de 2003: A LO PRINCIPAL: Por presentada la demanda, se resolverá en definitiva. AL OTROSI: Por acompañados los documentos, pudiendo ejercerse la facultad de impugnación dentro del término del traslado que se confiere a continuación. Por esta misma vía, dése copia digitalizada de dicha presentación al Primer Solicitante, sin perjuicio de su facultad de solicitar al tribunal copia impresa de la misma y de los documentos acompañados. VISTOS: El mérito de autos y lo dispuesto en la resolución de fecha 25 de enero de 2003, que contiene las normas de tramitación: SE RESUELVE: Ambas partes tendrán plazo hasta el día 19 de mayo de 2003, para realizar observaciones a las presentaciones y/o pruebas contrarias, sin que puedan acompañar nuevos documentos. Vencido dicho plazo, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.- Ambas partes deberán además dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la resolución de fecha 25 de enero de 2003, que contiene las normas de tramitación.»

Ninguna de las partes hizo uso del término antes indicado, por lo cual conforme a lo dispuesto en las normas de procedimiento, reiterado en la resolución precedente de fecha 9 de mayo de 2003, a contar del día 19 de mayo de 2003, el proceso quedó en estado de sentencia.

De los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

- Que el Primer Solicitante es una sociedad de responsabilidad limitada, con domicilio en Santiago de Chile, constituida con fecha 1º de julio de 1998 e inscrita en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 10 de julio de 1998.

- Que el giro de dicha firma es la explotación industrial y comercial relacionadas con las actividades de la industrias gráficas y fotomecánicas en general, la impresión gráfica y el diseño de toda clase de documentos, publicidad, impresión y edición de textos, representación de productos, y otros rubros afines.

El Segundo Solicitante Viña Los Vascos S.A. es una sociedad anónima del giro de su denominación.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

- Que dicha firma el titular de los nombres de dominio <losvascos.cl>, de fecha 25 de noviembre de 1999, <vinalosvascos.cl>, de fecha 3 de noviembre de 1999 y <vinalosvascos.com>, de fecha 18 de abril de 2002.

- Que es titular de los registros marcarios Nº 650.317, Nº 603.528, Nº 570.536, Nº 570.731, correspondientes a las marcas LOS VASCOS, LES BASQUES, LE DIX DE LOS VASCOS Y LE DIX DE LOS VASCOS, respectivamente, todos para distinguir productos de la clase 33.

- Que dicha firma ha realizado diversa publicidad, según consta de las impresiones de páginas web y publicaciones de prensa acompañados a los autos.

El Primer Solicitante, Vascos Impresores Ltda., básicamente afirma lo siguiente:

- Que es una firma constituida con fecha 1º de julio de 1998, ante el Notario Camilo Valenzuela Riveros, según consta en el repertorio Nº 1405/98, y su razón social es «Vascos Impresores Limitada».

- Que la referencia al nombre «vascos» fue utilizado por la ascendencia de los propietarios de la empresa, originarios del país Vasco.

- Que la inscripción del nombre de dominio en disputa no pretende sino mostrar a través de dicho nombre genérico, a dicha empresa.

- Que jamás ha pretendido menoscabar los intereses de Viña Los Vascos S.A., ni de ninguna otra empresa que tenga relación con dicho nombre.

- Que aun cuando no ha registrado la marca VASCOS IMPRESORES, ésta corresponde a su isotipo, tal como el que aparece en su membrete.

- Que es una firma comercialmente activa, con iniciación de actividades ante el SII, con R.U.T. que le identifica como «Vascos Impresores Ltda.», con cuentas corrientes vigentes con tres bancos comerciales.

- Que cuenta con proveedores de renombre en el mercado nacional, tales como, GMS, HAGRAF, DIMAR, EDIPAC, DIST. DE PAP. INDUSTRIALES, entre otros, y que sus clientes son conocidos en el mercado, tales como CNS, FANALOZA, VIRUTEX, CGE, entre otros.

El Segundo Solicitante, Viña Los Vascos S.A., básicamente afirma lo siguiente:

- Que dicha parte se formó a comienzos de la década de 1980, con dedicación exclusiva a la exportación de sus vinos al mundo, sin embargo, la viña como tal, existe en el mismo lugar, por más de 200 años, cuando los ancestros de los propietarios originales trajeron desde Francia las cepas que dieron origen a las viñas que hoy en día están en producción. Que en 1988, Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), propietarios, entre otros, de Chateau Lafite, adquirieron Los Vascos, iniciando ese año un adecuado programa de modernización e inversiones, contribuyendo además con el savoir faire para obtener vinos de alta calidad. Hoy en día, controlado por Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) y bajo su directa supervisión técnica, Los Vascos está comprometido en producir finos y consistentes vinos, cuya elegancia y armonía sea compartida con exigentes conocedores alrededor del mundo. Los principales mercados de los vinos Los Vascos son los Estados Unidos, Ale mania, Suiza, Japón y México, entre otros veinticinco países en todo el mundo.

- Que la viña está localizada en la provincia de Colchagua, una de las zonas vitivinícolas más tradicionales de Chile, con características microclimáticas muy particulares, con excelentes condiciones para producir uvas de alta calidad. Que cuenta con 500 Hás. dedicadas a la producción de uvas de variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay.

- Que desde el año 1999 cuenta con el sitio web en Internet <www.losvascos.cl> y que además es titular de los nombres de dominio <vinalosvascos.cl>, de fecha 3 de noviembre de 1999 y <vinalosvascos.com>, de fecha 18 de abril de 2002.

- Que ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país, como consta de los documentos acompañados.

- Que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real".

- Que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Por ello, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

- Que si el nombre de dominio <vascos.cl> se le adjudicara a Vascos Impresores Limitada sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de <www.vascos.cl>, se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para mi mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet.

- Que si se asignara el nombre de dominio al la contraparte se estaría produciendo una dilución de su marca LOS VASCOS y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio <vascos.cl> con la intención de informarse sobre los productos que comercializa dicha parte en el país y se encontraran con cualquier otra información, sobretodo teniendo en cuenta que dicha parte tiene dominios para su marca en extensiones .cl y .com.

- Que existe una teoría conforme a la cual el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. La aplicación de este criterio obliga a concluir que dicha parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio <vascos.cl>, debido a que es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional a la denominación «Vascos».

- Que no existe ningún registro marcario para la expresión «vascos», a nombre del Primer Solicitante, lo cual reviste vital importancia, ya que al momento de trabarse la litis la contraparte no tenía ningún derecho sobre la expresión «vascos», por lo tanto el mejor derecho lo detenta el Segunda Solicitante.

- Que no es posible aplicar el principio first come first served en el caso de autos, ya que este sólo sirve de principio dirimente en el caso de que ambas partes cuenten con igualdad de derechos frente a un nombre de dominio, y en caso de autos el Segundo Solicitante cuenta con derechos adquiridos previos a la solicitud del nombre de dominio, derechos con los que no cuenta la contraparte y que no pueden ser ignorados por esta ni por este tribunal, lo que impide que se proceda a aplicar el principio antes señalado en el caso de autos.

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de 'arbitrador', y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio y la situación jurídica en que éstas se hallan con respecto a un nombre de dominio en conflicto, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se encuentran en igualdad o paridad de posiciones jurídico-procesales dentro del litigio, al mismo tiempo que se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio en conflicto, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se aborda este fallo.

Previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio, conforme al sistema de la RNCh. Al respecto, conforme se explica más abajo, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se encuentran en igualdad o paridad de posiciones jurídico‑procesales dentro del litigio.

Para explicar esta temática resulta fundamental primeramente referirse a la naturaleza jurídico‑procesal de las solicitudes sobre un nombre de dominio del ccTLD <.cl> en el contexto de un conflicto por asignación, vale decir, en un supuesto en que convergen dos o más solicitantes sobre un mismo SLD.

Cierta práctica y corriente jurisprudencial ha entendido que el o los solicitantes posteriores son verdaderos «oponentes» con respecto a la solicitud originaria, postura que no se concilia, a juicio de este sentenciador, con los fundamentos y consecuencias la institución de la oposición en términos generales, según se explica en los siguientes párrafos.

En el derecho nacional existen procedimientos que tienen por objeto la constitución o nacimiento de una posición o situación jurídica, y en cuyo íter procedimental se contemplan vías de oposición por parte de terceros interesados. Así ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de cambio de nombre (art. 2 de la Ley Nº 17.344), regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz (arts. 11 y sgts. del Decreto Ley Nº 2.695, del año 1979), inscripción de variedades vegetales (arts. 24 y sgts. de la Ley Nº 19.342) e inscripción de marcas comerciales y patentes de invención (art. 5 de la Ley Nº 19.039). Dicho mecanismo de oposición se contempla además, con caracteres de aplicación general, para los procedimientos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa (art. 823 del Código de Procedimiento Civil).

En este contexto es relevante precisar cuál es el contenido de la pretensión de oponente en los casos antes reseñados. Si bien la particularización de dicha pretensión dependerá de cada caso concreto y de la naturaleza del proceso en el cual interviene el oponente, es posible sostener en términos generales que la pretensión de todo oponente es impedir que la solicitud o petición del solicitante o peticionario sea accedida o aceptada por el órgano que detenta las potestades administrativas o jurisdiccionales, o al menos que dicha petición sea accedida en términos más restringidos o limitados que los manifestados por el peticionario. Pero es fundamental subrayar que en ninguno de estos casos el oponente tiene la posibilidad de acceder en el mismo proceso jurisdiccional o administrativo al bien u objeto en que recae la petición impugnada. Así, por ejemplo, el oponente a la solicitud de cambio de nombre no puede solicitar en el mismo proceso que su propio nombre sea reemplazado por aquél que es objeto de la solicitud; tampoco el oponente a la inscripción de una marca comercial puede solicitar que dicha marca le sea concedida como consecuencia de aceptarse su oposición.

Todo lo anterior demuestra que la institución de la oposición en los procedimientos reglados tiene por finalidad dar la posibilidad que terceros interesados o posiblemente afectados puedan hacer valer sus derechos impidiendo la aceptación de la solicitud impugnada, o al menos obteniendo su limitación o modificación. Se trata, en términos jurídico-procesales, de una acción cautelar, que en todo caso no supone ni conlleva una petición o solicitud sobre el mismo bien u objeto de la solicitud impugnada.

Con arreglo a lo expuesto, la institución de la oposición no parece ser aplicable en el sistema de la RNCh a los supuestos en que concurren dos o más solicitudes sucesivas sobre un mismo nombre de dominio. En opinión de este sentenciador, los solicitantes posteriores no deducen pretensiones de oponente, en los términos antes desarrollados, ya que el contenido de la solicitud posterior corresponde a una petición sobre el mismo bien u objeto de la solicitud precedente, de tal suerte que la finalidad de la intervención del solicitante posterior en el proceso de registro es obtener para sí la asignación del nombre de dominio disputado, siendo el rechazo a la petición de el o los solicitantes prioritarios sólo una consecuencia de ello. Por estas mismas razones tampoco puede aplicarse en derecho a los solicitantes posteriores la calidad de «demandantes», a lo cual debe agregarse el hecho que el acto jurídico en virtud del cual nace el conflicto de intereses -la solicitud posterior- no es una «demanda» propiamente tal, pues carece de todos los elementos propios de ésta.

Visto desde otro ángulo, sostener que el o los solicitantes posteriores son oponentes o demandantes implica admitir al mismo tiempo que el primer solicitante tendría la calidad de «demandado», lo cual no se concilia con el sistema de la RNCh que admite la existencia de pluralidad de solicitantes. En efecto, en los supuestos en que concurren tres o más solicitantes habría que entender que todos ellos, salvo el primero, son demandantes, conclusión insatisfactoria pues no soluciona consecuentemente cuál ha de ser la posición procesal de los solicitantes posteriores entre sí, esto es, si son demandantes o demandados; otra posibilidad, e incluso una suerte de paliativo a la solución precedente, sería entender que en los supuestos de pluralidad de solicitantes todos ellos se demandan entre sí, en una suerte de juicio caótico en que confluyen multiplicidad de actores y demandados, ostentando todos ellos a la vez una doble naturaleza procesal respecto de unos mismos hechos, solución cuya sola enunciación demuestra su incoherencia lógica y jurídica.

Por todas estas razones, parece más armónico con las normas regulatorias de la RNCh y con los principios generales del derecho nacional entender que en los conflictos generados a virtud de dos o más solicitudes de inscripción de nombres de dominio no existen oponentes, demandantes ni demandados, sino únicamente diversas partes, llamadas «solicitantes», todas ellas portadoras en definitiva de una misma pretensión final y que por lo mismo se hallan, unas respecto de las otras, en la misma posición procesal.

Concordante con lo anterior, la tramitación de este proceso se ha seguido conforme a los postulados asumidos, dando cuenta de ello las reglas de procedimiento establecidas, los estadios procesales cronológicamente comunes y la equivalente carga de la prueba para ambas partes.

6.1.3. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

Resulta también necesario precisar cuál es la situación jurídica en que se hallan las partes con respecto al nombre de dominio en conflicto, de acuerdo al sistema de la RNCh. Al respecto, según se explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinión que todas las partes se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio en conflicto.

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado first come first served, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que se suele denominar en la práctica -con dudoso acierto- «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado[1].

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, cabe señalar que la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada -una suerte de obligación negativa- afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de ultima ratio.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio first come first seved, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

A mayor abundamiento, el razonamiento antes desarrollado es plenamente concordante con otros sistemas que tienen por objeto la constitución o declaración de un derecho, y en donde pueden converger dos o más solicitudes. Así por ejemplo, en materia de marcas comerciales y patentes de invención, el reglamento de la Ley 19.039 dispone en su art. 22 que «En caso que dos o más solicitudes de privilegios interfieran entre sí, tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado primero al Departamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del Departamento, se determine quién es el verdadero creador». Otro tanto sucede en materia de variedades vegetales, en donde conforme al art. 30 de la Ley 19.342, se dispone que «Si se presentaren dos o más solicitudes respecto de una misma variedad, se preferirá aquélla que exhiba mejor título. Para el caso que no pudiere determinarse con precisión cuál es el mejor título o éstos fueren semejantes, se preferirá la solicitud más antigua».

6.1.4. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio first come first seved en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto supra 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD litigioso, criterios que -para mantener una coherencia metodológica- deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh. Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de la identidad, que implica preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso; el criterio cronológico, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la notoriedad, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del abuso de derecho, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh[2]; y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil -o acaso imposible- solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables[3].

6.1.5. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

a) Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad: Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»[4], el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendía más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un web, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[5].

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante erga omnes, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad[6] o bien a futuro.

b) Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil: Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

c) Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros: A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.[7]

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto supra 6.1.4.

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal y/o ética mercantil

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados supra 6.1.5., cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la palabra «vascos» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, conforme a los elementos de prueba no objetados aportados por el Primer Solicitante queda acreditado que dicha parte es una sociedad dedicada al giro de imprenta, diseño, edición de textos y publicidad. Por su parte, en virtud de los elementos de prueba no objetados aportados por el Segundo Solicitante, queda acreditado que dicha parte es una sociedad dedicada al giro vitivinícola.

Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en circuitos comerciales totalmente disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o con la ética mercantil.

Adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

Según se encuentra acreditado en autos -supra 4.1.-, la razón social del Primer Solicitante es «Vascos Impresores Limitada», según escritura pública de constitución de fecha 1º de julio de 1998.

De lo anterior se concluye que el Primer Solicitante detenta derechos adquiridos sobre su nombre social «Vascos Impresores Limitada», desde el año 1998, siendo el núcleo característico o evocativo de dicho nombre la palabra «vascos», dado que el vocablo «impresores» resulta genérico para el giro social de dicha parte, mientras que la expresión «limitada» corresponde a la designación obligatoria aplicable al tipo societario de dicha parte. La referida palabra «vascos» está reproducida íntegramente en el nombre de dominio disputado. Además, el derecho en cuestión es preexistente a la fecha de la primera solicitud sobre el nombre de dominio en análisis.

Por su parte, según se encuentra acreditado en autos -supra 4.2.- el Segundo Solicitante es titular de la marca LOS VASCOS, registrada a su nombre en Chile bajo el Nº 650.317, con fecha 28 de noviembre de 2002, renovación del registro Nº 395.087, para distinguir productos de la clase 33, expresión que además corresponde a su nombre social «Viña Los Vascos S.A.» Dicha parte es, además, titular de la marca LE DIX DE LOS VASCOS, inscrita bajo los Nº 570.536 y Nº 570.731, ambos para distinguir productos de la clase 33, inscritos en junio de 2000. Dicha firma es también titular de los nombres de dominio <vinalosvascos.cl>, de fecha 3 de noviembre de 1999 y <vinalosvascos.com>, de fecha 18 de abril de 2002.

De lo anterior se concluye entonces que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre la marca comercial LOS VASCOS, desde el año 1992 -época que corresponde a la primera inscripción de dicha marca en Chile-, sobre el nombre de dominio <losvascos.cl> desde el año 1999, y sobre el nombre social «Viña Los Vascos S.A.», cuya data de constitución no consta en autos, pero que en todo caso igualmente es precedente a la fecha de su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso. Además, el núcleo característico o evocativo de dicho nombre social es la expresión «los vascos», dado que el vocablo «viña» resulta genérico para el giro social de dicha parte, mientras que la sigla «S.A.» corresponde a la designación obligatoria aplicable al tipo societario de dicha parte. En consecuencia, tanto la marca comercial LOS VASCOS, el nombre de dominio <losvascos.cl>, así como el núcleo característico o evocativo del nombre social del Segundo Solicitante, «los vascos», están aludidos en el nombre de dominio disputado.

Todo lo anterior lleva a concluir que ninguna de las solicitudes en disputa contraría derechos válidamente adquiridos, puesto que ambas partes son respectivamente titulares de derechos sobre signos distintivos cuyos núcleos característicos o evocativos están reproducidos o aludidos, en su caso, en el nombre de dominio disputado.

6.4. Análisis comparativo de la situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en el apartado 14 de la RNCh, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos.

En consecuencia, dado que las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de la referida norma, la controversia deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a las razones de prudencia y equidad. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva y excluyente.

Un primer aspecto que conviene analizar es el aquí llamado criterio de la identidad, que implica preferir la pretensión de aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso. En la especie, ninguno de los nombres sociales o marcas invocados por las partes es idéntico al SLD del dominio litigioso, no obstante lo cual debe advertirse que el núcleo característico o evocativo de la razón social del Primer Solicitante es la expresión «vascos», el cual sí es idéntico al nombre de dominio en disputa. Por su parte, tanto la marca comercial, el nombre de dominio precedente invocado y el núcleo característico o evocativo del nombre social del Segundo Solicitante, es la expresión «los vascos», la cual, si bien está aludida en el nombre de dominio disputado, no es idéntica al SLD del mismo. A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretensión del Primer Solicitante. Lo anterior resulta además coherente con los criterios prácticos de búsqueda intuitiva en la Red por parte de los usuarios, habida cuenta que el Segundo Solicitante ya es titular del dominio <losvascos.cl>, el cual reproduce de manera exacta su marca y el núcleo característico de su nombre social.

Otro antecedente a confrontar son los elementos cronológicos involucrados. En este sentido, según se ha destacado, el Primer Solicitante se constituyó como persona jurídica con fecha 1º de julio de 1998, mientras que la fecha de constitución del Segundo Solicitante no consta en autos, pero es indudable que al menos data del año 1992 -fecha de la primera inscripción de la marca LOS VASCOS- y en todo caso la fecha de nacimiento de dicho derecho marcario constituye un antecedente cronológico autosuficiente a estos efectos. Sobre este punto cabe concluir que los derechos del Segundo Solicitante son preexistentes, lo cual indica que debiera preferirse la pretensión del Segundo Solicitante. Con todo, no puede desconocerse que el breve lapso de tiempo entre uno y otro derecho -seis años- no resulta relevante o determinante como para preferir la pretensión de una parte es desmedro de la otra, basado en este solo antecedente.

Otro aspecto a considerar es el grado de notoriedad de las marcas o nombres sociales en los cuales las partes fundan sus pretensiones. En opinión de este sentenciador, si bien el Segundo Solicitante ha acreditado uso de su marca a través de la Red -mas no así uso de sus nombres de dominio invocados <www.losvascos.cl>, <www.vinalosvascos.cl> y <www.vinalosvascos.com>, como direcciones URL-, cabe puntualizar que dicho uso se refiere específicamente a la expresión «los vascos», y no al vocablo «vascos», y en todo caso no existen antecedentes suficientes como para concluir que la marca o nombre social de dicha parte ostenten una notoriedad tal en términos de advertirse un riesgo de confusión entre los usuarios de la Red o dilución de la marca respectiva, en caso de no asignarse el dominio en disputa a dicha parte, siendo ambas partes sociedades con rubros del todo disímiles. Más aún, dado que tanto la marca comercial como el núcleo característico o evocativo del nombre social del Segundo Solicitante es la expresión «los vascos», la cual de por sí es coincidente con el nombre de dominio <losvascos.cl>, de titularidad del Segundo Solicitante, no se advierte entonces potencial de confusión entre los usuarios de la Red ni riesgo de dilución de la marca homónima.

Desde otro ángulo, debe señalarse que no existen antecedentes en autos para suponer siquiera que alguna de las partes ha actuado de mala fe o que haya abusado de sus derechos sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa.

Además, si se analizan comparativamente tanto los derechos del Primer Solicitante sobre su nombre social, como los derechos del Segundo Solicitante sobre su marca comercial, nombre de dominio preexiste y nombre social que sustentan su pretensión, tampoco es posible concluir que unos sean de entidad superior a los otros, ya que todos ellos ostentan la naturaleza jurídica de signos distintivos. A este respecto debe hacerse presente que el propio Segundo Solicitante ha sostenido en autos que «el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios».

En consecuencia, dado que conforme a lo expuesto los fundamentos de las pretensiones de ambos solicitantes ostentan una importancia o relevancia equivalente, y atendido el hecho que no existen antecedentes para preferir una pretensión en desmedro de la otra, conforme a principios de prudencia y equidad, se concluye entonces que ambas solicitudes en conflicto se encuentran en una situación de igualdad relativa de condiciones, por lo cual corresponde solucionar la controversia en base al principio de prioridad en el tiempo o first come first seved, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar.

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, a juicio de este sentenciador no se configuran ninguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

En base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. Por otro lado, los fundamentos de las pretensiones de ambos solicitantes ostentan una importancia o relevancia equivalente, de manera que la controversia debe decidirse en base a quien solicitó el nombre de dominio en disputa en primer lugar, y en consecuencia, SE RESUELVE:

- Recházase la solicitud del nombre de dominio <vascos.cl> presentada por el Segundo Solicitante, Viña Los Vascos S.A.

- Asígnase el nombre de dominio <vascos.cl> al Primer Solicitante, Vascos Impresores Limitada.

Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

NOTAS:

[1] La tesis del mejor derecho sobre el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio -esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes- una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el interés legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Por otro lado, la tesis en análisis no logra solucionar las hipótesis de conflictos sobre nombre de dominio conformados por un signo distintivo y un agregado difamatorio, ya que en tales supuestos, en rigor, ninguna de las partes detenta derechos preexistentes sobre la expresión reproducida en el SLD del dominio litigioso (Vid. Fallo arbitral en caso < exoneradospoliticosdegasco.cl>). Finalmente, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un mejor derecho allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es preponderante, pero resulta que la tesis en análisis es utilizada sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

[2] Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de revocación de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.

[3] Los postulados desarrollados en los apartados precedentes (6.1.2. a 6.1.4.) fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

[4] Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

[5] Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

[6] Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La publicidad, propaganda y difusión que por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

[7] El contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos