NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "viajeselmercurio.cl"

VIAJESELMERCURIO.CL


Santiago, diez de Diciembre de dos mil dos.-


VISTOS:


I. PARTE EXPOSITIVA.


I.1.-  Compromiso.


Que con fecha 2 de Julio de 2002, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF01449/2002  denominada "Arbitraje dominio viajeselmercurio.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del nombre de dominio viajeselmercurio.cl. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con fecha 28 de Junio del año en curso. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.


Que por carta de fecha 9 de Julio de 2002 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 22 de Julio de 2002 a las 11:00 horas, en calle Agustinas No 1.291, Piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha carta y resolución a las partes, rolan a fs. 6 y 7 de estos autos arbitrales.



I.2.- Partes de este juicio arbitral.


Son partes en este proceso arbitral,  Inversiones Santa Anastassia S.A., R.U.T. No 96.898.350-4, Teléfono: 2256575, e-mail: invana_2000@xxxxx, domiciliada en calle Lautaro  No 551, comuna de Providencia, Santiago, en carácter de demandada, y Agustín Edwards E. y Compañía, R.U.T. No 78.733.740-6, representada por su socia administradora "Inversiones Canelo y Compañía", esta última, debidamente representada por don Fernando Lavena Arenas, domiciliados en Av. Pedro de Valdivia No 0193, Of. 81, comuna de Providencia, Santiago, Teléfono: 7533000, e-mail: erosselot@xxxxx hsiebel@xxxxx, dominios@xxxxx e ip@xxxxx, en carácter de demandante.






I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.


Con fecha 22 de julio del año dos mil dos, siendo las 11:05 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de doña Helena Siebel Bierwirth, en representación de "Agustín Edwards E. y Compañía", en carácter de agente oficiosa, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Dicho comparendo se llevó a efecto en rebeldía de la demandada "Inversiones Santa Anastassia S.A.", por lo cual no se produjo conciliación, y en el mismo se fijó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral, que tenía por objeto resolver las dificultades surgidas entre las partes con ocasión de la inscripción del nombre de dominio "viajeselmercurio.cl". La citada acta de comparendo rola de fs. 10 a 14 del expediente arbitral, y el certificado de correos que acredita la notificación por correo certificado de dicha acta a la parte demandada, rola a fs. 15 de autos.



I.4.-  Período de discusión.


I.4.1.- Demanda: De fs. 17 a fs. 20 vta. de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que la sociedad  "Agustín Edwards E. y Compañía", R.U.T. No 78.733.740-6, representada por su abogada patrocinante doña Helena Siebel Bierwirth, ambos domiciliados para dichos efectos en calle Amunátegui No 227, tercer piso, Santiago, dedujo en contra de "Inversiones Santa Anastassia S.A.", a fin de que, en definitiva, se asigne el nombre de dominio viajeselmercurio.cl a su representada "Agustín Edwards E. y Compañía", de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho que se señalan en la demanda, de los cuales se consignan los siguientes:



- Que el día 15 de marzo de 2001, Inversiones Santa Anastassia S.A. pidió el nombre de dominio "viajeselmercurio.cl", luego de lo cual presentó su solicitud el 19 de marzo de 2001 "Agustín Edwards E. y Compañía", atendida le existencia previa de diferentes registros de la marca "EL MERCURIO" o variaciones de la misma, entre los que destacan: "El MERCURIO" Reg.391.360 del 16/04/1992; "AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO" Reg.39235 del 15/06/1992; "El MERCURIO ONLINE" Reg. 455.544 del 15/03/1995; "EL MERCURIO FAX" Reg. 458.218 del 21/04/1995; "EL MERCURIO ECONOMIA Y NEGOCIOS" Reg. 450.098 del 12/07/1998; "CLUB DE LECTORES DE EL MERCURIO" Reg. 516.757 del 15/05/1998; "EL MERCURIO ELECTRÓNICOS" Reg. 548359 del 26/02/1999; "EMPRESA EL MERCURIO S.A.P" Reg. 540.831 del 27/04/1999; "REPORTAJES DEL MUNDO EN EL MERCURIO" Reg. 613.396, es decir, claramente se trata de una marca registrada (renovación de registros de hace ya muchos años), que es plenamente identificada por los consumidores con la actora.





-Que asimismo, el actor es titular de los siguientes nombres de dominio, que incluyen la expresión "el mercurio" tales como los siguientes: diarioelmercurio.cl; elmercurio.cl; elmercurioeconomicos.cl; elmercurionline.cl; mercurioantofagasta.cl; mercuriocalama.cl; mercuriovalpo.cl; viajeselmercurio.cl; elmercurio.com y; el-mercurio.com 


- Que según el actor el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Es así como en una página "cocacola.cl" o "viajescocacola.cl" se pretende encontrar efectivamente a la empresa que tiene "COCA COLA" dentro de sus marcas, así como los productos y servicios que ofrece y no a otra empresa que preste servicios absolutamente diferentes, lo que también ocurre en el presente caso, en que los usuarios de Internet al ingresar a la red y solicitar la página www.elmercurio.cl desean encontrar en ella todos los servicios que presta la parte demandante, en relación con su marca "EL MERCURIO". En efecto, esta marca es ampliamente conocida por los consumidores y la asocian con la actora, ya que se encuentra registrada hace ya muchos años ante el Departamento de Propiedad Industrial y ha sido ampliamente difundida tanto en Chile como en el extranjero.


- Que de acuerdo al derecho comparado, así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet, por lo que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.


- Que si se asignara el nombre de dominio a "Inversiones Santa Anastassia S. A." se estaría produciendo una dilución de la marca "EL MERCURIO", lo cual podría causar graves confusiones entre los consumidores. Que el titular de un nombre de dominio debe haberle conferido a su signo fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional, si es que se encuentra en conflicto con otro, para poder considerarse que tiene un mejor derecho a éste.


- Que la asignación del dominio "viajeselmercurio.cl" al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de la Normativa Marcaria vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia.







- Que, en definitiva, de acuerdo a los registros referidos así como a la fama y prestigio tanto nacional como internacional logrado por la actora a través de su marca "EL MERCURIO" y otras relativas a este mismo nombre de dominio o marca comercial, claramente se puede apreciar que la parte demandante, es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio materia de autos.  

  

I.4.2.- Traslado y contestación de la demanda: A fs. 53 de estos autos arbitrales figura la resolución recaída al escrito de demanda, y por la cual, se confirió traslado de la misma por el término de quince días hábiles y se tuvo presente la personería y el patrocinio conferido en la causa a la abogada doña Helena Siebel Bierwirth. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 54 y a fs. 55 de autos.


Por resolución de fecha doce de Septiembre del año 2.002, y que rola a fs. 56 de estos autos arbitrales, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada el traslado que le fuera conferido a fs. 53 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 57 y fs. 58 de autos.


I.5.- Prueba


1.5.1.-  Interlocutoria de Prueba:  Por resolución de fs. 56 de autos dictada con fecha doce de Septiembre del año 2.002, se recibió la causa a prueba en este expediente arbitral, por el término de ocho días hábiles, y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido, el siguiente: "Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio viajeselmercurio.cl". Tal como se señaló precedentemente, dicha resolución fue notificada a las partes por correo certificado, según consta a fs. 57 y fs. 58 de autos.


1.5.2.- Prueba documental: La parte demandante acompañó en su escrito  de fs. 59 de autos, y con citación de la contraria, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada y que rolan de fs. 61 a fs. 111 de este expediente arbitral: i) Fotocopias de los documentos denominados Registros de Marcas Comerciales, Solicitudes de Registro o Renovación de Marcas Para Productos, y Caratulas del Departamento de Propiedad Industrial, que señala a la "Empresa El Mercurio S.A.P."  y/o a la actora,  como titular de la marca comercial "El Mercurio Zona de Contacto", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio", para distinguir  "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio", para distinguir "servicios", que corresponden a la clase 36; la marca "El Mercurio", para distinguir "servicios", que corresponden a la clase 41; la marca "El Mercurio", para distinguir "servicios", que corresponden a la clase 35; la marca "El Mercurio", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 28; la marca "El Mercurio", para distinguir "productos" de la clase C28; la marca "El Mercurio", para distinguir "servicios", que corresponden a la clase 38; la marca "El Mercurio", para distinguir "servicios", que corresponden a la clase 38; la marca "El Mercurio", con cobertura "servicios" de la clase C38; la marca "El Mercurio", para distinguir "servicios", que corresponden a la clase 38, la marca "El Mercurio", con cobertura "servicios" de la clase C38; la marca "El Mercurio Para Comprar", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio Economía y Negocios", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca  "El Mercurio Economía y Negocios", para "productos" de la clase C16; la marca "El Mercurio On Line", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio On Line", para distinguir "servicios", que corresponden a la clase 38; la marca "El Mercurio Fax", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio Fax", en favor de Agustín Edwards E. y Compañía; la marca "El Mercurio Suplemento Comunal de Ñuñoa", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio Suplemento Comunal de Ñuñoa", la marca " El Mercurio Online", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca" El Mercurio Suplemento Comunal de La Florida", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio", para distinguir  "servicios", que corresponden a la clase 42; la marca "El Mercurio Se Arrienda Avisos Económicos", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio Express", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio Electrónico", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio Electrónico" para distinguir  "servicios", que corresponden a la clase 38; la marca "El Mercurio Económicos Clasificador Palabra Que Vende Más" para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio de Valparaíso", para distinguir "productos" que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio de Antofagasta", para distinguir  "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio Tecno 100", para distinguir "productos" , que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio del Sur", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio del Norte", para distinguir  "productos", que corresponden a la clase 16; la marca "El Mercurio", para distinguir "productos", que corresponden a la clase 16, según Registro No 600.482;  ii) a.- Fotocopia en color de la portada de la Revista del Domingo En Viaje de fecha 10 de Agosto de 2002; b.- Revistas del Domingo En Viaje , No 1.858, publicada por El Mercurio el día 28 de julio de 2002; No 1.257 publicada por El Mercurio el día 20 de enero de 1991; No 1.256 publicada por El Mercurio el día 13 de enero de1991; c.- Portada del diario El Mercurio, No 60.141 de fecha 21 de agosto de 2002.                                                  


I.6.-  Observaciones a la prueba: Por resolución de fecha 9 de Octubre del año en curso, el tribunal confirió a las partes un plazo de cinco días, a fin de que formulasen observaciones a la prueba.  Dicha resolución rola a fs.115 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución rolan a fs. 116 y 117 de estos autos arbitrales.


I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.


Por resolución de fecha 30 de Octubre del año en curso, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó  medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs.118 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución rolan a fs. 119 y  a fs.120 de este expediente arbitral.

II. PARTE CONSIDERATIVA


1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido como objeto, tal como se consignó en el acta del comparendo de conciliación de autos, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio viajeselmercurio.cl.


2.- Que en este proceso arbitral, "Inversiones Santa Anastasia S.A." ha tenido el carácter de demandada y "Agustín Edwards y Compañía" ha tenido el carácter de demandante. Consecuentemente con lo anterior, ha correspondido al demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y al demandado desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte.


3.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios no objetados por la contraria, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, lo siguiente: i) que "Agustín Edwards y Compañía" es titular de diversas marcas comerciales constituidas no solo por la expresión "El Mercurio" sino que también por frases que incluyen dicha expresión, relativas a diversos productos y servicios; ii) que el Diario El Mercurio publica un suplemento semanal denominado "Revista del Domingo En Viaje", que goza de fama y prestigio en el país, y que se destaca por sus reportajes y variadas ofertas de paquetes turísticos y tours y: iii) que la marca "El Mercurio" para distinguir productos de la clase 16, goza de fama y notoriedad a nivel nacional.


4.- Que este juicio arbitral se ha tramitado en rebeldía de la parte demandada, la cual no ha acompañado en autos prueba de ninguna especie, tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.


5.-  Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante...  - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".


6.-  Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que "Agustín Edwards y Compañía" goza de mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "viajeselmercurio.cl", en virtud de la fama y prestigio que en el ámbito nacional goza la marca comercial "El Mercurio" para distinguir productos de la clase 16, y en especial, por la función de promoción y oferta de paquetes turísticos y tours que realiza la "Revista del Domingo En Viaje", suplemento del Diario El Mercurio.




  III. PARTE RESOLUTIVA


Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:


1.-  Asígnese el nombre de dominio viajeselmercurio.cl a la sociedad  Agustín Edwards E. y Compañía, R.U.T. No 78.733.740-6.


2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, no se estima pertinente condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular.


3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.





Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.