Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "vidactiva.cl"

JUICIO ARBITRAL

“JAIME HUMBERTO SIERRA SILVA

con

COMPAÑÍA  DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Santiago, a 14 de Enero de 2002.

MAT: Asignación de nombre de dominio “vidactiva.cl”.

Antecedentes:

El día 8 de Noviembre de 2000 se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio NIC375/2000 denominada “Arbitraje dominio “VIDACTIVA.CL”, con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio “vidactiva.cl” presentadas por 1) don JAIME HUMBERTO SIERRA SILVA, RUT 10.301.776-9, domiciliado en Balmaceda 371, Cabaña 8, Los Angeles, con fecha 20 de Marzo de 2000; y 2)  COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS, representada por Weekmark Ediciones y Servicios Ltda., RUT 99.012.000-5, domiciliada en Avenida El Bosque Norte 180, piso 1, Las Condes, Santiago, con fecha 4 de Abril de 2000.

Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

El día 14 de Diciembre de 2000 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de doña María Teresa Diez Ruiz de Alda, en representación de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., apoderado con poder suficiente; y de don Jaime Humberto Sierra Silva, por sí. La conciliación no se llevó a efecto, se acordó el procedimiento a seguir y se nombró actuaria a doña Verónica Toro Guerrero, quien aceptó el cargo y asumió las funciones de inmediato.

Con fecha 15 de Enero de 2001 cada parte presentó su respectiva demanda y con fecha 6 de Abril de 2001 cada parte se tuvo por notificada de la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

Con fecha 18 de Enero de 2001 el Arbitro puso a disposición de las partes el nombre de dominio “vitactiva.cl”, como una forma de llegar a un avenimiento en el presente caso, proposición que fue desestimada por ambas partes.

Con fecha 6 de Abril de 2001 se tuvieron por presentadas las demandas y se confirió traslado de las mismas.

Con fecha 23 de Abril de 2001 Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. contestó la demanda presentada por don Jaime Humberto Sierra Silva y acompañó documentos.

Con fecha 24 de Abril de 2001, Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. acompañó material publicitario adicional al acompañado en su demanda.

Con fecha 8 de Mayo de 2001 don Jaime Humberto Sierra Silva contestó la demanda presentada por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y acompañó documentos.

Con fecha 18 de Diciembre de 2001 se tuvieron por evacuados los traslados conferidos y se acompañaron documentos.

Con fecha 19 de Diciembre se citó a las partes a oír sentencia.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

Comparece en su escrito de demanda don Humberto Carrasco Blanc, en representación de don Jaime Humberto Sierra Silva, y expone como fundamento de su demanda: a) el “mejor derecho” que le asistiría por haber presentado la solicitud para inscribir el nombre “vidactiva.cl” en primer lugar y por no tener registrado dicho nombre la contraria en otros TLDs; b) el hecho que vidactiva.cl constituye un sitio que informa sobre las actividades que se pueden realizar durante el tiempo libre, lo cual no se relaciona con los seguros; c) la buena fe con la cual se solicitó el nombre, con la intención de desarrollar un sitio web que en nada crearía confusión con la contraparte; d) la falta de identidad entre el nombre de dominio solicitado y la marca que posee la contraria; e) el hecho de solicitar la inscripción de la marca “vidactiva.cl” como marca, la cual fue aceptada a tramitación y a cuya inscripción se opuso la contraria; f) el hecho que la contraria tiene inscrito el nombre de dominio “vidaactiva.cl; g) el hecho que la contraria no es la única que tiene inscrita la marca “VIDA ACTIVA”; h) la naturaleza especial de los nombres de dominio, que presentan un carácter técnico y distintivo a la vez. Acompaña diversa documentación que avala lo expresado en la demanda.Solicita en definitiva que se le asigne el nombre de dominio “vidactiva.cl”.

Comparece en su escrito de demanda doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de Compañía De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A., según personería acreditada en autos. Fundamenta su demanda en el hecho que su representada es una empresa dedicada a la provisión de coberturas a sus clientes para que se protejan financieramente de los riesgos que puedan afectar sus ingresos y patrimonio. Además ofrece a sus asegurados servicios de asesorías y ayuda a través de profesionales especializados. Además la palabra VIDA forma parte de la razón social de la demandante. En caso de otorgarse el dominio vidactiva.cl a la contraparte, alega la demandante que se causaría confusión a los usuarios de Internet, que al ingresar al sitio vidactiva.cl no encontrarían información relativa a sus productos.  También argumenta que dada la estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, la resolución de conflictos debe atender a la titularidad de los registros marcarios, criterio reconocido en la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy  desarrollada por ICANN, y que ha sido recogida en el Reglamento de NIC CHILE.  También señala la demandante que conceder el dominio vidactiva.cl a favor de la contraparte produciría dilución de su marca, y al efecto acompaña jurisprudencia nacional y extranjera sobre el tema. Alega, asimismo, un mejor derecho para tener el dominio vidactiva.cl, basado en la notoriedad, fama y prestigio que se ha conferido a dicho signo. Solicita en definitiva que se le asigne el nombre de dominio “vidactiva.cl, con expresa condenación en costas de la contraria.

Al evacuar el traslado, doña Carmen Paz Alvarez Enriquez argumenta que el hecho de no saber de la existencia de su marca al momento de solicitar el nombre de dominio, no exime a la contraparte del deber de informarse al respecto. Argumenta también que existe una identidad absoluta entre el nombre de dominio solicitado y las marcas registradas por Compañía De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A., por lo que se están afectando los derechos de su representado. Agrega que existe mala fe por la parte contraria y que dados los antecedentes, su representada tiene mejor derecho al nombre de dominio “vidactiva.cl”.

Al evacuar el traslado, don Humberto Carrasco Blanc señala que la política de resolución de conflictos no reconoce como fundamental la titularidad de los registros marcarios para revocar la asignación de un nombre de dominio. Agrega que VIDACTIVA no tiene la fama de Compañía De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A., por lo que no hay notoriedad ni fama en la marca vidactiva.cl. También señala que la página web de su representado no tiene relación con el servicio que ha de prestar la Compañía De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A., por lo cual no existe competencia desleal. Por otro lado, agrega que la contraparte posee los dominios “vidaactiva.cl” y “vida-activa.cl”, pero no se encuentran en uso.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (don Jaime Humberto Sierra Silva), que solicitó primero el nombre de dominio “vidactiva.cl”, y un segundo solicitante (Compañía De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A.), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un mejor derecho sobre el nombre por contar con registros marcarios previos sobre la palabra “vidactiva” o similar, haber hecho uso comercial de dicha marca y haber incorporado parte de la misma en su razón social.

A fin de resolver el conflicto, este árbitro cree necesario analizar brevemente los siguientes puntos:

Prioridad en las inscripciones de nombres de dominio.

Esfera de protección de las marcas registradas.

Clasificación comercial y nombres genéricos.

Buena o mala fe de los solicitantes.

La regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.

Sin entrar a considerar si la marca registrada VIDACTIVA es notoria o no, se ha acreditado en autos que don Jaime Humberto Sierra Silva ha usado como signo distintivo la expresión VIDACTIVA.CL, para distinguir un portal de tiempo libre, tal como se indicara más arriba, lo que entra en directo conflicto con los derechos de propiedad intelectual del segundo solicitante, titular de la marca registrada VIDACTIVA o similar, por las restricciones técnicas de Internet, ya que sólo uno de ellos tiene cabida en el ccTLD.cl. En consecuencia, sólo un solicitante podrá operar el nombre de dominio vidactiva.cl.

Ambas partes pretenden usar en el comercio el término VIDACTIVA como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP (ya sea que a través de este término se identifique un portal de tiempo libre, en un caso, o un servicio de seguros, en el otro). La única diferencia entre el signo distintivo VIDACTIVA de una parte y el de la otra es que en un caso tal signo se encuentra respaldado por la existencia de una marca registrada y en el otro caso no.

En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada previamente, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo hayan estado usando simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca VIDACTIVA ha sido previo a la presentación de la solicitud del nombre de dominio en disputa.

Es innegable el carácter de signo distintivo que cumple el nombre de dominio vidactiva.cl, ya que si no cumpliera tal función, bastaría con usarse como “url” el número IP del servidor al cual apunta ese nombre de dominio. Sin embargo, es sabido que los números IP no son útiles desde un punto de vista comercial, ya que su recordación por parte del usuario es cercana a cero.

No se puede afirmar en este caso que alguna de las partes haya presentado su solicitud o haya usado el nombre VIDACTIVA de mala fe, ya que el conflicto se ha producido única y exclusivamente por la falta de un clasificador comercial apropiado dentro del ccTLD.cl, compatible con el clasificador marcario. Al no existir tal clasificador en Internet, lamentablemente no pueden coexistir signos distintivos idénticos para realizar actividades comerciales, aunque operen en rubros comerciales totalmente diferentes. Ambas partes han tenido sus buenas razones para adoptar el nombre VIDACTIVA en el ccTLD.cl, pero sólo uno de ellos podrá operar en el mismo, por las restricciones de carácter técnico de la red.

Decisión del Asunto Controvertido:

No le asistiría un “mejor derecho” al primer solicitante por el solo hecho de haber presentado la solicitud del nombre de dominio “vidactiva.cl” en primer lugar –pero posterior al registro de la marca VIDACTIVA del segundo solicitante-, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Sí le asistiría un “mejor derecho” al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre VIDACTIVA, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior.

- Acéptase a registro la solicitud presentada en segundo lugar para el nombre de dominio “vidactiva.cl”, por Compañía De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A., y asígnase a ésta el nombre de dominio pedido. Recházase la solicitud presentada por el primer solicitante, don Jaime Humberto Sierra Silva. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Luis Felipe Claro Swinburn.