Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "vinafrayjorge.cl"

Santiago, 3 de octubre de 2002

Arbitraje asignación nombre de dominio vinafrayjorge.cl
Partes:
Primer solicitante: Agroindustrias Fray Jorge Ltda.
Segundo solicitante: Ximena Abalos del Pedregal
Tercer solicitante: Viña Morandé S.A. 
Arbitro: Guillermo Carey Claro

Vistos:

1. Que mediante oficio No. OF01068 de NIC Chile, de fecha 21 de Agosto de 2001 fue comunicada la designación de árbitro y remitidos los antecedentes relativos al conflicto de asignación de nombre de dominio "vinafrayjorge.cl".




2. Que con fecha 24 de Agosto de 2001 fue aceptado el cargo de árbitro y citada las partes a la audiencia de conciliación el día 1 de Octubre de ese año. En la misma actuación fueron enviadas las respectivas cartas certificadas para notificar dicha circunstancia.




3. Que consta en autos que todas las partes cumplieron dentro de plazo con su obligación de consignar los honorarios arbitrales para la realización de la audiencia de fijación del procedimiento.




4. Que el día 1o. de Octubre de 2001 tuvo lugar el comparendo de fijación de procedimiento con asistencia de los representantes de todas las partes involucradas.




5. Que habiéndose instado a las partes a avenimiento éste no se produjo. En consecuencia se fijaron las normas del procedimiento de arbitraje.




6. Que las partes tuvieron plazo hasta del 25 de Octubre del 2001 para acreditar el pago de los honorarios arbitrales, bajo apercibimiento de tener la solicitud por abandonada concediéndose el dominio a la parte diligente.




7. Que consta en autos que Viña Morandé S.A, consignó con fecha 24 de Octubre de 2001 los honorarios arbitrales y que Agroindustrias Viña Fray Jorge Ltda., consignó con fecha 25 de Octubre de 2001 los honorarios arbitrales.




8. Que por su parte, doña Ximena Avalos del Pedregal no consignó los referidos honorarios, perdiendo su calidad de parte en el presente procedimiento.




9. Que el 22 de Noviembre de 2001 los Sres. Agroindustrias Fray Jorge Limitada presentan demanda de asignación del dominio "vinafrayjorge.cl", exponiendo que con fecha 7 de septiembre de 2000 solicitaron los nombres de dominio "aceitedeolivafrayjorge.cl", "agroindustriasfrayjorge.cl", "frayjorge.cl" y "vinosfrayjorge.cl", los que ya se encuentran registrados.




Como fundamentos de la referida demanda, los Sres. Agroindustrias Fray Jorge Ltda., señalan que poseen prioridad  respecto del referido nombre de dominio por el hecho de haber sido los primeros solicitantes. A su vez, señalan que Sociedad Agrícola Oasis Ltda., sociedad relacionada con Agroindustrias Fray Jorge Ltda. es titular de los registros No. 578.440 de la marca "Fray Jorge" para distinguir productos de la clase 29, solicitud No. 475.783 respecto de la denominación "Viña Fray Jorge" para distinguir todos los productos de la clase 33, solicitud No. 475.782, para distinguir todos los productos de la clase 32, solicitud No. 547.670 respecto de la denominación "Fray Jorge" para distinguir los productos de la clase 30 y finalmente la solicitud No. 547.669 respecto de la denominación "Fray Jorge" para distinguir servicios de la clase 42.




Asimismo, en la demanda se indica que debe tomarse en cuenta, como se ha hecho en derecho comparado y en nuestro país, la relación entre los nombre de dominio y el uso de nombre o razón social. En atención a esto, Agroindustrias Fray Jorge Ltda.  tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado debido a la evidente relación entre éste y su razón social.




Luego, señala el criterio del mejor derecho que arranca al ser la primera en solicitarlo, poseer registros marcarios que le otorgan un mejor derecho y haber solicitado el dominio de buena fe.




Finalmente, señala que el dominio referido corresponde a Agroindustrias Viña Fray Jorge, por pertenecerles la creación intelectual de la referida denominación.




10. Que consta en autos que el día 26 de Noviembre de 2001 fue presentada la demanda por parte de Viña Morandé S.A.




En ésta se señala que Viña Morandé S.A y su asociada Viña Fray león S.A son dueñas de diversas marcas que distinguen los productos de la clase 33 entre ellas la marca "Fray Leon". Además son titulares de una serie de frases de propaganda como "cambia tu habito, Fray Leon" y "Fray león, el vino como Dios manda". Por otra parte poseen el dominio "frayleon.cl".




De la misma forma, declara que la expresión "fray leon" es especial novedosa y característica para distinguir sus vinos, los que ha comercializado por muchos años en Chile y en el extranjero, como lo demuestran registros marcarios en Paraguay y Ecuador.




Asimismo, declara que el dominio disputado es en extremo similar a la denominación fray leon, lo que necesariamente produciría confusión entre los usuarios de internet respecto a la procedencia de los productos ofrecidos en el sitio web.




Finalmente, hace hincapié en que la presente oposición a la solicitud de Agroindustrias Fray Jorge Ltda., no responde a mero capricho sino que siempre ha hecho valer sus legítimos derechos, como lo evidencia la demanda de oposición deducida en contra de la solicitud de marca "FRAY JORGE", solicitud No. 475.782, a nombre de Sociedad Agrícola Oasis Ltda.




11.   Que el día 3 de Diciembre de 2001 se proveen los escritos de ambas partes, notificándose a las partes por correo electrónico.




12.   Que Agroindustrias Fray Jorge Ltda, presentó escrito en el cual evacua traslado el día 17 de Diciembre de 2001, contraargumentando que la palabra FRAY no es en absoluto novedosa, tal como pretende establecer Viña Morandé S.A, ya que existen un sinnúmero de registros marcarios para distinguir productos de la clase 33 que contienen la palabra "Fray".




13.   Que Viña Morandé S.A., presentó escrito en el cual evacua traslado el día 24 de Diciembre de 2001, señalando que las macas indicadas por Agroindustrias Fray Jorge Ltda.  en su escrito pertenecen a un tercero, además de encontrarse en su mayoría pendientes debido a oposiciones en su contra. Por su parte, señala que es imposible acreditar que la primera solicitante es comúnmente conocida por la denominación en disputa, por lo que no puede deducirse un mejor derecho de tal circunstancia. Termina su presentación, haciendo énfasis en la confusión que la asignación del dominio a Agroindustrias Fray Jorge Ltda. podría crear en los usuarios de internet.

Considerando:

1. Que la jurisprudencia uniforme acepta como principio rector del sistema de asignación y registro de nombres de dominio el principio "first come first served", en virtud del cual será asignado un determinado nombre de dominio a aquella persona, natural o jurídica, que cuente con la calidad de primer solicitante del nombre de dominio de que se trate. Sin perjuicio de esto, el mencionado principio no es absoluto, atendido lo previsto en el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL (el Reglamento), en orden a que Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, los derechos validamente adquiridos por terceros, de modo que sólo podrá asignarse un nombre de dominio a aquella persona que no cuente con la calidad de primer solicitante, comprobándose que, por la asignación del nombre de dominio a la contraparte, se verán vulnerados los principios y derechos antes señalados.




2. En virtud de lo señalado, cabe determinar si respecto de Viña Morandé S.A, la asignación del dominio "vinafrayjorge.cl" a Agroindustrias Fray Jorge Limitada., vulnera tanto las normas sobre abuso de publicidad, sus derechos adquiridos sobre la denominación "fray", así como los principios de la libre competencia.




3. Que en lo concerniente a la no afectación de derechos adquiridos, cabe  determinar si la asignación del nombre de dominio en disputa a nombre del primer solicitante podría afectar derechos adquiridos por el segundo solicitante.

   
   

   Al respecto, ha quedado acreditado que Agroindustrias Fray Jorge Limitada, posee los nombres de dominio "aceitedeolivafrayjorge.cl", "agroindustriasfrayjorge.cl", "frayjorge.cl" y "vinosfrayjorge.cl". Junto con esto, como es evidente, en la razón social del primer solicitante se encuentra incorporada la denominación FRAY JORGE, que constituye la parte principal del dominio en disputa.

   
   

   Finalmente en lo relativo a las marcas, el primer solicitante en su presentación señaló que Sociedad Agrícola Oasis Ltda., sociedad matriz de Agroindustrias Viña Fray Jorge Ltda, posee una serie de registros marcarios que se refieren a la denominación en disputa. Sin perjuicio de esto, dichos registros no son pertinentes en este caso, ya que corresponden a una tercera sociedad que no cuenta con la calidad de parte en el presente pleito, por lo que Agroindustrias Fray Jorge Ltda. no puede alegar derecho marcario alguno respecto a la denominación "vinafrayjorge.cl".

   
   

   Por su parte, los registros marcarios respecto del signo FRAY LEON pertenecen a Viña Fray León S.A, asociada de Viña Morandé, por lo que a esta última no le corresponde alegar derecho alguno sobre registros que no le pertenecen. Junto con esto, Viña Morandé alegó la existencia del nombre de dominio "frayleon.cl", que también pertenece a Viña Fray León S.A, por lo que dicho argumento corre la misma suerte que las marcas mencionadas.

   
   

   De acuerdo a lo anterior, el presente caso debe resolverse sin tomar en cuenta aspectos relativos a la propiedad marcaria, cuestión que obliga a concluir que no pueden encontrarse vulnerados derechos preexistentes del segundo solicitante.

   
   

4. De acuerdo al mérito de estos autos, Agroindustrias Fray Jorge Ltda., ha acreditado poseer registros de nombres de dominio similares a aquel que se encuentra en disputa y que su razón social comprende parte importante del mismo.

   
   

5. Según lo previsto en el articulo 14 del Reglamento, será responsabilidad exclusiva de todo solicitante no vulnerar los principios de la competencia leal y la ética mercantil, conforme a los cuales, los distintos actores económicos deberán competir, siempre y cuando sus prácticas no alteren la trasparencia del mercado ni la libre circulación de los bienes.

   
   

   En relación a esto, todas las argumentaciones esgrimidas por Viña Morandé en cuanto a las confusiones que generará el nombre de dominio en disputa a nombre del primer solicitante con las marcas FRAY LEON y VIÑA FRAY LEON S.A, no pueden ser atendidas por cuanto, de acuerdo a lo señalado, dichos signos no pertenecen a esa parte.

   
   

   Es por esto que el registro del nombre de dominio "vinafrayjorge.cl" en favor del primer solicitante no puede responder a prácticas desleales o contrarias a la ética mercantil en relación al segundo solicitante.

   
   

6. Que las afirmaciones contenidas en los numerales anteriores no significan desconocer los derechos que asisten al titular de una marca comercial, toda vez que el hecho de no haberse verificado en el presente caso los supuestos que habilitan a dar por alterado el principio de "first come, first served", no impiden al titular de una marca comercial el ejercicio las acciones que le pertenecen en contra de todo aquel que afecte el ámbito de protección comprendido en el título respectivo, supuesto que de verificarse excede la materia de la presente disputa y la competencia de este Arbitro.

Se resuelve:

En vista de los considerandos anteriores, asígnese el nombre de dominio vinafrayjorge.cl a Agroindustrias Fray Jorge Ltda.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico.

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Guillermo Carey Claro