NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "vinochile.cl"



En Santiago, a 12 de Noviembre de 2002.

VISTOS

1.- El oficio OF01792, de 29 de Noviembre de 2001, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre VIXEN LTDA. y VIÑA SAN PEDRO S.A., por la inscripción del nombre de dominio vinochile.cl, agregado a fs. 1.


2.- Las individualizaciones de las partes que rolan a fojas 2 y 3 del expediente.


3.- A fojas 4 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible y citó a las partes a una audiencia con el objeto de fijar las normas de procedimiento.


4.- A fojas 5 rola copia de la carta mediante la cual se notifica a las partes y a Nic Chile la aceptación del cargo del árbitro y a fojas 6, 7 y 8, los respectivos comprobantes en los que consta que dicha comunicación fue enviada por correo certificado a todos sus destinatarios.


6.- A fojas 9 el árbitro informa a las partes por correo electrónico del despacho a que se refieren los números anteriores.


7.- El mandato de fojas 10, otorgado por Ingeniería e Inversiones Vixen Limitada a los señores Felipe Monasterio Ahumada y Hernán Orrego Castillo, para actuar en su representación.


8.- A fojas 11 y siguientes, escrito en el cual doña Isabel Sainz Lobo, asume la representación de Viña San Pedro S.A., acompañando el poder respectivo, delegación de poder y fotocopia de patente.


9.- A fojas 21, acta del comparendo celebrado con fecha 4 de Enero de 2002, con la asistencia de don Felipe Monasterio en representación de Vixen Ltda. y doña Isabel Sainz en representación de Viña San Pedro S.A., en el cual las partes, en conjunto con el árbitro, fijaron las normas del procedimiento.


10.- A fojas 23, fotocopia del registro No. 397.955 de la marca "VINOS DE CHILE S.A. VINEX" para distinguir establecimiento comercial para la venta de bebidas alcohólicas en general, en las regiones Quinta y Octava.


11.- A fojas 24 y 25, copia de página web de Nic-Chile donde aparece que Viña San Pedro S.A. es titular del nombre de dominio www.vinosdechile.cl, el cual fue solicitado por primera vez con fecha 26 de Diciembre de 1997.


12.- A fojas 26, copia de página web de Nic-Chile donde aparece que Viña San Pedro S.A. es titular del nombre de dominio www.vinodechile.cl


13.- A fojas 27 y siguientes, copia de la página web www.vinosdechile.cl,  de Viña San Pedro S.A., a través de la cual promociona y vende sus productos vitivinícolas.


14.- A fojas 39, fotocopia de un corcho de botella de Viña San Pedro S.A., promocionando su sitio web www.vinosdechile.cl


15.- A fojas 40, fotocopia del poder otorgado por Viña San Pedro S.A. a favor de Sargent & Krahn y sus apoderados.


16.- A fojas 42 y siguientes, fotocopia del mandato otorgado por Viña San Pedro S.A. al estudio Sargent & Krahn y sus apoderados, para actuar en estos autos.


17.- A fojas 48, fotocopia de patente profesional al día de la abogado doña Carmen Paz Alvarez Enríquez.


18.- A fojas 49 y siguientes rola escrito de la abogado Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de Viña San Pedro S.A., conteniendo su demanda por juicio arbitral por el nombre de dominio vinochile.cl.


19.- A fojas 54 y siguientes, rola carpeta institucional de Vixen Ltda., la cual contiene antecedentes relativos a su constitución, giros e intereses económicos, que se detallan a continuación:



20.- A fojas 99, rola escrito del señor Felipe Monasterio Ahumada, en representación de Vixen Ltda., formulando sus argumentaciones y consideraciones tendientes a demostrar el mejor derecho a la titularidad del nombre de dominio vinochile.cl.


21.- A fojas 101, se proveen las presentaciones hechas por Viña San Pedro S.A. y Vixen Ltda.


22.- Copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notifica el traslado de las presentaciones a las partes, con fecha 21 de Enero de 2002, de fojas 102.


23.- A fojas 103 y siguientes, copia de la sentencia No. D2001-1147 dictaminada por WIPO Arbitration and Mediation Center.


24.- A fojas 108, escrito mediante el cual se evacua el traslado por parte de Viña San Pedro S.A.


25.- A fojas 110, se provee la presentación señalada en el número anterior, con fecha 28 de Enero de 2002.


26.- A fojas 111, copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notifica a las partes de la resolución referida en los anteriores.


27.- A fojas, 112, escrito mediante el cual se evacua el traslado por parte de Vixen Ltda..


28.- A fojas 115, copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notifica a las partes de la resolución dictada por la presentación referida en el número anterior.


29.- Resolución de fojas 116, de fecha 20 de Marzo de 2002, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia.


30.- Notificación, de fojas 117, mediante correo electrónico de 20 de Marzo de 2002, de la resolución que cita a las partes a oír sentencia.


Y TENIENDO PRESENTE:


I.- Que la materia de este arbitraje consiste en pronunciarse sobre a quien pertenece el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio vinochile.cl.


II.- Que Vixen Ltda., con domicilio en Roberto Peragallo 5586, Las Condes, Santiago, Rut No. 78.000.530-0, representado por su contacto administrativo Felipe De Vidts, solicitó el nombre de dominio vinochile.cl, con fecha 20 de Septiembre de 2001.


III.- Que Viña San Pedro S.A., con domicilio en La Concepción No. 351, Providencia, Santiago, representado por Sargent & Krahn, pidió la inscripción del nombre de dominio vinochile.cl con fecha 14 de Octubre de 2001.


IV.- Que en su escrito de fojas 49, la defensa de Viña San Pedro S.A. funda su petición expresando que los nombre de dominio "vinosdechile.cl" y "vinodechile.cl" corresponden a un portal de Viña San Pedro dedicado a la venta y promoción de sus vinos a través de Internet y que es titular de la marca comercial registrada "VINOS DE CHILE S.A. VINEX".


En cuanto a los criterios de asignación de nombre de dominio, manifiesta que debe considerarse la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, dado que en el derecho comparado, y también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, toda vez que los primeros comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de las marcas; lo que permite concluir que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen vía Internet.


Al respecto citan la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de nombres de dominio (UDRP) donde se señala que "se considerarán como fundamentales para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".


Como segundo criterio de asignación del nombre de dominio se refiere a la notoriedad del signo pedido; expresando que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional.


En ese sentido expresan ser los que tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio "vinochile.cl", debido a que le han otorgado fama y prestigio a nivel nacional a la denominación VINO DE CHILE y VINOS DE CHILE.


En tercer lugar alegan el criterio del mejor derecho y buena fe señalando que se opusieron a la solicitud de vinochile.cl desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión VINOS DE CHILE S.A. VINEX.


Señala que la marca VINOS DE CHILE S.A. VINEX como asimismo los nombres de dominio vinosdechile.cl y vinodechile.cl han sido creados, desarrollados y publicitados por esa parte demandante, de manera que si se le asignara el dominio en disputa al demandado, crearía confusión entre los usuarios de Internet, más aún teniendo en cuenta que la razón social del demandado es Vixen Ltda. y la marca de propiedad de Viña San Pedro S.A. es VINOS DE CHILE S.A. VINEX.


V.- Por su parte, la defensa de Vixen Ltda. argumenta que el Reglamento para el Funcionamiento de Registros de Nombres de Dominio cl se funda en el documento RFC 1591, cuya norma fundamental es la denominada "First come, first served", es decir, es el primer solicitante quien goza de mejor derecho sobre el dominio pedido.


Agregan que la solicitud realizada por Vixen Ltda. se ajusta plenamente a lo señalado en el Artículo 14 del Reglamento, en el sentido de que no se ha contrariado ninguna norma relacionada con abuso de publicidad, competencia leal y ética mercantil, ni menos derechos adquiridos por terceros en virtud de que la expresión "vinochile.cl", no se encuentra registrada ni como marca comercial ni como dominio .cl


Agregan que no ha existido mala fe en su solicitud.


Concluyen señalando que Vixen Ltda. es una empresa pensada como un "nicho de negocios", es decir, como un ente dedicado a generar empresas eficaces y eficientes, a buscar y generar negocios, con el objeto de obtener la mayor rentabilidad posible mediante inversiones propias o con terceros. Dentro de esta estrategia global, el registro del dominio denominado "vinochile.cl" se sitúa como un nuevo intento por generar otras empresas y negocios que, específicamente en lo que al dominio en disputa se refiere, tiene por objeto la comercialización, tanto dentro como fuera de Chile, de vino de origen chileno.


VI.- Que en su escrito de fojas 108, la defensa de Viña San Pedro S.A. argumenta haber presentado su solicitud competitiva dentro del plazo contemplado en el Reglamento de Nic Chile y que lo hicieron dado que Viña San Pedro tiene un portal que identifica con los dominios vinosdechile.cl. y vinodechile.cl, dedicado a la venta y promoción de sus vinos a través de Internet, la difusión de las distintas cepas chilenas y su acompañamiento con las comidas, publicaciones relativas a la cultura vitivinícola, entre otras publicaciones, y asimismo es titular de la marca VINOS DE CHILE S.A. VINEX, por lo tanto la solicitud de la contraria se opone a derechos válidamente adquiridos por esa empresa, sobre todo teniendo en cuenta que el dominio sería usado para exactamente el mismo rubro, esto es, la venta de vino, lo que causaría confusión.


En el resto, se insiste en los argumentos ya formulados en el escrito de fojas 49.


VII.- En su escrito de fojas 112, la defensa de Vixen Ltda. contradice los argumentos de Viña San Pedro S.A. señalando en primer término que no existe identidad entre la marca comercial de su propiedad y el nombre de dominio en disputa.


Agrega que el criterio de notoriedad del signo pedido debe ser rechazado toda vez que las expresiones referidas no tienen el carácter de famosas o conocidas; haciendo presente que la sola titularidad de los nombres de dominio que alega poseer Viña San Pedro, no confieren a esas expresiones el carácter de expresiones famosas, notorias o de prestigio.


Concluyen señalando que la asignación a ellos del nombre "vinochile.cl" no puede crear confusión respecto a la marca registrada "VINOS DE CHILE S.A. VINEX" porque ésta última carece de fama y reconocimiento por el público, razón por la cual tampoco se puede confundir con la razón social del primer solicitante Vixen Ltda.


VIII.- Que con el documento de fojas 23 se tiene por acreditado que Viña San Pedro S.A. es titular del registro No. 397.955 de la marca VINOS DE CHILE S.A. VINEX, que distingue un establecimiento comercial para la venta de bebidas alcohólicas en general en las regiones Quinta y Octava, el cual es renovación del registro No. 267.728.


IX.- Que del mismo documento no se desprende la supuesta fama o notoriedad que podría tener un establecimiento comercial de venta de bebidas alcohólicas en las regiones Quinta y Octava, toda vez que ella debería ser sustentada por otros antecedentes.


X.- Que del documento de fojas 24 se desprende que Viña San Pedro S.A. es titular del nombre de dominio vinosdechile.cl y del de fojas 26, se desprende que es titular del nombre de dominio vinodechile.cl.


XI.- Con los documentos de fojas 27 a 38 se acredita que Viña San Pedro tiene un portal o página web destinado a la comercialización de sus vinos y a dar otra información general en relación con el mundo de los vinos, pero de ellos no se desprende cuál es la dirección electrónica  mediante la cual se accede a dicho sitio.


XII.- Que mediante el documento de fojas 39 se acredita la publicidad que se hace a la página web www.vinosdechile.cl. Físicamente también se entregó un llavero en forma de corcho que hace publicidad a la misma dirección electrónica y a San Pedro.


Con los restantes elementos publicitarios acompañados, se tiene por acreditada la relación existente en el uso de la marca VIÑA SAN PEDRO con el nombre de dominio "vinosdechile.cl"


XIII.- Que los documentos acompañados de fojas 54 a 98 por Vixen Ltda., se refieren a su existencia legal y actividades, pero no aportan nada para acreditar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.


XIV.- En cuanto a los criterios alegados por Viña San Pedro S.A. para fundamentar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa, es necesario pronunciarse, en primer término, respecto del sentido y alcance de su marca comercial registrada.


Al respecto, es necesario referirse, a su vez, a dos aspectos: la marca misma y su ámbito de protección.


En cuanto a la marca misma, se trata de una antigua razón social "Vinos de Chile S.A. Vinex"; expresión compuesta que es distinta del nombre de dominio pedido "vinochile.cl"


De su ámbito de protección, limitado territorialmente a sólo dos regiones de Chile, no es posible concluir, como lo pretende su defensa, que se trate de un signo notorio y ampliamente conocido.


La circunstancia de que la marca en cuestión se encuentre registrada para distinguir un establecimiento comercial para la venta de bebidas alcohólicas en general sólo en las regiones Quinta y Octava, de ninguna forma resta mérito a su derecho de propiedad sobre una marca comercial registrada; pero, como se ha dicho, la pretensión de la defensa de que se trate de un signo famoso y notorio, resulta abusiva y no está amparado por ningún otro antecedente en el proceso.


XV.- En cuanto a los criterios de mejor derecho y buena fe alegados por Viña San Pedro S.A., se ha tenido por acreditado que ellos son titulares de los nombres de dominio "vinosdechile.cl" y "vinodechile.cl"; pero no se han rendido prueba para demostrar la fama y notoriedad que se alega poseen. La sola existencia de una página web no es suficiente para acreditar, por ejemplo, cuántas visitas tiene.


XVI.- De lo dicho se desprende que el punto crucial de este juicio resulta ser, no un conflicto con una marca registrada, sino el peligro de confusión entre los nombres de dominio "vinosdechile.cl" y "vinodechile.cl" de que es titular Viña San Pedro S.A., con el pedido "vinochile.cl"; máxime si en todos los casos, como es evidente, se trata de direcciones electrónicas destinadas a portales de venta de vino, presumiblemente de origen chileno.


XVII.- La pretensión de Viña San Pedro S.A. sobre el dominio en disputa, habida consideración de que ya tiene aseguradas sus direcciones electrónicas para un portal que le permita comercializar sus vinos, podría constituir un obstáculo a la libre competencia y al derecho que tienen todas las personas de ejercer actividades de comercio legítimas a través de la red de Internet.


XVIII.- Si consideramos que tanto las expresiones "vinosdechile", "vinodechile" y "vinochile" resultan formadas exclusivamente por expresiones comunes que son indicativas de un producto y un origen, su formulación carece por completo de creatividad y novedad, de modo que ninguno de ellos puede generar derecho preexistentes que sirva de fundamento legítimo a la apropiación de cualquier combinación de las mismas palabras y conceptos.


XIX.- Dado lo anterior, se concluye que Viña San Pedro S.A. no ha acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y, por lo tanto, éste debe ser asignado al primer solicitante.


RESUELVO:


1.- Rechazar al solicitud de nombre de dominio vinochile.cl de Viña San Pedro S.A.


2.- Aceptar la solicitud de Vixen Ltda. y asignarle en forma definitiva el dominio vinochile.cl.



Andrés Echeverría Bunster

Arbitro