Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "vinoselmilagro.cl"

Santiago, 4 de febrero de 2003.

Arbitraje de asignación de nombre de dominio “vinoselmilagro.cl”

Partes: Primer solicitante         :   José Angel Puertas Pons.

      Segundo solicitante            :   Tomás García Kohler.

Vistos:

1.      Que mediante oficio N° OF01364 de NIC Chile de fecha 10 de julio de 2001 me fue comunicada la designación de Juez Arbitro y remitidos los antecedentes relativos al conflicto de asignación del nombre de dominio “vinoselmilagro.cl”.

2.      Que por medio de resolución de fecha 11 de julio de 2001 fue aceptado el cargo de Juez Arbitro y establecida la fecha de la audiencia de conciliación para el día 3 de agosto del 2001. En la referida resolución se estableció que previa a la audiencia, las partes debían depositar la suma de $100.000 correspondiente a honorarios arbitrales, todo lo cual fue notificado por carta certificada a las partes y al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

3.      Que como consta en autos, ambas partes pagaron los honorarios arbitrales con fecha 3 de octubre de 2001.

4.      Que de acuerdo a resolución de 3 de agosto de 2001, se deja constancia que se llevó a efecto la audiencia de conciliación con asistencia de doña Carmen Paz Alvarez, en representación de don Tomas García Kohler y de don Sergio Rodríguez Oro en representación de don José Angel Puertas Pons. Instadas las partes a lograr un avenimiento, estas solicitaron la suspensión del procedimiento a fin de confirmar con los respectivos mandantes las propuestas que se efectuaron durante el comparendo. El procedimiento fue suspendido por un periodo de 15 días. A continuación se estableció que si dentro de dicho plazo  las partes no hubieran llegado a acuerdo, el Sr. Arbitro dictaría una nueva resolución citando a las partes a un nuevo comparendo.

5.      Que con fecha 3 de agosto de 2001, doña Carmen Paz Alvarez presenta escrito en el cual asume patrocinio y poder de don Tomas García Kohler.

6.      Que con fecha 7 de agosto de 2001 constan en autos dos boletas de honorarios por el monto de $100.000 respectivamente a nombre de Carey y Cía., pagadas por los Sres. José Angel Puertas Pons y Wermark Ediciones y Servicios Ltda. por concepto de asesoría legal en el arbitraje del nombre de dominio vinoselmilagro.cl.

7.      Que con fecha 8 de agosto de 2001 se notifica a las partes de la resolución de suspensión de procedimiento.

8.      Que con fecha 18 de octubre de 2001 se dicta resolución en la cual se deja constancia de que ha vencido el plazo fijado para que las partes presentaran ante el tribunal los acuerdos respectivos, en virtud de lo cual se citó a las partes a comparendo de fijación de procedimiento para el día 17 de diciembre de 2001.

9.      Que la resolución precedente se notificó a las partes el día 19 de octubre de 2001.

10.  Que tal como consta en autos, el día 17 de diciembre de 2001 se lleva a cabo el comparendo de fijación de procedimiento, con la asistencia de doña Carmen Paz Alvarez en representación de don Tomas García Kohler. El representante del primer solicitante no asistió al comparendo por lo que se procedió a fijar el procedimiento en su rebeldía.

 

De acuerdo al acta de dicha audiencia, se estableció un plazo de 15 días hábiles dentro de los cuales las partes debían depositar en la cuenta corriente del Sr. Arbitro la totalidad de los honorarios arbitrales. En caso de que alguna de las partes no consignara dicho monto dentro de plazo, la solicitud de ésta se tendría por abandonada, concediéndose el nombre de dominio a la parte diligente.

 

Una vez consignado los honorarios arbitrales, las partes tendrían un plazo de 20 días hábiles para hacer valer sus derechos y pretensiones y las pruebas en las cuales se fundan. De esta presentación se le daría traslado a cada parte, por un término de 15 días hábiles, vencidos los cuales, la causa quedaría en estado de fallo.

 

11.  Que como consta en autos, el día 27 de diciembre de 2001, el Sr. Tomás García Kohler depositó en la cuenta corriente del Sr. Arbitro el monto correspondiente a los honorarios arbitrales.

 

12.  Que como consta en autos, don José Angel Puertas Pons depositó el día 4 de enero de 2002 el monto correspondiente a los honorarios arbitrales.

 

13.  Que como consta en autos, el día 17 de enero de 2002, el Sr. Sergio Rodríguez Oro, en representación de don José Angel Puertas Pons, presentó demanda arbitral por el nombre de dominio vinoselmilagro.cl.

 

En la mencionada presentación, se indica que el Sr. José Angel Puertas Pons solicitó el nombre de domino vinoselmilagro.cl el día 18 de enero de 2001, inscripción que dice relación con la actividad comercial de producción y venta de vinos y licores provenientes de los viñedos existentes en el fundo “El Milagro”, ubicado en Curicó, séptima región. A su vez se señala que en el mismo fundo, don José Puertas desarrolla la actividad de crianza de caballos finos chilenos, en el “Criadero El Milagro”.

 

En cuanto al derecho, en primer lugar se invoca el principio del "first to file system". Luego se señala que a juicio del primer solicitante, la conducta de la parte contraria ha sido desarrollada de mala fe, en cuanto el Sr. Tomás García Kohler no se dedica a la producción y venta de vinos sino que de frutas frescas. En virtud de esto se señala que salvo desconocimiento de ciertos hechos que demuestren lo contrario, la solicitud de la parte contraria sólo encuentra su explicación en el ánimo de evitar que se utilice la expresión “el milagro”. Para fundamentar dicha afirmación se cita el artículo 22 letra a) del reglamento de Nic Chile, el cual establece ciertos criterios de acuerdo a los cuales determinar la mala fe de un solicitante de nombre de dominio para efectos de fallar una demanda de revocación de nombre de dominio.

 

En el punto tercero, se señala que el principio de “first come first served” tiene ciertas excepciones, como son la existencia de una marca comercial inscrita con anterioridad o cuando de acuerdo a los antecedentes del caso se puede determinar que ha existido enriquecimiento injusto de alguna de las partes o un atentado contra la buena fe o abuso del derecho.

 

En atención a lo anterior, se señala que se tiene certeza de que la parte contraria hará valer la marca comercial “El Milagro”, la cual distingue productos de la clase 31, es decir frutas frescas. Sin embargo, don José Puertas Pons es propietario de la marca comercial “El Milagro” en la clase 42, por lo que se encuentra en igualdad de condiciones que la parte contraria. Junto con ello, se señala que se debe considerar especialmente que se encuentra pendiente la inscripción de la marca “El Milagro” en la clase 33, como marca de vino, según consta en la solicitud N°509.208 del Departamento de Propiedad Industrial.

 

En el primer otrosí de la presentación se acompañan los siguientes documentos: copia autorizada de escritura pública de mandato judicial en la que consta la personería para representar a don José Angel Pons, fotocopia de la patente profesional y fotocopia de depósito bancario correspondiente al pago de honorarios arbitrales.

 

Finalmente, en el tercer otrosí de la presentación se solicita oficiar a la Dirección de Propiedad Industrial con el objeto de que informe sobre el estado de la solicitud N°509.208 de la marca “el milagro”,  su clase, el territorio que comprende y el nombre del solicitante.

 

14.Que con fecha 18 de enero de 2002, se dicta resolución dejando constancia que ambas partes depositaron dentro de plazo, la suma de dinero correspondiente a honorarios arbitrales. En virtud de lo anterior, y de acuerdo al procedimiento fijado, se le concedieron a las partes 20 días hábiles para hacer valer sus pretensiones y derechos y las pruebas en que estos se fundan.

 

15.Que como consta en autos, dicha resolución fue notificada a las partes el día 22 de enero de 2002.

 

16.Que con fecha 12 de marzo de 2002, doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de don Tomás García Kohler, presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio.

 

En dicha demanda se señala que don Tomás García Kohler es dueño del fundo “El Milagro”, ubicado en la sexta región, el cual tiene ese nombre desde la época de la colonia. Una de las actividades de don Tomás García Kohler es la exportación de frutas, entre ellas la uva. Como manera de diversificar sus actividades, tiene proyectado dedicarse a la elaboración de vino, para lo cual utilizará la marca “El Milagro” de la que es titular y que goza de fama y renombre entre el público consumidor y es asociado a éste.

 

A continuación se enumeran una serie de criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombre de dominio. En primer lugar se menciona el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Luego se menciona el criterio de notoriedad del signo pedido. En este sentido se señala que es evidente que don Tomás García Kohler tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en cuanto éste es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional a la denominación “el milagro”.

 

Como tercer criterio se señala el criterio del mejor derecho y buena fe. De acuerdo a la presentación, don Tomás García Kohler se opuso a la solicitud de vinoselmilagro.cl desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión “el milagro”. Al mismo tiempo, cabe destacar que la marca “el milagro” es una marca creada, desarrollada y publicitada por don Tomás García Kohler.

 

A continuación se menciona el criterio de la titularidad de registros marcarios para el signo “el milagro”. El segundo solicitante es dueño del registro N°538.853 de fecha 19 de abril de 1999, renovación del registro N°338.387 de la marca mixta “el milagro”, para distinguir productos de la clase 31. En este sentido se señala que los productos de la clase 31 se encuentran estrechamente relacionados con los productos de la clase 33, tal como lo ha reconocido el Departamento de Propiedad Industrial en innumerables sentencias.

 

El presente escrito, se solicita que se condene expresamente en costas a la parte contraria.

 

Finalmente, en un otrosí de la presentación, se pide en subsidio que, en caso de que las pretensiones de don Tomás García Kohler no sean acogidas, en la sentencia de asignación de dominio limite el uso del mismo con el objeto de que don José Puestas Pons no pueda publicitar o comercializar en el mismo, productos de la clase 31.

 

En un segundo otrosí de la presentación se acompañan los siguientes documentos. Copia del registro N°538.853 de la marca “el milagro”, para distinguir productos de la clase 31 y listado de empresas en las cuales se hace referencia al fundo “el Milagro”.

 

17.Que con fecha 25 de marzo de 2002 se proveen los escritos presentados por ambas partes, dándole traslado a la contraria por el plazo de 15 días hábiles.

 

18.Que con fecha 26 de marzo de 2002, se notifica a las partes la resolución precedente.

 

19. Que como consta en autos, el día 14 de abril de 2002, doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de don Tomás García Kohler evacua traslado. En esta presentación señala que el segundo solicitante está actuando de buena fe al solicitar el dominio en disputa, en cuanto éste no sólo se dedica a la comercialización de frutas frescas, sino que ha iniciado un proyecto de elaboración de vinos en su fundo de la séptima región denominado “el milagro”. A mayor abundamiento, señala que el nombre de dominio vinoselmilagro.cl es engañosamente similar a una marca de producto sobre la que tiene derechos don Tomás García Kohler, el cual tiene un interés y derecho legítimo sobre esta expresión.

 

Junto con esto, se señala que don José Angel Puestas Pons no es titular de la marca VINOS EL MILAGRO. Asimismo indica que de ninguna manera se le está impidiendo a don José Angel Puertas Pons usar el nombre de dominio en disputa, ya que de acuerdo al artículo 10 del reglamento de NIC Chile el primer solicitante puede habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado.

 

A continuación se señala que el principio “first come first served” no es el único criterio que debe ser tomado en cuenta al momento de decidir sobre la adjudicación de un nombre de dominio. Al respecto se cita la sentencia dictada en el arbitraje por el nombre de dominio avisosclasificados.cl. Luego se indica que se debe tomar en cuenta que se está frente a dos solicitantes, uno de los cuales ha hecho una fuerte inversión publicitaria y ha vendido sus productos EL MILAGRO en el comercio, frente a otro que no ha utilizado jamás dicha expresión.

 

Respecto a la igualdad de condiciones entre las partes expresada por el primer solicitante, atendido a que este posee la marca EL MILAGRO, es preciso señalar que si bien el primer solicitante es titular de una marca comercial EL MILAGRO, esta  distingue un criadero de caballos finos de raza chilena, clase 42, servicio no relacionado con la producción de vinos.

 

Finalmente se indica que el segundo solicitante se opuso a la solicitud de registro marcario EL MILAGRO, presentada por el primer solicitante para distinguir productos de la clase 33, en atención a la relación de clases que existe entre las clases 33 y 31.

 

En un otrosí de la presentación, se acompañan los siguientes documentos probatorios: papelería relativa a la marca EL MILAGRO, caja que muestra el uso de la marca EL MILAGRO junto con uvas, copia de la sentencia del nombre de dominio avisosclasificados.cl y copia de la página web del Departamento de Propiedad Industrial que muestra que la solicitud N°509.208, de la marca EL MILAGRO, clase 33, fue objeto de una oposición basada en el registro marcario N°538.853 de la marca EL MILAGRO de don Tomás García Kohler.

 

20.  Que como consta en autos, el día 19 de abril de 2002 se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia.

 

21.  Que la resolución precedente fue notificada a las partes el día 22 de abril de 2002.

 

22.  Que el día 21 enero de 2003, se dicta resolución rectificando la resolución dictada el día 19 de abril de 2002, anulándola y reemplazándola por la resolución que provee el escrito presentado el día 14 de abril de 2002.

 

23.  Que la resolución precedente es notificada a las partes por correo electrónico el día 22 de enero de 2003.

 

24.  Que el día 24 de enero de 2003, Jorge Caro Cordero, en representación de Tomás García Kohler, presenta escrito asumiendo patrocinio y poder.

 

25.  Que el día 24 de enero de 2003, don Luis Fernando Ureta Icaza, en representación de don Tomás García Kohler presenta escrito solicitando se cite a las partes a oír sentencia.

 

26.  Que el día 29 de enero de 2003, se proveen ambos escritos.

 

27.  Que como consta en autos, el día 4 de febrero de 2003, de acuerdo al estado de la causa se cita a las partes a oír sentencia.

 

Vistos y teniendo presente:

 

Que de las presentaciones y medios probatorios acompañados en el presente expediente, es posible dar por acreditadas las siguientes circunstancias:

 

1.      Que don Tomás García Kohler es titular del registro en Chile para la marca comercial EL MILAGRO, registro N°538.853 para distinguir productos de la clase 31, relativo a frutas frescas.

 

2.      Que dicha marca ha sido usada y publicitada en Chile, de acuerdo a la papelería relativa a la marca en comento y a la caja que muestra el uso de la misma. A este respecto, cabe precisar que si bien esta prueba emana de la misma parte que la presenta, este tribunal no ha tomado conocimiento de ningún antecedente que pudiera restarle valor al mencionado medio probatorio en cuanto al contenido de la información que exhibe.

 

3.      Que las pretensiones de don Tomás García Kohler en cuanto a poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, se apoyan principalmente en la existencia del registro marcario previo sobre la expresión EL MILAGRO, al cual ha conferido fama y notoriedad a nivel nacional.

 

4.      Que a su vez don José Angel Puertas Pons ha demostrado de un modo fehaciente ser titular de la solicitud marcaria N°509.208, de la marca el milagro, para distinguir exclusivamente vinos, clase 33. En relación a esta solicitud, cabe señalar que el Sr. Tomás García Kohler presentó oposición a la misma en virtud de su marca EL MILAGRO, registro N°538.853, para distinguir productos de la clase 31, la cual fue rechazada y en definitiva concedida la solicitud al Sr. José Angel Puertas Pons, el día 21 de junio de 2002. Dicho fallo fue apelado por el Sr. Tomás García, apelación que se encuentra pendiente.

 

5.      Que considerando los registros marcarios pertenecientes al segundo solicitante, este Tribunal descarta cualquier supuesto de mala fe en el modo en que ha procedido don Tomás García Kohler al oponerse a la solicitud de nombre de dominio de don José Angel Puertas Pons. En esta misma línea, no debemos olvidar que de acuerdo al artículo 707 del Código Civil, norma que impregna a todo nuestro ordenamiento jurídico, la buena fe se presume, por lo que la mala fe deberá probarse, lo que de acuerdo a los antecedentes presentados por el primer solicitante no puede darse por acreditado.

 

6.      Que en opinión de este árbitro, el segundo solicitante, don Tomás García Kohler, detenta derechos legítimos sobre la expresión EL MILAGRO, en virtud del uso y publicidad que le ha dado a esta, pero particularmente, en relación al registro marcario que posee desde el año 1999, el cual ya ha sido citado. Sin perjuicio de la anterior, es de vital importancia resaltar el hecho de que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.

 

7.      Sin perjuicio de lo anterior y como señalamos en la parte expositiva de esta resolución, el Sr. Tomás García Kohler, segundo solicitante, planteó que como manera de diversificar sus actividades tenía proyectado dedicarse a la elaboración de vino, respecto del cual utilizaría la marca EL MILAGRO.

 

Si bien dicha expectativa se encuentra protegida por nuestra Constitución en el artículo 19 N°21, siempre y cuando no sea contraria a la moral, orden público o seguridad nacional, ésta no basta para constituir un derecho a su favor en relación con la expresión VINOS EL MILAGRO, de manera de poder revertir el principio del “first come, first served”.

 

Se Resuelve:

 

En vista de los considerandos anteriores, asígnese el nombre de dominio vinoselmilagro.cl al primer solicitante, Sr. José Angel Puertas Pons.

 

Sin perjuicio de lo anterior, y en total concordancia con lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia, limítese el uso del nombre de dominio asignado al primer solicitante, no pudiendo éste publicitar o comercializar en la página web productos de la clase 31, en atención al derecho que compete al Sr. Tomás García Kohler respecto a la expresión EL MILAGRO, para distinguir productos de la clase 31.

 

Considerando que ambos solicitantes actuaron de buena fe al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa y que ambos detentaban derechos legítimos sobre la expresión EL MILAGRO, cada uno pagará las costas correspondientes al presente arbitraje.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico.

 

 

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro

c.c. José Angel Puertas Pons

Tomás García Kohler