Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "willcom.cl"

MAT.: sentencia definitiva conflicto willcom.cl

 

PARTES:   JOSE ANTONIO GONZALEZ CALDERON
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

 

En Santiago de Chile, a treinta de mayo de dos mil tres en el conflicto por asignación del nombre de dominio willcom.cl, suscitado entre JOSE ANTONIO GONZALEZ CALDERON, RUT 07.696.983-3, domiciliado en Pocuro 2623 dpto. 604, Providencia, Santiago, y EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT 92.580.000-7, domiciliada en Avenida Andrés Bello 2687, piso 13, Las Condes, Santiago.

VISTOS

1.- Que por oficio OF02032, doña Margarita Valdés Cortés, directora legal de NIC Chile comunicó a la suscrita su designación como árbitro en la controversia de que tratan estos autos, encargo que fue aceptado por carta de fecha veinte de Septiembre del año dos mil dos, citándose a las partes personalmente o legalmente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día Miércoles 9 de Octubre del año 2002 a las 12:00 horas, lo que fue notificado a las partes por carta certificada como consta a fojas 5.-

2.- Que el día y hora señalado se realizó la audiencia fijada en autos con la comparecencia de ambas partes, tal y como consta a fojas 11. No produciéndose acuerdo entre las partes, se  fijó derechamente el procedimiento.

3.- Que a fojas 12 el abogado Arturo Covarrubias Vargas interpone demanda arbitral por la segunda solicitante, en que solicita se le asigne el dominio por estimar que tiene mejor Derecho en base a los siguientes antecedentes:

A.- FUNDAMENTOS DE HECHO:  Con fecha 12 de octubre de 2001 se presentó la solicitud de registro del nombre de dominio en disputa por el primer solicitante, haciendo lo mismo su parte con fecha 28 de noviembre de ese mismo año.

No prosperando la instancia de mediación prevista en los artículos 1 y 2 del anexo 1 relativo al procedimiento arbitral, ni la conciliación en la instancia arbitral se dictaron las normas de procedimiento que rigen el presente arbitraje.

B.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Señala que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre en conflicto a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho , invocando a su haber "derechos válidamente adquiridos" por ser titular, entre otras de la marca comercial Entel WILL para servicios de la clase 38, así como de las solicitudes de marca 479.962 y 479.964, para servicios de las clases 35 y 42, además es titular de diversos nombres de dominio, entre los cuales señala ENTELWILL.CL, ENTELWILL.COM, ENTELWILL.NET, ENTELWILL.ORG, ENTELWILL.TV, ENTELWILL.WS, ENTELWILL.INFO, ENTELWILL.BIZ, WILL.COM.PE, WILL.COM.VE, destacando ENTELWILL.COM.

Agrega el uso y posicionamiento que su mandante  ha hecho y hace periódicamente de la expresión WILL y sus derivados, como lo es precisamente WILLCOM, por diferentes vías, todos hechos públicos y notorios.

Dados estos antecedentes, estima que en el evento improbable que el Sr. Hurtado obtuviera el registro del nombre de dominio estaría en posición de capitalizar para sí los beneficios del registro marcario de su mandante, lo que resulta contrario al principio de "fair use" que inspiró a Jon Postel cuando creó el sistema de administración de nombres de dominio. Subraya luego que en nuestro país reiterada jurisprudencia ha convergido en señalar que en nuestro sistema no se aplica el principio del "first come first served" sino sólo cuando ambas partes han acreditado iguales derechos e intereses y no dándose esta situación la lectura del caso se hace desde el horizonte del "mejor derecho" y más derechamente desde "los derechos válidamente adquiridos", respecto de los cuales su parte puede exhibir sólidos derechos en base a sus antecedentes marcarios.

A continuación sostiene que tanto las marcas comerciales como los dominios participan del denominado "orden público económico" cuyas coordenadas fundamentales tienen que ver con un sistema económico que premie y estimule a los actores económicos que desarrollan actividades comerciales y se arriesgan, perspectiva en la que resulta injusto que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada de una empresa sin haber contribuido a nada.

Solicita se tenga por interpuesta su demanda, se la acoja a tramitación y en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa, con expresa condena en costas de la contraria.

4.- Que a fojas 17 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ninguna de las partes allegó pruebas al presente arbitraje en apoyo de su mejor derecho. Sin perjuicio de lo anterior, este árbitro realizó la revisión de rigor de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, constatando la efectividad de la inscripción de la marca entelWILL para la clase 38. Que en lo restante, no se ha discutido en autos cuál de las dos partes es el primer solicitante del dominio en disputa, razón por la que este árbitro habrá de discurrir acerca de si los derechos invocados por el segundo solicitante constituyen alguna de las hipótesis en que es factible desatender al principio de "first come first served", que en términos generales inspira el régimen del sistema de solución de disputas en esta materia y que no es más que la actualización tecnológica del viejo principio jurídico "prior in tempore prior en iure". Asimismo, no habiéndose comprobado que la primera solicitante haya actuado de mala fe, habrá de estimarse que obró de buena fe en la inscripción del dominio solicitado.

SEGUNDO:Que como primer argumento la segunda solicitante invoca la propiedad sobre el registro marcario "entel WILL", cuya efectividad ya se ha analizado en el considerando primero, por lo que en este acápite sólo habrá de elucidarse si este derecho es suficiente para sostener que esta parte tiene un mejor derecho sobre el dominio en disputa. A este respecto la jurisprudencia sostenida en la materia es clara en concluir que los derechos marcarios difieren de aquellos emanados de los nombres de dominio en tres sedes esenciales: a) En primer lugar, en cuanto al alcance del Derecho, pues como bien señala la segunda solicitante, el registro que tiene inscrito lo está para productos de la clase 38 y tiene como destino natural protegerle en el mundo de los negocios, tal y como se desprende del principio de especialidad y territorialidad que rige la materia. Es así como este derecho no alcanza al registro de dominios de Internet, regulado en nuestro país por NIC-Chile, al punto traer aparejado necesariamente el mejor derecho al nombre de dominio, si bien constituye un antecedente a tener en vistas al momento de resolver; b) En segundo lugar en cuanto a su naturaleza, por cuanto mientras las marcas comerciales se encuentran amparadas bajo el alero del derecho de propiedad, respecto de los nombres de dominio no se ha reconocido esta protección, sino más bien se reconoce que se encuentran dentro del marco de los derechos personales (aquellos que emanan de la suscripción del contrato con NIC Chile), sin perjuicio de reconocer que sobre dichos derechos personales hay una especie de propiedad; c) En tercer lugar, la finalidad de estas instituciones las diferencia en cuanto a que mientras las marcas comerciales tienen por objeto identificar a actores y productos en un determinado mercado (en este caso el de las tecnologías asociadas a las telecomunicaciones inalámbricas) los nombres de dominio están destinados naturalmente a localizar un sitio web en la red, facilitando el proceso a través de la definición de una cadena de caracteres que cumpla condiciones mnemotécnicas.

Es así como la propiedad marcaria invocada es un antecedente que habrá que considerarse al momento de resolver, más no es suficiente para aseverar el mejor derecho por parte del segundo solicitante.

TERCERO: Que, además de lo anterior habrá de tenerse presente que el registro marcario invocado por la segunda solicitante está compuesto por dos términos, a saber "entel" y WILL, siendo el núcleo del mismo el término entel, correspondiente al nombre de fantasía de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. En efecto, esta protección no puede alcanzar al término WILL, por cuanto ésta constituye una expresión genérica, que designa a una tecnología específica caracterizada por constituir un sistema inalámbrico.

CUARTO: Que en todo caso, conforme las posiciones que actualmente estiman que Internet se ha constituido en un mercado virtual, en el cual se transan productos y servicios, en el cual los nombres de dominio resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en ella, asistiéndoles por tanto el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" de cara a los usuarios. De ahí que colisionen con los signos distintivos concebidos en Derecho, sobre todo atendida la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de trademarketing. Sin embargo esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo en cuanto a estar bajo los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los que deberemos atender, pero esto más bien por la vía de analizar si estamos ante un abuso del derecho por su uso indiscriminado o abusivo, que pueda inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso puedan causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas

QUINTO:Que en este contexto, la segunda solicitante sostiene que la asignación del dominio al primer solicitante constituiría un atentado contra su presencia en el mercado virtual respecto de la tecnología WILL que ha impulsado en nuestro país, invocando al efecto principios de orden público económico que lo llevan a sostener que esta institución exige premios y derechos especiales a quienes invierten y se arriesgan. Al respecto, y sin entrar a calificar si los nombres de dominio quedan amparados bajo el denominado "orden público económico", lo que no corresponde a esta sede arbitral sino más bien es materia de los pronunciamiento de los órganos respectivos, esta árbitro estima que en el caso de autos no existe tal riesgo por cuanto esta misma parte reconoce que tiene la titularidad de los nombres de dominio ENTELWILL.CL, ENTELWILL.COM, ENTELWILL.NET, ENTELWILL.ORG, ENTELWILL.TV, ENTELWILL.WS, ENTELWILL.INFO, ENTELWILL.BIZ, habiéndose constatado por esta árbitro que de ellos entel sólo utiliza efectivamente ENTELWILL.CL, que parece del todo natural por ser el que naturalmente los usuarios de la Red utilizarían para localizar los servicios WILL de esta empresa. Es más, no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que opera la Red, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la simple inscripción de ellos, sin que se les de un uso efectivo, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" debilita la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales o cualquier otra cualidad identificatoria, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades. Es más, si bien a utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

NOVENO: Que de los antecedentes que obran en autos no es posible desprender que el uso que pretende dar el primer solicitante al dominio solicitado sea contrario a derecho o a los intereses del segundo solicitante. Ello, sumado a la buena fe y legitimidad en su inscripción no controvertidos en autos, llevan a concluir que no es posible sostener un mejor derecho del segundo solicitante que en este caso no deba aplicarse el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio, por lo que habrá de radicarse el dominio en la primera solicitante de estos autos.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "willcom.cl" al primer solicitante JOSE ANTONIO GONZALEZ CALDERON, ya individualizada en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales en la suma de $250.000 y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. En lo restante, emítase la boleta de honorarios correspondiente.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

 

Sentencia dictada en presencia de los testigos

 

Rodrigo Moya García, abogado, RUT: 12.852.228-k

Paula Jervis Ortiz, abogado, RUT: 8.542.625-7.