Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "xpertos.cl"

En Santiago de Chile, a dos de marzo  del año dos mil cinco.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 4 a 5 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 04296 de fecha 22 de noviembre de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "xpertos.cl", surgido entre don Francisco Javier Aviles Villaroel, Rut 9.978.059-2, ignoro profesión u oficio, con domicilio en calle Padre Hurtado Central Nº 1350, comuna de Las Condes, Santiago y Polla Chilena de Beneficencia S.A., Rut 61.604.000-6, representada en estos autos por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, domiciliado en calle Europa 2035, comuna de Providencia. Que por resolución de fecha 29 de noviembre de 2004 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del  Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de diciembre de 2004 según consta a fojas 12 a 14 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Francisco Javier Aviles Villaroel, primer solicitante y Polla Chilena de Beneficencia S.A., segundo solicitante,  ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante, segundo solicitante u opositor de autos:

La parte  demandante u opositor de autos Polla Chilena de Beneficencia S.A. funda su demanda de oposición, que titula "Argumentos y pruebas", fojas 62 y siguientes, a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "xpertos.cl" a Francisco Javier Aviles Villaroel, invocando los siguientes fundamentos jurídicos:

1.- Indica que Polla Chilena de Beneficencia S.A. corresponde  a un agente empresarial de alta presencia y relevancia mercantil, en el mercado de juegos de azar, autorizada para operar juegos de lotería, de rifas y otros relacionados.  Al efecto señala que Polla Chilena de Beneficencia S.A. a través del D.F.L. 120 del Ministerio de Hacienda, de 29 de marzo de 1960, fijo las normas por las cuales se rige la "Polla Chilena de Beneficencia", naciendo así, una institución autorizada legalmente en la oferta de servicios de juegos de azar.

Indica la demandante que es titular de un sin número de signos marcarios y otros distintivos, a través de los cuales se ofrecen los diversos juegos de azar, invocando  los siguientes registros:

a)      Registro Nº 698.996, marca XPERTO (et.) que distingue productos de la clase 09;

b)      Registro Nº 698.997, marca XPERTO (et.) que distingue productos de la clase 16;

c)      Registro Nº 698.998, marca XPERTO (et.) que distingue productos de la clase 28;

d)      Registro Nº 698.999, marca XPERTO (et.) para distinguir programas de televisión y radio; 

e)      Registro Nº 699.007, marca XPERTO (et.) para distinguir juegos de azar y servicios de entretenimiento;

f)        Registro Nº 699.002, marca XPERTO (et.) para distinguir productos de la clase 09;

g)      Registro Nº 699.003, marca XPERTO (et.) para distinguir todos los productos de la clase 16;

h)      Registro Nº 699.004, marca XPERTO (et.) para distinguir todos los productos de la clase 28;

i)        Registro Nº 699.005, marca XPERTO (et.) para distinguir programas de televisión y radio; y,

j)        Registro Nº 699.006, marca XPERTO (et.) para distinguir juegos de azar y servicios de entretenimiento; e invoca la titularidad de los siguientes nombres de dominio: Nombre de dominio www.xperto.cl y Nombre de dominio www.experto.cl.

Agrega la demandante que el juego "XPERTO" se ha transformado en una de las modalidades de alta relevancia y presencia local por parte de Polla Chilena de Beneficencia S.A. y que se ha hecho una fuerte inversión para la publicidad del producto "XPERTO".

Agrega que "el juego XPERTO corresponde a un signo sobre el que - la demandante- detenta derechos exclusivos, amparados por autorización legal, y claramente posicionado a través del sitio Web "www.xperto.cl". Señala que "en lo tocante al juicio, cabe destacar que está radicado en un nombre de dominio, los cuales corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red". Para estos efectos cita el Dictamen Nº 1127 emanado de la ex Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, que en lo pertinente señala: "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona  con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".

 

Indica además el demandante que "debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red, y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos respectivamente".

 

Agrega que el razonamiento citado en el Dictamen 1127, de la ex Comisión Preventiva Central, "resulta claramente aplicable al caso sublite, toda vez que -la demandante- usa el sitio Web www.xperto.cl para la oferta de sus juegos. Por esta circunstancia detenta un mejor derecho, ya que el nombre de dominio en conflicto, corresponde a una modalidad exactamente idéntica al termino de mí representada, en donde no se puede aceptar que por el hecho de agregar una "s" a un signo reconocido, se acepte un mejor derecho sobre dicha expresión a una tercera persona", como pretende el primer solicitante.

 

Al efecto cita el artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", el que señala que es responsabilidad de todo solicitante  que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos validamente adquiridos por terceros, norma que en el caso de autos es transgredida por el primer solicitante don Francisco Javier Aviles Villaroel.

Respecto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, el demandante cita el artículo 4º del Código Chileno de Ética Publicitaria, que si bien emana de una Corporación de Derecho Privado (CONAR), en el que se regula el avisaje publicitario, el que es definido como "una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conductas".

 

Sostiene que la Reglamentación de NIC Chile, procura que no se afecten las normas de publicidad, y precisamente estas normas señalan un respeto mínimo a derechos establecidos a favor de una tercera persona, y al efecto cita el artículo 4º del Código Chileno de Ética Publicitaria, el que señala: "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones agregar, en especial con relación a: F).- Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patente, marca registrada, diseño y modelo, nombres comerciales" ; y, " en esta línea el Código aludido, protege también lo que se denomina reputación adquirida, o "goodwill". El artículo 13 del citado cuerpo estatutario señala: "Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill", o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una compañía publicitaria". Señala que "la solicitud del primer solicitante afecta los derechos de propiedad e intelectual que detenta mi mandante sobre la expresión xperto y la reputación o goodwill del juego xperto, el cual corresponde a un juego conocido reputado por el público consumidor.

 

Respecto a los principios de competencia leal y de ética mercantil, señala que tienen por objeto encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles y que si bien no existe un catalogo de conductas, el Convenio de Paris en su artículo 10 señala que "Constituye acto  de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial."

"En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industria o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". Agrega que si se asigna el nombre en disputa al primer solicitante se crearía una confusión en el mercado y sus consumidores que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a la demandante.

Derechos validamente adquiridos. Finalmente señala que "la hipótesis que un nombre de dominio no puede afectar derechos validamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales reconocidas en la Comisión Política de la República. En la actualidad, la doctrina y jurisprudencia están pacíficas en reconocer un valor a los derechos adquiridos sobre privilegios industriales, en su variante de los derechos sobre propiedad industrial. Por ello, -la demandante- debe ser respetada y amparada en sus derechos adquiridos, especialmente en lo tocante a la expresión solicitada, pues tal como fue señalado, mi mandante tiene exclusividad legal para operar con el término "xperto".

Por todo lo señalado anteriormente, solicita se asigne el nombre de dominio en disputa "XPERTOS.CL" a Polla Chilena de Beneficencia S.A.

Cuarto: Que con fecha 3 de enero de 2005 según consta a fojas 68, se tuvo por  interpuesta demanda en juicio arbitral por asignación de nombre de dominio  "xpertos.cl" de  Polla Chilena de Beneficencia S.A. en contra de Francisco Javier Áviles Villaroel, y se le confirió traslado por el término de diez días hábiles para hacer valer sus derechos, excepciones y defensas; así mismo, se tuvieron por acompañados documentos probatorios con citación.  Dicha resolución fue notificada con misma fecha por correo electrónico a la partes.

La parte demandada no contestó la demanda de autos y el Tribunal con fecha 19 de enero de 2005 citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha.

 

Parte Considerativa:

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

 

1º La cuestión que debe resolverse en el presente litigio, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "xpertos.cl", esto es sí a Francisco Javier Áviles Villaroel, primer solicitante, o a Polla Chilena de Beneficencia S.A, segundo solicitante y demandante.

2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas de derecho de fondo hechas valer por la parte demandante considera que la litis no puede ser resulta por aplicación  del principio procedimental "first come first served", el que en consecuencia no se aplicará en este caso.

3°  Que la parte demandante Polla Chilena de Beneficencia S.A, a efectos de acreditar un legitimo y mejor derecho  respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial "XPERTO" (et.), la que se encuentra debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, en variadas clases para productos y servicios, ya individualizados en la parte expositiva; y ha señalado como argumentos jurídicos que es un agente empresarial relevante en el mercado de los juegos de azar habiendo posicionado e invertido en el juego de azar "xperto" y su correspondiente publicidad a nivel nacional; que el nombre de dominio en disputa "xpertos.cl", sólo se diferencia de la marca comercial citada por la agregación de la letra "S", de tal suerte que si se asignara al primer solicitante, induciría a confusión y error en los consumidores, hecho que además significarían una transgresión a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios que regulan la competencia leal y de ética mercantil y de derechos validamente adquiridos por la demandante, garantizados a nivel constitucional, legal y reglamentario.

4º Que el legitimo derecho o mejor derecho invocado en autos por la demandante, respecto al nombre de dominio en disputa, se ha acreditado en autos mediante los documentos acompañados con citación a fojas 68, consistentes en copias de los registros de la marca comercial "XPERTO" y mediante copias de las primeras páginas de los sitios webs www.xperto.cl y www.experto.cl , y variada publicidad en revistas, diarios y volantes publicitarios de la parte demandante en que se publicita su juego de azar "XPERTO" y mediante tres discos compactos con grabaciones de comerciales, fotografías, puntos de venta, frases radiales, todos relativos al juego "XPERTO" y su forma de jugar a través de la pagina Web"xperto.cl". Dichos documentos fueron acompañados con citación al proceso con fecha 3 de enero de 2005, los que no fueron objetados por la parte contraria, razón por la cual conforme lo establecido por el artículo 1702 del Código Civil, en relación con el artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, causan plena prueba, en cuanto a que la parte demandante Polla Chilena de Beneficencia S.A, tiene un legitimo interés y derecho en cuanto titular de marcas comerciales y nombre de dominio que utilizan la expresión "XPERTO", "xperto.cl" y "experto.cl", respectivamente, ya individualizadas en lo expositivo de la sentencia.

5º Que el criterio citado por la demandante en el Dictamen Nº 1127 emanado de la ex Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, que en lo pertinente señala: "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia  se les relaciona  con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios", resulta plenamente aplicable al caso de autos ya que, como se ha dicho anteriormente, Polla Chilena de Beneficencia S.A., ha posesionado en el mercado de los juegos de azar a nivel nacional el juego denominado "xperto", el que goza de amplia difusión y participación en los consumidores, hecho además público y notorio. De este modo, incuestionablemente, se induciría a confusión en la red Internet si se asignara el nombre de dominio en disputa "XPERTOS.CL" a el primer solicitante Francisco Javier Áviles Villaroel, habida consideración a que el juego de azar ya citado se denomina "xperto", y en nombre de dominio en disputa se denomina "xpertos.cl", agregándose sólo como elemento diferenciador gramatical la letra "S", en la especie indicativo de plural, pudiendo llegar a producirse incluso confusiones de orden fonético a nivel de los propios usuarios, hechos que incuestionablemente significarían desconocer normas que regulan abusos de publicidad, la competencia leal y la ética mercantil y desconocimiento a derechos validamente adquiridos por terceros, tal como se reconoce expresamente por el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En este sentido la pretensión del primer solicitante en cuanto a ser titular del nombre de dominio en disputa transgrede la disposición reglamentaria citada.

6º Además, no puede este sentenciador dejar de considerar, para la resolución del presente conflicto, que la política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, indicando que el Titulo Preliminar señala: "Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos", principio que también se puede aplicar al caso de autos, toda vez que Polla Chilena de Beneficencia S.A. tiene inscrita la marca "XPERTO", según se ha señalado en lo expositivo de esta sentencia.

7º Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que a Polla Chilena de Beneficencia S.A., le asiste un legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio "xpertos.cl", el que debe ser reconocido y tutelado en cuanto titular de marcas comerciales y sitio Web que utilizan la expresión "XPERTO".

 

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del principio mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "xpertos.cl", a Polla Chilena de Beneficencia S.A.

En materia de costas estese a lo resuelto a fojas 4 y 5 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos los Abogados Morris Farachi Parodi y Francisco José Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador

Morris Farachi Parodi

 

Francisco José Aguayo Bahamondes