Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "zarajeans.cl"

Santiago a 12 de noviembre de 2002.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF01661 de 19 de Julio de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio zarajeans.cl

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto las empresas CONFECCIONES NACIONALES S.A., representada por su contacto administrativo don Juan José Zara Marsal , ambos domiciliados en calle Edison No.3728 comuna de Quinta Normal, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio zarajeans.cl, el cual pidió a su favor el día 30 de mayo de 2001 a las 23:10:52 GMT; INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A., representada por su contacto administrativo doña Cristina Errázuriz, ambos domiciliados en calle Europa No.2035, comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio zarajeans.cl, el cual pidió a su favor el día 29 de junio de 2001 a las 15:47:05 GMT; y ZARA CHILE S.A., representada por su contacto administrativo doña Cristina Errázuriz, ambos domiciliados en calle Europa No.2035, comuna de Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de tercera solicitante de dominio zarajeans.cl, el cual pidió a su favor el día 29 de junio de 2001 a las 16:02:01 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 25 de julio de 2002, la cual rola a fojas 9 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de agosto de 2002 a las 13:30 horas.

Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 31 de julio de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a foja 13 de autos.

Quinto: Que el día 09 de agosto de 2002 tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de la segunda solicitante del nombre de dominio, Industria de Diseño Textil S.A., y en rebeldía de la primera y tercera solicitantes, Confecciones Nacionales S.A., y de Zara Chile S.A., procediendo el Arbitro a calificar la personería del compareciente y la consignación decretada, estimando ambas bastantes, y acto seguido a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 22 de autos.

Sexto: Que por resolución de fecha 09 de Agosto de 2002, la cual rola a fojas 25 de autos,  se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en el.

Séptimo: Que por escrito de fecha 25 de septiembre de 2002, el cual rola a fojas 31 y siguientes de autos, la parte de Industria de Diseño Textil S.A. solicitó asignación del nombre de dominio zarajeans.cl  aduciendo las siguientes razones: a) La demandante es dueña de la marca ZARA, registrada en Chile y en los principales países del mundo, para distinguir principalmente vestidos y calzados, gozando de fama y notoriedad a nivel internacional; b) El origen de la empresa Industria de Diseño Textil  S.A. (Inditex S.A.) se identifica con el empresario español Armando Ortega Gaona, quien el año 1968 montó una fábrica de camisones y batas de mujer, bajo la razón social Confecciones Goa S.A..  La necesidad de comercializar sus productos le llevó a abrir tiendas de ropa para ofrecer sus confecciones, para lo cual adquirió tres tiendas en Galicia, España, que eran conocidas con la denominación ZARA; c) La gran demanda de los productos de la marca ZARA y el creciente aumento de sus ventas permitió la apertura de sucursales en otras regiones de España, y después en Europa y en los principales países; d) Actualmente, ZARA es una marca conocida en todo el mundo, que distingue una línea de ropa de moda para la gente joven, de buena calidad y precio bajo, para lo que es el mercado de confección; e) El primer registro de la marca ZARA en el mundo corresponde al No.881.440, en España, que distingue vestidos de la clase 25, a nombre de Industria de Diseño Textil S.A., el cual es una renovación del título original, concedido el 05 de junio de 1979; f) Industria de Diseño Textil S.A. es dueña de catorce registros de la marca ZARA en Chile, para distinguir diversos productos y servicios relacionados con ropa de vestir, calzados y establecimiento comercial para la venta de los mismos productos. El registro más antiguo en Chile es el No.388.986, marca ZARA (mixta), que distingue un establecimiento comercial de productos de la clase 25, en la Región Metropolitana, concedido el 17 de julio de 1992, el cual ha sido renovado con el No.633.104, concedido el 17 de junio de 2002, a nombre de Industria de Diseño Textil S.A.; g) Es necesario tener presente que el nombre de dominio zarajeans.cl, solicitado en autos, se compone de dos términos: ZARA y JEANS.  El primero corresponde exactamente a la marca registrada por la demandante, mientras que el segundo es un término genérico, ya que se trata de una palabra inglesa que traducida al español significa "pantalones", con lo cual se concluye que el elemento distintivo de este nombre de dominio es la marca ZARA, de propiedad de la demandante; h) Los registros de la marca ZARA en Chile y en el extranjero, a nombre de Inditex S.A., junto al abundante material publicitario que se acompaña a la demanda, constituyen un antecedente sólido y contundente para reconocer que la demandante tiene un mejor derecho para inscribir el nombre de dominio zarajeans.cl, para uso en Internet, i) Es necesario tener presente, además, que el Departamento de Propiedad Industrial de Chile por lo menos en dos oportunidades ha reconocido el mejor derecho de la demandante para registrar la marca ZARA, en clase 25.  Este reconocimiento se efectuó en dos sentencias, Sentencia No.96.752, de 05 de julio de 1999, que rechazó el registro de la marca ZARA, solicitud No.391.619, para productos de la clase 25, acogiendo una oposición deducida por Industria de Diseño Textil S.A., fundada en su marca ZARA, entre otros registros el No.388.986, que distingue un establecimiento comercial de productos de la clase 25, en la Región Metropolitana.  Esta sentencia fue confirmada por el Honorable Tribunal Arbitral por resolución de 31 de Enero de 2002, y sentencia No.97.946, de 07 de septiembre de 1999, que concedió a la demandante el registro de la marca ZARA (Mixta), solicitud No.384.460, para distinguir vestidos, calzados y sombrería, clase 25, rechazando una oposición deducida por don Manuel Zara Marsal, fundada en la marca ZARA, solicitud No.391.619, que fue presentada con posterioridad y que, en definitiva, fue rechazada.  Esta sentencia no fue apelada y quedó ejecutoriada el 14 de Octubre de 1999. j) Por último, consta en autos que el primer solicitante no concurrió a la primera audiencia ante el árbitro, en la cual se fijo el procedimiento de arbitraje, de lo cual se presume que ya no le interesa seguir defendiendo su solicitud de nombre de dominio y, en consecuencia, el árbitro deberá desechar su solicitud y conceder a la demandante el registro del nombre zarajeans.cl, para uso en Internet.

Octavo: Que por resolución de fecha 27 de septiembre de 2002, notificada con la misma fecha,  la cual rola a fojas 258 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de Industria de Diseño Textil S.A., y se confirió traslado a la primera solicitante, Confecciones Nacionales S.A., el cual fue evacuado en su rebeldía.

Noveno: Que por resolución de fecha 7 de octubre de 2002, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 259 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos y/o interés de las partes en el nombre o denominación "zarajeans" o en sus componentes, y 2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "zarajeans" o de sus componentes.

Décimo: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:

Por la parte de Confecciones Nacionales S.A., no se recibieron pruebas.

Por la parte de Industria de Diseño Textil S.A., se recibió la prueba documental constituida por los siguientes instrumentos:  1.- Copia de registro No.605.071, en el cual se demuestra todos los productos de la clase 03, otorgado con fecha 09 de octubre de 2001 a Industria de Diseño Textil S.A.  2.-  Copia de registro No.518.632, en el cual se demuestra todos los productos de la clase 09, otorgado con fecha 03 de agosto de 1998 a Industria de Diseño Textil S.A.  3.-  Copia de registro No.518.633, en el cual se demuestra todos los productos de la clase 16, otorgado con fecha 03 de agosto de 1998 a Industria de Diseño Textil S.A.  4.- Copia de registro No.518.634, en el cual se demuestra todos los productos de la clase 24, otorgado con fecha 03 de agosto de 1998 a Industria de Diseño Textil S.A.  5.- Copia de Impreso extraído del sitio web, en la cual consta el Registro No.633.104, en el cual se demuestra todos los productos  de la clase 25 en la Región Metropolitana, otorgado con fecha 17 de junio de 2002.  6.- Copia de registro No.605.124, en el cual se demuestra todos los productos de la clase 25, otorgado con fecha 09 de octubre de 2001.  7.- Copia de registro No.524.544, en el cual se demuestra los productos que distingue cuero e imitaciones de cuero, productos no comprendidos en otras clases tal como pieles de animales, baúles, maletas, paraguas, sombrillas, bastones, fustas y guarnicionería, de la clase 18, otorgado con fecha 19 de octubre de 1998.  8.- Copia de registro No.595.986,en el cual se demuestra toda clase de productos, con exclusión de la clase 14, en todas las regiones de Chile, otorgado con fecha 16 de mayo de 2001.  9.- Copia de registro No.519.933, en el cual se distingue servicios de arreglo de ropa; batanaduras de telas; reparación de calzado; cuero y pieles, otorgado con fecha 20 de agosto de 1998.  10.- Copia de registro No.519.934, en el cual se distingue los servicios de comunicaciones, transmisión de mensajes; transmisión de mensajes asistida por ordenador, clase 38, otorgado con fecha 20 de agosto de 1998.  11.- Copia de registro No.416.248, en el cual se distingue servicios de transporte y almacenaje de todo tipo de productos, clase 39, otorgado con fecha 11 de noviembre de 1993.  12.- Copia de registro No.519.935, en la cual se distingue servicios de tratamiento antipolilla de pieles y telas; bordados; teñido de calzados; cepillado; costura; trabajo de teñido de cuero; servicios de curtiduría; encañonado de tejidos; estampación de dibujos; trabajos de guarnicionería; tratamiento de lana; pieles ; reforma de ropa y vestidos; servicios de sastres; tejidos; servicios de tintorería., clase 40, otorgado con fecha 20 de agosto de 1998. 13.- Copia de  registro No.519.936, se distingue servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, organización y dirección de cursos, congresos, simposiums, seminarios; coloquios y sesiones de estudio e investigación; servicios de edición de textos y publicaciones; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; concesión de premios y becas para el estudio; servicios de patrocinio, clase 41, otorgado con fecha 20 de agosto de 1998.  14.- Copia de registro No.519.937, se distingue servicios de alquiler de trajes; alquiler de vestidos/ropa; alquiler de máquinas para hacer punto; información sobre la moda; concesión de licencias sobre propiedad intelectual; ensayo de textiles; restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenes; dibujo industrial; servicios de diseñadores de moda; diseño de decoración interior; investigaciones técnicas y químicas, clase 42, otorgado con fecha 20 de agosto de 1998.  15.- Copia de sentencia No.96.752, de fecha 05 de julio de 1999, que rechazó el registro de la marca ZARA, solicitud No.391.619 para productos de clase 25, acogiendo una oposición deducida por Industria de Diseño Textil S.A., fundada en su marca ZARA, entre otros registros No.388.986, que distingue un establecimiento comercial de productos clase 25, en la Región Metropolitana.  16.- Copia se sentencia No.97.946, con fecha 07 de septiembre de 1999 en la cual se concede Industria de Diseño Textil  S.A., el registro de la marca IZARA (mixta), solicitud No.384.460, para distinguir vestidos, calzados y sombrería, clase 25, y rechazando la oposición deducida por don Manuel Zara Marshal, fundada en la marca ZARA, solicitud No.391.619, el cual fue presentada con posterioridad.  17.- Copia de certificado de registro No.881.440 en España, el cual distingue vestidos de la clase 25 a nombre de Industria de Diseño Textil S.A., el cual es una renovación del título original, otorgado con fecha 05 de junio de 1979.  18.- Copia de registro No.1.814.232 en España, el cual distingue prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre, niños, calzados (excepto ortopédico) y sombrería, en clase 25, a nombre de Industria de Diseño Textil S.A., otorgado con fecha 27 de septiembre de 1994.  19.- Copia de registro No.1.934.759 en España, que distingue productos de la clase 18, otorgado con fecha 03 de mayo de 1995.  20.- Copia de certificado de registro No.000112755, que distingue productos y servicios de diversa clase, concedido con fecha 03 de enero de 2001.  21.- Copia del registro No.1.447.101 en Argentina, el cual distingue todos los productos de la clase 25, otorgada con fecha 30 de junio de 1993.  22.- Copia de certificado de registro No.1.922.163 en Estados Unidos, que distingue productos de la clase 25, otorgado con fecha 26 de septiembre  de 1995. 23.-Copia de certificado de registro No.TMA526.805 en Canadá, el cual distingue productos de la clase 25, otorgado con fecha 19 de abril de 2000.  24.- Copia de certificado de Copia de certificado de registro No.626.853 en Australia, la cual distingue telas, calzado, sombreros y otros productos de la clase 25, concedido con fecha 07 de febrero de 1997.  25.- Copia del periódico "Diario de León" de España, con fecha 12 de julio de 1981.  26.- Copia del periódico "La Voz" de España, de fecha 20 de abril de 1982.  27.- Copia del periódico "La voz de Galicia" de España, de fecha 06 de enero de 1984.  28.-  Copia del periódico "El País" de España, de fecha 31 de marzo de 1985.  29.-  Copia del periódico "El País" en España, de fecha 18 de octubre de 1986.  30.-  Copia de revista "Mercado" de España, de 13 de mayo de 1988, en el cual en las páginas 125, 127, 129, 131 y 133, en la cual aparece la historia secreta de ZARA.  31.- Copia de la revista "La actividad económica" de España, de fecha 30 de octubre de 1989.  32.- Copia de la Revista "Imaxe", de fecha 06 de enero de 1991.  33.- Copia de Revista europea "Imaxe", de fecha 06 de enero de 1992.  34.- Copia de aviso publicitario en periódico español, de fecha 05 de diciembre de 1992.  35.- Copia de revista "Economía" de España, de fecha 16 de octubre de 1994.  36.- Copia de revista "Empresas" de España, de fecha 05 de abril de 1997.  37.- Copia de revista "Economía" de España.  38.- Copia de revista "Economía" de España de fecha 03 de julio de 1997.  39.- Copia de revista sobre "actualidad Económica", de diciembre de 1997.  40.- Copia de revista "Economía" de España, de fecha 29 de junio de 1998.  41.- Copia de revista "Economía" de España, de fecha de mayo de 2000.  42.- Revista española sobre "Ranking de la Economía Española".  43.- Fotocopia de revista con información de la marca ZARA en Francia.  44.-  Fotocopia de revista con información de la marca ZARA en Bélgica.  45.-  Fotocopia de revista con información de la marca ZARA en Grecia.  46.- Fotocopia de revista con información de la marca ZARA en Portugal.  Fotocopia de revista con información de la marca ZARA en Estados Unidos.  48.- Fotocopia de revista con información de la marca ZARA en Reino Unido.  49.- Fotocopia de revista con información de la marca ZARA en Italia.  50.- Fotocopia de revista con información de la marca ZARA en Argentina.  51.- Fotocopia de Revista con información de la marca ZARA en Alemania.  52.- Copia de revista sobre Finanzas y Economía de fecha 11 de noviembre de 1995. 53.- Copia de publicidad de la marca ZARA en Israel.  54.- Copia de publicidad de la marca ZARA en Japón.  55.- Copia de publicidad de la marca ZARA en México.  56.- Copia de publicidad de la marca ZARA e Uruguay.  57.- Copia de publicidad de la marca ZARA en Canadá.  58.-  Copia de publicidad de la marca ZARA en Suecia.  59.-  Copia de publicidad de la marca ZARA en Suiza.  60.- Copia de publicidad de la marca ZARA en Turquía.  61.-  Periódico "El Diario" en Chile, de fecha 20 de Agosto de 2002.     

Décimo primero: Que, acompañados los instrumentos antes referidos con citación de la parte demandada, estos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación ni reserva alguna.

Décimo segundo:  Que por resolución de fecha 8 de noviembre de 2002, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola  a fojas 266 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que deben considerarse como partes en esta litis únicamente a las sociedades Confecciones Nacionales S.A. e Industria de Diseño Textil S.A., quedando excluida de tal carácter y del proceso la sociedad Zara Chile S.A., atendida su rebeldía en el primer comparendo de 9 de agosto de 2002, el cual rola a fojas 22, y en los trámites posteriores del juicio, rebeldía que, en los términos de la resolución de fojas 9, implica una total prescindencia de esa parte para todos los efectos.

Segundo: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de observación o reserva alguna, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Tercero: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero anterior y de lo alegado por la demandante, que no ha sido objeto de controversia, que el nombre "zara" corresponde a una marca comercial perteneciente a la sociedad Industria de Diseño Textil S.A., inscrita en diversos países del mundo desde a lo menos las siguientes fechas: República Argentina: 30 de junio de 1993 (documento de fojas 73); Estados Unidos 9 de enero de 1994 (documento de fojas 75); España 11 de abril de 1994 y 11 de diciembre de 1994 (documentos de fojas 59 y 62, respectivamente); Chile, desde el 11 de noviembre de 1993 (documento de fojas 49). Consta, asimismo, que se trata de una marca conocida en muchos países del mundo y que es objeto por parte de su titular de un esfuerzo publicitario amplio y universal (documentos de fojas 79 a 257), que ha hecho de él un nombre o marca que goza de fama y notoriedad en muchos países del mundo, y siempre adscrita a su propietaria, la sociedad Industria de Diseño Textil S.A

Cuarto: Confrontados los derechos e intereses de las partes y la utilización efectiva que han efectuado del nombre "zarajeans" o de sus componentes, lo cual fue objeto de la prueba decretada y rendida en autos, confluye a favor de la demandada el haber impetrado el nombre de dominio "zarajeans" en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante, y el corresponder ese nombre al apellido de su contacto administrativo. Con el primer título, se sitúa en la posición de gozar de dispensa de la prueba respecto de su interés sobre el nombre de dominio, el cual le será asignado en definitiva a menos de demostrarse que el oponente tiene un mejor derecho a él. En cuanto al segundo argumento, se le resta valor por el Tribunal, al no acreditarse vínculo entre la Sociedad Confecciones Nacionales S.A. y el nombre de dominio, y ni siquiera entre dicha sociedad y su contacto administrativo, cuyo apellido coincide parcialmente con el nombre de dominio en disputa.

Quinto: A favor de la demandante concurre, en tanto, un ostensible interés en el nombre "zara", el cual resulta justificado por los siguientes hechos de la causa: a) que el nombre "zara" se encuentra inscrito como marca comercial a favor de esa parte en varios países del mundo, y entre ellos en Chile, a lo menos desde el día 30 de junio del año 1993, es decir, con casi 8 años de anterioridad a la solicitud formulada por Confecciones Nacionales S.A.; b) Que objetivamente se trata de un signo que goza de fama y notoriedad en muchos países del mundo, y siempre adscrito a su titular, Industria de Diseño Textil S.A.; c) Que dicho signo se identifica con artículos de vestuario y calzado, los cuales son objeto de un asiduo intercambio internacional, amparando el signo en cuestión, al tenor de las pruebas rendidas, especiales características de diseño, calidad y precio de tales mercancías, que las distinguen de otras de los mismos rubros.

Sexto: Cotejado el nombre de dominio "zarajeans" con el nombre "zara", resulta ser éste el signo dominante de aquél, y el agregado a "zara" lo constituye la palabra inglesa "jeans" que, traducida al castellano, significa "pantalones hechos de sarga o mezclilla". Esta comprobación no aminora el interés de la demandante en el nombre de dominio en disputa, sino que lo robustece, al señalar la palabra "jeans" un artículo característico de su giro.

Séptimo: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional  se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, un signo distintivo y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente y el apellido de un contacto administrativo, en el sentido de que las marcas comerciales y el signo distintivo de las actividades de la actora gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que las amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.

Octavo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "zarajeans", que identifica a las mercancías que comercia y a marcas comerciales inscritas a su favor, respecto del primer solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente y el coincidir con el apellido de su contacto administrativo.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se asigna el nombre de dominio zarajeans.cl al segundo solicitante, Industria de Diseño Textil S.A.

Segundo: Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, sin perjuicio de su notificación por correo electrónico, para solos efectos informativos;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

             Juez Arbitro